Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Правовое регулирование договоров в сфере интеллектуальной собственности 22
1.1. Место и значение договоров в сфере интеллектуальной собственности в гражданском праве России 22
1.2. Договоры заказа в системе гражданского права 29
1.3. Соотношение договоров заказа с договорами подряда, а также служебными объектами интеллектуальных прав 38
1.4. Договоры заказа и договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 50
Глава II. Особенности договоров заказа на создание результата интеллектуальной деятельности 62
2.1. Проблемы правового регулирования договоров заказа на создание результата интеллектуальной деятельности 62
2.2. Предмет, содержание договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности 69
2.3. Форма договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности 81
Глава III. Система договоров заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности 89
3.1. Договоры заказа на создание произведений науки, литературы и искусства 89
3.2. Проблемы правового регулирования договоров заказа на создание программы для ЭВМ и базы данных 104
3.3. Характеристика договоров заказа на создание промышленного образца и других объектов патентного права 118
3.4. Договоры заказа на создание, выведение или выявление селекционных достижений 129
3.5. Особенности договоров заказа на создание топологии интегральной микросхемы 136
3.6. Договоры государственного и муниципального заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности 141
Заключение 170
Список источников и литературы 175
- Соотношение договоров заказа с договорами подряда, а также служебными объектами интеллектуальных прав
- Предмет, содержание договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности
- Характеристика договоров заказа на создание промышленного образца и других объектов патентного права
- Особенности договоров заказа на создание топологии интегральной микросхемы
Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования. Одним из важнейших направлений политики современного государства является утверждение статуса России как современной мировой державы, достигшей успехов на инновационной основе, на что последнее время обращается внимание в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
В числе приоритетных задач на 2011 года поставлено развитие новых энергетических, информационных, телекоммуникационных и медицинских технологий, от успеха таких проектов зависит качество жизни людей.
При этом очевидно, что взаимодействие в сфере высоких технологий и формировании спроса на инновации невозможно при отсутствии эффективной законодательной базы, регулирующей договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что часть четвертая ГК Российской Федерации (далее – ГК РФ) вступила в силу сравнительно недавно – 1 января 2008 года и подробно регламентировала некоторые виды договоров о распоряжении исключительным правом, многие положения в этой сфере уже нашли свою апробацию практикой, в том числе и судебной. Вскрылись и отдельные пробелы и противоречия в договорных отношениях, прежде всего в сфере создания результатов интеллектуальной деятельности. Инновационное развитие страны не может быть эффективным вне правового механизма создания результатов интеллектуальной деятельности, что в настоящее время происходит в большинстве своем на основании договоров заказа, а также в рамках служебных отношений работника-автора.
Договоры заказа упоминаются в части четвертой ГК РФ применительно к отдельным видам объектов, однако в законодательстве не только не выдержаны единые подходы к терминологии (в некоторых случаях упоминаются заказы, иногда – договоры заказа, применительно к произведениям – договор авторского заказа), но и в некоторых случаях такие отношения оказались за пределами правового поля, например, договоры заказа на создание исполнения. В части четвертой ГК РФ применительно к одним и тем же объектам упоминаются как договоры подряда, так и договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в рамках которых могут быть созданы результаты интеллектуальной деятельности, не всегда учитывая, что результатом договора подряда является материальный объект. Кроме того, законодатель не учитывает, что результаты интеллектуальной деятельности могут быть созданы не только при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали создание результата интеллектуальной деятельности, но также и при исполнении других договоров, например, договора об оказании услуг (информационных, образовательных, правовых, медицинских и т.п.), договора простого товарищества и других.
ГК РФ слабо регулирует договорные отношения по созданию результатов интеллектуальной деятельности, большее внимание уделяя распределению исключительных прав на созданные результаты между сторонами договора, а также права использования таких результатов. Можно сказать, что правовое регулирование договоров заказа ограничивается нормами главы 38 части второй и ст. 1288-1290 части четвертой ГК РФ. В остальном правовое регулирование охватывает лишь порядок распределения прав на созданные результаты, которые также в свою очередь носят разрозненный характер и требуют унификации. ГК РФ не дает понятия договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, за исключением договора авторского заказа, не определяет существенные условия, не устанавливает требований к форме договора, весьма слабо регламентирует правовое положение сторон договоров данного вида. За исключением договора авторского заказа, законодатель не выделяет договоров заказа, исполнителем по которым выступает автор - физическое лицо и не устанавливает гарантии для автора, создавшего охраняемый результат.
Учитывая, что до сих пор в науке не было ни одного комплексного исследования, посвященного договорам на создание результатов интеллектуальной деятельности в целом, а также его отдельным видам, за исключением некоторых работ, посвященных авторскому договору заказа, видится актуальным рассмотреть в настоящей диссертации как общие положения, характерные для всех видов договоров заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности, так и их отдельные виды, с целью унификации норм части четвертой ГК РФ, а также в целом совершенствования правового регулирования и правоприменительной практики в этой сфере.
Степень научной разработанности исследования.
Отдельные вопросы распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также создания результатов интеллектуальной деятельности на основании договоров нашли отражение в работах многих ученых как дореволюционного периода времени, например, в трудах А.Я.Канторовича, А.А.Пиленко, К.П.Победоносцева, В.Д.Спасовича, Г.Ф.Шершеневича, так и советского, в частности, труды И.В.Савельевой, В.И.Серебровского, Л.А.Трахтенгерц, С.А.Чернышевой. В числе современных авторов особое внимание договорным отношениям в сфере интеллектуальной собственности уделено Э.П.Гавриловым, В.А.Дозорцевым, В.И.Еременко, И.А.Зениным, А.Л.Маковским, А.А.Молчановым, О.А.Рузаковой, А.П.Сергеевым, В.Ф.Яковлевым и др.
За последние годы защищены и диссертационные работы, посвященные отдельным видам договоров в сфере интеллектуальной собственности, в том числе с учетом части четвертой ГК Российской Федерации, в частности, Рузаковой О.А. «Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами», Скворцова А.А. «Договоры о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности», Нетбая Е.М. «Договор об отчуждении исключительного права в гражданском праве Российской Федерации», Шуваева В.А. «», которые либо вообще не упоминают договоры заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности, либо лишь ограничиваются таким упоминанием и не содержат комплексного анализа таких договоров.
До настоящего времени в науке отсутствовали комплексные работы, посвященные изучению договора заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности с учетом новелл части четвертой ГК РФ. В науке не дается унифицированного понятия такого договора, не определены особенности правового положения сторон договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, не рассматриваются общие проблемы, характерные для всех видов договоров в данной сфере, не сформулированы предложения по совершенствованию законодательства, в том числе путем унификации норм главы 69 части четвертой ГК РФ, содержащей общие положения, в том числе о договорах, а также в отдельные главы части второй и четвертой ГК РФ, регулирующие отношения по поводу отдельных видов объектов интеллектуальных прав.
Основные цели и задачи исследования
Основными целями настоящей диссертации является выявление признаков договоров заказа на создание результата интеллектуальной деятельности как самостоятельного вида договоров и построение системы таких договоров в гражданском праве.
В связи с этим автором поставлены следующие основные задачи:
-
выявление признаков, отличающих договоры заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности от иных договоров в сфере интеллектуальной собственности и гражданском праве;
-
формулировка понятия договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, определение особенностей содержания, формы, правового положения сторон в данном договоре;
-
установление и анализ квалифицирующих признаков, на основании которых может быть построена система договоров заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности;
-
определение места договоров заказа в системе гражданско-правовых договоров;
-
изучение особенностей отдельных видов договоров заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности;
-
выработка предложений по совершенствованию гражданско-правового регулирования договоров заказа.
Объектом диссертационного исследования являются гражданско-правовые отношения из договора заказа в гражданском праве в целом, и в сфере интеллектуальной собственности в частности.
Предметом диссертационного исследования является российское и зарубежное гражданское законодательство, судебная практика, теоретические разработки в области договорных отношений.
Методы исследования. Методологической основой диссертационного исследования являются общенаучные и частные методы познания, в частности, исторический, формально-логический, формально-юридический методы, метод системного и комплексного анализа, сравнительно-правовой метод.
При анализе нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере договоров заказа, а также практики его применения был задействован формально-логический метод.
Авторское определение понятия договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, определение его особенностей, авторские предложения по совершенствованию действующего законодательства сформулированы с использованием формально-юридического метода.
Сравнительно-правовой и исторический методы использованы при анализе и сопоставлении ранее действующего и современного законодательства, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности.
Теоретическую основу исследования составили труды российских и зарубежных правоведов И.А. Близнеца, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, В.Я. Ионаса, Я.А. Канторовича, П.В.Крашенинникова, А.Л. Маковского, А.А.Молчанова, А.А. Пиленко, О.А.Рузаковой, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Л.А. Трахтенгерц, С.А. Чернышевой, Г.Ф. Шершеневича и других.
Эмпирическая и нормативная правовая база исследования представлена отечественным и зарубежным законодательством, практикой судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарных знакам.
Научная новизна диссертации и основные положения, выносимые на защиту. Научная новизна заключается в комплексном исследовании и разработке целостной системы гражданско-правовых договоров заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, выявлении и разрешении наиболее важных правовых проблем квалификации договоров заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности, связанных с заключением, исполнением и прекращением данных договоров на основе части четвертой ГК РФ.
Это первое исследование договоров данного вида в сфере интеллектуальной собственности. Диссертация является монографической разработкой проблем правового регулирования договорных отношений заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности, выполненной с учетом новелл части четвертой ГК РФ, на базе отечественных, зарубежных теоретических исследований, правоприменительной практики с целью выработки практических рекомендаций и совершенствования законодательства Российской Федерации.
На защиту выносятся следующие основные положения и выводы.
1. Термин «заказ», «договор заказа» используется в гражданском праве России в разных значениях. Предлагается унифицировать данную терминологию и рассматривать договор заказа в узком смысле, понимая под ним такой договор, который направлен на создание нематериального результата – результата интеллектуальной деятельности. В широком смысле под заказом понимаются любые виды договорных отношений, в которых имеется предложение покупателя, услугополучателя или иного заинтересованного лица в приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг и т.п. В диссертации сформулированы положения по совершенствованию законодательства с учетом предложения по введению в частью четвертую ГК РФ термина «договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности».
2. От договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности необходимо отличать договоры подряда, в предмет которых входит создание материального объекта. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ являются разновидностью договора заказа при условии, что они преследуют в качестве цели создание охраняемого результата интеллектуальной деятельности. Перечень договоров, в исполнении которых создаются результаты интеллектуальной деятельности, хотя и не предусматривающих создание результата интеллектуальной деятельности в качестве предмета договора, не ограничивается договором подряда и договором на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ст. 1297, 1371, 1462, 1471 ГК РФ). Данный перечень не является исчерпывающим и охватывает также договоры об оказании услуг и другие, что требует внесения дополнений в указанные статьи ГК РФ.
3. Предлагается закрепить в части четвертой ГК РФ понятие договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности как договора, по которому одна сторона (исполнитель) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленный договором результат интеллектуальной деятельности на материальном носителе или в иной форме и передать исключительное право или предоставить право его использования, а заказчик обязуется уплатить за это определенную денежную сумму.
4. Существенными условиями договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности являются условия о создании результата интеллектуальной деятельности (характеристика такого результата), сроке создания, условии о вознаграждении. Предметом договора заказа в сфере интеллектуальной собственности является создание результата интеллектуальной деятельности и приобретения исключительного права на этот результат. В силу необоротоспособности интеллектуальной собственности в соответствии с п. 4 ст. 129 ГК РФ при отсутствии исключительного права не возникает результата, который имеет гражданско-правовое значение. Договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности должен содержать условия об отчуждении исключительного права или о предоставлении права использования такого результата, если нормами гражданского законодательства не предусматриваются презумпции о закреплении исключительного права за заказчиком или иным лицом. В противном случае теряется смысл договора для заказчика. В работе обосновывается, что такие условия являются необходимыми для договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности и соответственно такой договор не носит характер смешанного договора.
5. В работе обосновывается, что договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности может быть только возмездным. Цена включает в себя оплату за создание того результата интеллектуальной деятельности, который необходим заказчику, а также оплату за те права, которые переданы или предоставлены заказчику или третьему лицу в отношении данного объекта. Первичное исключительное право возникает у автора (исполнителя). На основании договора заказа это право может быть закреплено за заказчиком либо может быть предоставлено на основании лицензии, включенной в договор заказа.
6. Система договоров заказа на создание результата интеллектуальной деятельности включает в себя:
- договоры авторского заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, объектом которых может выступать не только произведение, но и иные результаты интеллектуальной деятельности. С учетом норм ст. 1228 ГК РФ исполнителем по таким договорам являются авторы;
- договоры государственного или муниципального заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, где в качестве заказчика выступает публично-правовое образование, от имени которого участвует в гражданском обороте уполномоченный им государственный, муниципальный орган или иное лицо;
- договоры заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, исполнителем по которым может быть любое лицо, не являющееся автором (работодатель, юридическое или физическое лицо, которое является заказчиком по договору авторского заказа).
Необходимо разграничивать договоры государственного или муниципального заказа на создание результата интеллектуальной деятельности и иные договоры, на основании которых создаются результаты интеллектуальной деятельности за счет бюджетных средств.
7. Система договоров заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, квалифицирующим признаком которой является вид охраняемого результата, представлена следующим образом:
- договор заказа на создание произведения науки, литературы и искусства,
- договор заказа на создание программы для ЭВМ, базы данных, охраняемых как произведения,
- договор заказа на создание исполнения,
- договор заказа на создание патентоспособного объекта (объекта, обладающего признаками изобретения, полезной модели или промышленного образца). Нельзя в договоре заказа указывать именно категорию данного объекта, поскольку он становиться таковым лишь с момента государственной регистрации в Роспатенте,
- договор заказа на создание патентноспособного объекта, обладающего признаками селекционного достижения,
- договор заказа на создание топологии интегральной микросхемы.
8. Договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности должен быть заключен в письменной форме независимо от вида создаваемого результата интеллектуальной деятельности, правового положения сторон договора, а также требований к лицензионным договорам. При несоблюдении письменной формы договор является недействительным. Государственной регистрации такие договоры не требуют. В том случае, если объект зарегистрирован, что возможно лишь после исполнения договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, условие об отчуждении исключительного права или о предоставления права использования в договоре авторского заказа (в работе предлагается рассматривать в качестве такового любой договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, исполнителем в котором является автор) приобретает характер условия предварительного договора, на основании которого заключается соответствующий договор, подлежащий государственной регистрации.
9. Предлагается распространить действие норм о правах заказчика в отношении секрета производства (ноу-хау) по аналогии с объектами патентного права и программами для ЭВМ и базами данных в случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд. Исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), а заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.
Практическая значимость и апробация результатов исследования заключается в возможности использования содержащихся в диссертации выводов и предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Теоретические выводы и практические предложения могут быть использованы при составлении договоров, а также судами, федеральными органами исполнительной власти при квалификации договоров, рассмотрении споров об исключительных правах. Материалы и результаты исследования могут быть применены при разработке учебных материалов по курсам «Гражданское право», «Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации».
Положения диссертации изложены автором в докладах на научно-практических конференциях, а также в научных публикациях.
Структура работы. Диссертация состоит из оглавления, введения, двух разделов, включающих в себя 3 главы, подразделяемых на 13 параграфов, заключения, библиографического списка нормативных правовых актов, судебной практики, использованной литературы. Содержательная часть диссертационной работы подчинена задаче совершенствования гражданского законодательства.
Соотношение договоров заказа с договорами подряда, а также служебными объектами интеллектуальных прав
В законодательстве и судебной практике договоры подряда нередко рассматривают как сходные, смежные, а иногда и тождественные. Этому способствует и терминологию, которую использует законодатель, отождествляя исполнителя по договору заказа и подрядчика по договору подряда.
Так, в одном из споров Определением ВАС РФ от 21.07.2010 N ВАС-9511/10 отказано в передаче дела N А62-3371/2009, Постановление ФАС Центрального округа от 06.04.2010 N Ф10-901/10 по делу N А62-3371/2009 признана правильно позиция нижестоящих судов, что по правовой природе договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ данный договор является смежным договором с авторским договором заказа, в части регулирования прав интеллектуальной собственности на производимый в результате исполнения договора подряда продукт.
Однако отождествление таких договоров в корне неверно. Основным различием между договором заказа на создание результата интеллектуальной деятельности и договора подряда является различие в предмете договора. В договоре заказа на создание результата интеллектуальной деятельности в предмет входит объект нематериального характера, выраженного в объективной форме, а в договоре подряда - материальные вещи. Целью договора подряда является создание такого результата, который уже известен, как правило, повторимый и овеществленный. Как отмечают и практики, «договор подряда не может быть заключен на создание объектов интеллектуальных прав, поскольку отношения по их созданию регулируются специальными нормами Гражданского кодекса РФ и оформляются договорами на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ (гл. 38 ГК РФ), договорами заказа (ст. ст. 1296, 1372, 1463 ГК РФ), авторского заказа (ст. 1228 ГК РФ). В связи с этим сторонам не следует указывать в качестве конечного результата заключаемого договора такие объекты, как:
- новое научное исследование, разработка нового изделия, конструкторской документации на него или технологии;
- программа для ЭВМ и базы данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
- произведение науки, литературы или искусства.
Данные объекты могут быть созданы в ходе исполнения договора подряда, но только как сопутствующий результат, если договор заключался на выполнение иных работ (ст. ст. 1297, 1371, 1462 ГК РФ)»51.
Второе различие состоит в характере деятельности по созданию объекта. Договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности предполагает наличие творческого, исследовательского, интеллектуального характера деятельности. Творчество может носить различный характер в зависимости от вида объекта и поставленных целей. Договор подряда не предполагает творческого характера деятельности, по крайней мере, оно не будет носить решающего характера, имеющего значение для данного договора и результата. Творчество, как абсолютно верно определено в «Википедии», «это процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства)— уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства» Как трактовал В.Я. Ионас, творчество - это процесс умственной деятельности, который завершается созданием какого-либо нового результата. Разница между творческой и нетворческой деятельностью заключается в том, что творчество являет собой оригинальное производство идеи, в то время как отсутствие творчества характеризуется воспроизводством того, что ранее было создано в процессе оригинального творчества53.
В договоре подряда цель договора достижима и не зависима от творческого вдохновения автора, а также научно-исследовательских возможностей. В договорах авторского заказа цель может быть не достигнута по объективным обстоятельствам, например, недостижение результата в силу выявившихся объективных закономерностей. Кроме того, произведение может быть не создано в связи с отсутствием творческих «порывов» автора. При этом вины автора в неисполнении договора нет. Такое положение дел проецируется и на договоры заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, исполнителем в которых выступает не автор, а иное лицо, у которого с автором заключен договора авторского заказа или автор является работником данного исполнителя.
Исходя из этого, возникает и следующее различие, выражающееся в правовом положении, в том числе ответственности, автора и подрядчика в договорах. Автор в договоре авторского заказа имеет дополнительные гарантии, учитывая творческий, научно-исследовательский характер деятельности. У подрядчика нет тех дополнительных гарантий, которые установлены для автора, в частности, ответственность подрядчика не ограничена, в то время как автор несет ограниченную ответственность в размере причиненного ущерба. Необходимо учитывать, что автор, создавший произведения науки, литературы или искусства, а таюке охраняемые как объекты авторского права программы для ЭВМ или базы данных, несет ответственность в виде возмещения убытков в полном объеме, т.е. включая упущенную выгоду только в случае отзыва произведения. Согласно ст. 1269 ГК РФ правила об отзыве произведения не применяются к программам для ЭВМ, к служебным произведениям и к произведениям, вошедшим в сложный объект (статья 1240). В остальных случаях автор несет ограниченную ответственность. Гражданский кодекс РФ не регулирует вопросы ответственности и правового положения авторов и иных исполнителей по договорам заказа на создание охраняемого результата интеллектуальной деятельности, в которых охраняется их сущность, например, изобретения, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы. Однако и в этом случае имеет место творческая, научная деятельность физического лица, которая может и не достигнуть того результата, который поставлен перед автором. В этом случае ответственность автора также должна быть ограничена. В настоящее время к таким отношениям лишь по аналогии могут применяться нормы ст. 1290 Гражданского кодекса РФ. Как известно, суды стараются по минимуму применять аналогию закона. Законодатель не предусматривает в отличие от автора и сохранения у подрядчика права хотя бы на часть вознаграждения в случае недостижения оговоренного результата. Различия между договорами подряда и заказа на создание результата интеллектуальной деятельности заключается также в признаке возмездности. Договор подряда не может быть безвозмездным. Договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности не препятствует такой возможности, хотя Гражданский кодекс РФ прямо говорит о безвозмездности лишь применительно к договору об отчуждении исключительного права и лицензионному договору. Кроме того, к договорам о распоряжении исключительным правом не применяются нормы п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ об определении цены. Согласно п. кодекса РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ.
Часть четвертая Гражданского кодекса РФ в отличие от Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» не называет в качестве существенного договора авторского заказа условия об авансе. Однако, исходя из п. 2 ст. 1290 Гражданского кодекса РФ аванс можно рассматривать как необходимое условие. Согласно п. 2 ст. 711 Гражданского кодекса РФ подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
Предмет, содержание договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности
Договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности имеет особый предмет, который включает в себя создание результата интеллектуальной деятельности творческим, умственным, интеллектуальным трудом, в том числе:
- объекты авторского права,
- программы для ЭВМ, базы данных, приравненные в правовой охране к произведениям, исполнения,
- топологии интегральных микросхем, объекты, обладающие признаками охраноспособности изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений. До момента государственной регистрации объектов патентного права и селекционных достижений таких объектов еще нет и по договору о создании результата интеллектуальной деятельности нельзя в качестве предмета договора указывать создание изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения. Эти объекты могут быть указаны лишь условно. В договоре целесообразно предусмотреть характеристики объекта, необходимого для достижения поставленной цели, однако нельзя в договоре поставить цель создание изобретения. Патентоспособная информация, полученная в ходе выполнения договора заказа, может отвечать всем необходимым признакам объектов патентного права, однако сама по себе она не может быть признана изобретением до тех пор, пока не будет принято решение о государственной регистрации объекта патентного права и выдачи патента.
Кроме того, такая информация может быть сохранена в качестве секрета производства (ноу-хау) по разным причинам, не связанным с отсутствием достаточных признаков для государственной регистрации. В том случае, если в договоре о создании результата интеллектуальной деятельности будет указано требование о создании изобретения или иного объекта патентного права, то наряду с получением необходимого результата, исполнитель должен произвести все необходимые действия по государственной регистрации объекта. Такой договор будет включать в себя элементы договора об оказании услуг по государственной регистрации и договора об отчуждении исключительного права на изобретение или иной объект патентного права либо лицензионного договора о предоставлении права использования объекта.
Товарный знак, иные средства индивидуализации не могут быть объектом договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности в силу их правовой природы.
Одним из наиболее важных вопросов при заключении договора заказа является определение его предмета. Это имеет значение как для договоров в сфере авторского права, так и при создании результатов интеллектуальной деятельности, обладающих признаками объектов патентного права. Уже стал классическим пример договора авторского заказа между обществом с ограниченной ответственностью "Издательство "Лимбус Пресс" и Ириной Денежкиной на создание произведения "Герои моего времени". Постановлением Президиума ВАС РФ от 27.06.2006 N 2039/06 по делу N А56-10018/2005 было признано, что в удовлетворении иска издательства о запрещении выпускать в гражданский оборот книгу автора, изданную ответчиком — другим издательством, отказано правомерно, поскольку истец не доказал наличие у него исключительных авторских прав на произведение, а авторский договор заказа был признан незаключенным в связи с отсутствием условия о предмете договора. Суд не нашел оснований считать его заключенным, так как предмет договора - литературное произведение, которое должно быть создано автором, - не было оговорено максимально конкретно.
Простого указания в авторском договоре заказа на то, что произведение, права на использование которого передаются заказчику, будет вторым произведением, созданным автором, и будет соответствовать определенному жанру, без указания иных параметров, характеристик будущего произведения, например сюжета, названия, или без представления творческой заявки, плана, недостаточно. Таким образом, суд признал, что стороны не достигли соглашения о предмете авторского договора заказа, поэтому у судов апелляционной и кассационной инстанций не было оснований для признания его заключенным.
Аналогичные споры весьма распространены на практике, в том числе в отношении программ для ЭВМ и других результатов интеллектуальной деятельности. Так, в качестве рекомендации практики советуют: «в случае, если заказчик заключает договоры заказа на разработку программы для ЭВМ, в предмете договора необходимо четко указать на обязанность исполнителя создать программу для ЭВМ в соответствии с техническим описанием, прикрепив его в качестве приложения, подписанного сторонами договора. Данная рекомендация направлена прежде всего на то, чтобы в последующем можно было бы установить однозначное соответствие между заданием на разработку программы для ЭВМ и созданной в рамках договора заказа программой для ЭВМ. То есть предмет должен быть максимально подробно идентифицирован. В противном случае в суде будет сложно доказать факт создания программы для ЭВМ по конкретному договору заказа, а также факт того, что исключительные права на нее принадлежат заказчику»73.
В то же время в правоприменительной практике не существует единства в части определения последствий договора заказа, в котором не определен его предмет. Особенно это было распространено при заключении договоров авторского заказа до вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ в противоречии с п. 5 ст. 31 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», которым было запрещено осуществлять так называемую «запродажу» прав на еще не созданные произведения. Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 26.12.2005 N А17-295/1-200574 установлено, что в представленном истцом договоре авторского заказа объем, вид, жанр и другие признаки, характеризующие заказываемые произведения, не прописаны, что свидетельствует о ничтожности поименованных пунктов соглашения на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, суд пришел к правильному выводу об отсутствии у Фонда исключительных прав на использование песни "Щастье" группы "А.Т.ТРАКЦИОН" и обоснованно отказал в удовлетворении заявленного требования.
Очевидно, что последствием отсутствия в договоре согласования условия о предмете должно быть признание договора незаключенным и применения соответствующих последствий, которые не могут вытекать из договорных отношений.
Неопределенность предмета договора обусловлена тем, что при заключении договора не всегда известно, каков будет результат, особенно это касается объектов патентного права. При заключении договора практически невозможно предугадать, будет ли достигнутый результат новым, будет ли он обладать признаками охраноспособности изобретения или иного объекта патентного права, или секрета производства (ноу-хау). Соотношение данных объектов также порождает на практике немало споров. В связи с этим примечателен пример, Постановление ФАС Поволжского округа от 09.09.2008 по делу N А72-4302/07, в котором сделан следующий вывод. Спорный договор не подлежал регистрации в Роспатенте, так как по нему передавались права не на использование запатентованных изобретений, а на использование результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в технической документации, для производства продукции. Такие результаты охранялись в режиме секрета производства (до 1 января 2011 года -коммерческой тайны), а не в качестве объекта патентного права, договоры о распоряжении правами на которые требуют государственной регистрации в Роспатенте.
Одной из ошибок, допускаемых сторонами при заключении договоров, является смешение в предмете договора условий договоров подряда и других договоров о передачи вещных прав и условий договоров заказа, по которому создается нематериальный объект - результат интеллектуальной деятельности и права по которому должны быть переданы заказчику. Зачастую стороны в договоре заказа довольствуются условием о передачи экземпляров результата интеллектуальной деятельности, документации, информации, но не прав на него. Передача лишь материального объекта, как отмечается в ст. 1227 Гражданского кодекса РФ, не влечет перехода имущественных прав на охраняемый результат.
Как отмечает Н.П.Корчагина, «подобная ошибка приводит к тому, что стороны в последующем не могут подтвердить правомерность отнесения приобретаемых прав к нематериальным активам, уменьшения налогооблагаемой базы и размера налога на прибыль, применения льготы по налогу на добавленную стоимость. Сторонам затруднительно доказать, что по договорам осуществлялась поставка товара в виде, например, экземпляров программы для ЭВМ, а не переход имущественных прав»75.
В законодательстве отсутствует определение договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, учитывающее особый предмет и его содержание, за исключением договора авторского заказа. В науке в 2006 году предлагалось такое понятие, но без учета унификации терминологии и не в полной мере учитывающее новеллы части четвертой Гражданского кодекса РФ и необходимость обеспечения дополнительных гарантий для исполнителя в части возмездности договора.
Характеристика договоров заказа на создание промышленного образца и других объектов патентного права
Глава 72 Гражданского кодекса РФ устанавливает особенности охраны объектов патентного права, к которым, как известно, относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
В данной главе 3 статьи посвящены договорам, в рамках которых создаются объекты патентного права, а именно ст. 1371 — 1373.
О.А.Рузаковой высказывалось предложение рассматривать в качестве отдельного вида договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности, в которых охраняется их сущность. К ним относятся:
- договор заказа на создание секрета производства (ноу-хау), в том числе патентоспособной информации,
- договор о создании селекционного достижения, договор о создании топологий интегральных микросхем.
Причем до государственной регистрации селекционных достижений и топологий интегральных микросхем (подачи заявки, публикации сведений) информация о селекционных достижениях и топологиях интегральных микросхем также представляет собой коммерческую информацию (секрет производства, ноу-хау), которая может обладать признаками патентоспособности1 .
Однако автор, как уже и ранее отмечалось, не учитывал, что информация в целом, а также в частности коммерческая и служебная тайна, как объект гражданских прав перестала охраняться с 1 января 2008 года.
Кроме того, секрет производства (ноу-хау) не может стать предметом договора заказа на его создание. Согласно ст. 1465 Гражданского кодекса РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Секрет производства (ноу-хау) становится таковым лишь в том случае, если обладателем этих сведений введен режим коммерческой тайны. В то же время получение определенных сведений может быть предметом договора заказа, но не на создание результата интеллектуальной деятельности. Поэтому в главе 75 Гражданского кодекса РФ не содержится положений, регламентирующих создание секрета производства (ноу-хау) по заказу, а есть лишь ст. 1471 Гражданского кодекса РФ о получении секрета производства при выполнении работ по договору. Согласно данной статье в случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.
Несмотря на то, что Гражданский кодекс РФ не предусматривает создание секрета производства (ноу-хау) по заказу, представляется, что по договорам, направленным на достижения новшеств в научно-технической или иной деятельности, где первостепенное значение имеет сущность новшества, а не форма выражения, стороны в договоре заказа на создание результата интеллектуальной деятельности могут оговорить, что при отсутствии признаков охраноспособности, необходимых для регистрации изобретения или полезной модели, полученные сведения будут охраняться в режиме секрета производства (ноу-хау). Другое дело, что здесь имеет определенную специфику исключительное право на секрет производства. Секрет производства (ноу-хау) имеет ценность только тогда, когда он не известен третьим лицам. По существу действует не принцип исключительного права, а принцип фактической монополии, которая действует до тех пор, пока сведения не становятся известной третьим лицам. Согласно ст. 1467 Гражданского кодекса РФ исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. В том случае, если исполнитель получил секрет производства (ноу-хау) он будет обладать этими сведениями и от него можно требовать лишь сохранения конфиденциальности для обеспечения исключительного права заказчика, которое возможно закрепить договором за ним.
По нашему мнению, было бы возможным распространить действие норм о правах заказчика в отношении секрета производства (ноу-хау) по аналогии с объектами патентного права и программами для ЭВМ и базами данных в случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд. Исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), а заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.
В отличие от других объектов применительно к секрету производства (ноу-хау) установлена норма о секрета производства, полученных при выполнении работ по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями Исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации.
Как отмечает В.И.Еременко, «на практике указанные оговорки стали обычным правилом, которому следуют при заключении государственного или муниципального контракта, вследствие чего результаты интеллектуальной деятельности становятся принадлежностью административно более сильной стороны: Российской Федерации, ее субъекта (в лице их заказчиков), а не исполнителя108.
В качестве наглядного примера можно привести практику использования результатов интеллектуальной деятельности, находящихся в ведении Министерства обороны РФ, права на которые принадлежат Российской Федерации согласно соответствующим положениям государственных контрактов109. Следует полагать, что в сфере науки и образования практика заключения государственных контрактов, предусматривающих принадлежность результатов интеллектуальной деятельности публично-правовым образованиям, от чьего имени действуют заказчики, не отличается кардинальным образом от практики, сложившейся в оборонном ведомстве» .
Необходимо отметить, что секрет производства (ноу-хау) весьма специфический объект гражданских правоотношений. Безусловно, он является результатом интеллектуальной деятельности, но его охрана обеспечивается единственным способом — путем соблюдения режима конфиденциальности, неразглашения полученных сведений. Никаких обеспечительных мер со стороны государства на этот счет не предусмотрено, за исключением мер ответственности, которые могут быть применены после того, как сведения станут доступными третьим лицам. В этом случае исключительное право на секрет производства (ноу-хау) прекращается независимо от того, каким образом эти сведения были разглашены.
Особенности договоров заказа на создание топологии интегральной микросхемы
Особым объектом гражданских правоотношений являются топологии интегральных микросхем, под которой согласно п. 1 ст. 1448 Гражданского кодекса РФ понимается зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.
Топология интегральной микросхемы должна быть оригинальной и созданной в ходе творческой деятельности, только при этом условии она является охраняемой. Топологии, как и иные результаты интеллектуальной деятельности, могут быть результатом выполнения договора заказа на ее создание. В настоящее время часть четвертая Гражданского кодекса РФ устанавливает:
- правовой режим топологий, созданных при выполнении работ по договору, который не предусматривал ее создания (ст. 1462),
- правовой режим топологий, созданных по заказу (ст. 1463),
- правовой режим топологий, созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту (ст. 1464).
Положения перечисленных статей указывают на принадлежность исключительного права на созданную топологию и права на использования топологии и устанавливают презумпции, характерные как для программ для ЭВМ и баз данных, так и объектов патентного права:
Договор подряда и другие договоры, которые не предусматривали создание результата интеллектуальной деятельности (И — норма императивная, Д - норма диспозитивная).
Исходя из анализа общих и специальных положений о договорах заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности, в том числе по государственному или муниципальному контракту, а также по другим договорам, которые не имеют в качестве предмета создание результата интеллектуальной деятельности, но его создание непосредственно связано с таким договором (договоры подряда, договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, договоры об оказании услуг и другие), предлагаются в главу 69 Гражданского кодекса РФ: нормы о презумпциях закрепления исключительного права по договорам заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с которыми
«1. В случае, когда результат интеллектуальной деятельности создан по договору, предметом которого было ее создание (договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности), исключительное право на такой результат принадлежит заказчику, если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное.
2. В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежит заказчику или указанному им третьему лицу, исполнитель вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать этот результат для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
3. В случае, когда в соответствии с договором между исполнителем и заказчиком исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит исполнителю, заказчик вправе использовать результат интеллектуальной деятельности для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права
4. Права на использование результата интеллектуальной деятельности на для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, сохраняются и при переходе исключительного права другому лицу».
нормы о презумпциях закрепления исключительного права по договорам подряда и другим договорам, которые прямо не предусматривали создание результата интеллектуальной деятельности, в соответствии с которыми
«1. В случае, когда результат интеллектуальной деятельности создан при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ или иных договоров которые прямо не предусматривали его создание, исключительное право на такие результаты интеллектуальной деятельности (право на получение патента на объекты патентного права) принадлежат исполнителю, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.
В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом результаты интеллектуальной деятельности в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче исполнителем исключительного права (права на получение патента) другому лицу заказчик сохраняет право использования результата интеллектуальной деятельности на указанных условиях.
2. В случае, когда в соответствии с договором между исполнителем и заказчиком исключительное право (право на получение патента) на результат интеллектуальной деятельности передано заказчику либо указанному им третьему лицу, исполнитель вправе использовать созданные результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное.
