Содержание к диссертации
Введение
Глава 1, Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 26
1, Понятие и виды средств индивидуализации 26
2. Эволюция понятия средства индивидуализации 32
3. Эволюция законодательства о средствах индивидуализации 36
4. Роль международных договоров в правовом регулировании средств индивидуализации и их влияние на национальное законодательство 42
Глава 2. Правовое регулирование предоставления правовой охраны, использования и защиты средств индивидуализации в Российской Федерации 55
1. Предоставление правовой охраны средствам индивидуализации 55
2. Регулирование отношений, связанных с использованием средств индивидуализации 77
3, Защита прав и законных интересов, связанных со средствами индивидуализации 122
Заключение 135
Список использованных источников 151
Приложения 1-8 172
- Понятие и виды средств индивидуализации
- Эволюция законодательства о средствах индивидуализации
- Предоставление правовой охраны средствам индивидуализации
Введение к работе
Развитие предпринимательства в России, формирование цивилизованных рыночных отношений внутри страны, намерение России вступить во Всемирную торговую организацию и, соответственно, эффективно интегрироваться в мировую экономику, обусловливают необходимость постоянного совершенствования национального законодательства о средствах индивидуализации. Несмотря на имеющиеся различия в правовом статусе, все виды средств индивидуализации, охраняемые в России, являются объектом, очень восприимчивым к требованиям рынка, его реалиям. Жесткая конкурентная борьба заставляет производителей товаров, являющихся одновременно правообладателями средств индивидуализации, с одной стороны, защищать свои права, с другой - искать компромиссные решения в целях ненарушения чужих исключительных прав. Совершенно очевидно, что и те, и другие действия должны иметь правовую основу. Время от времени эта основа должна меняться, она должна быть адекватной процессам, происходящим в стране и мире. Как же меняется эта правовая основа, под воздействием каких факторов, что сдерживает процесс и что его стимулирует? Иными словами -каковы тенденции развития российского законодательства о средствах индивидуализации, что можно предложить для его последующего позитивного движения? Представляется очевидным, что со времени принятия в 90-х годах пакета новых российских законов в сфере интеллектуальной деятельности, в частности, Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» , Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Гражданского кодекса Российской Федерации, и до настоящего времени процесс совершенствования российского законодательства не
1 В настоящее время не действует, отменен в связи с принятием Федерального закона от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ Ю зашите конкуренции».
5 останавливается. Меняются глубина, объем вносимых изменений и дополнений, мотивация, инициаторы процесса, но сам процесс не останавливается.
Анализ правоприменительной практики федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также судебной практики показывает, с одной стороны, безусловно позитивные тенденпии в правоприменении, с другой - возникновение новых проблем и вопросов, в том числе обусловленных новеллизацией законодательства. В 2004 г. возобновился процесс кодификации норм гражданского права, направленный на систематизацию законодательства. В его рамках «были исследованы три возможные модели систематизации законодательства об интеллектуальных правах, решалось: включить ли в Кодекс только общие положения, сохранив специальные законы; кодифицировать ли нормы об интеллектуальной собственности, включив их соответственно в первую и вторую часть Гражданского кодекса; и, наконец, провести ли полную кодификацию»2. По мнению разработчиков проекта Части четвертой Гражданского кодекса её концепция «является не только оптимальной, но и наиболее реальной в плане решения основной задачи - завершения полной кодификации всех норм гражданского права», «Определенная новеллизация законодательства об интеллектуальных правах», по их мнению, «восполняет, прежде всего, выявленные практикой пробелы в действующем законодательстве, касающиеся в том числе расширения круга охраняемых объектов, защиты прав создателей интеллектуальных ценностей, усиления ответственности за нарушение охраняемых прав. Вот лишь несколько примеров. Ни в ГК РФ, ни в других законах не регламентирована охрана коммерческого обозначения. Не определено не только само понятие, но и условия защиты прав его обладателя, В то же время в соответствии с нормами о договоре коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ) права на
1 Л.А.Трахтенгерц, Проект завершает кодификацию норм гражданского права. // Патенты и лицензии, № 5/2006
коммерческое обозначение включены в комплекс имущественных прав, предоставляемых пользователю по этому договору, В проекте четвертой части ГК РФ этот пробел законодательства восполнен. ... В целях усиления борьбы с контрафактной продукцией установлена ответственность за грубые нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями исключительных прав (интеллектуальное пиратство), вплоть до ликвидации (в судебном порядке) организации-пирата или прекращения регистрации индивидуального предпринимателя. Решена хорошо известная в судебной практике проблема, связанная с правовыми последствиями аннулирования патента или свидетельства на товарный знак»3, 1 января 2008 года Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации вступит в силу? но снимут ли содержащиеся в ней нормы имеющиеся проблемы правоприменения, не возникнет ли новых вопросов и проблем в связи с включением в Гражданский кодекс значительного числа новелл, не апробированных и не имеющих зарубежных аналогов. Так, анализ применения действующего законодательства свидетельствует о проблематичности применения положения о так называемой приобретенной различительной способности товарного знака, применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак- Большую тревогу вызывает новелла Гражданского кодекса Российской Федерации о возможности совместного обладания исключительным правом на средство индивидуализации. Известно, как много проблем возникает у сообладателей патента на изобретение, у соавторов произведения. Но это их «внутренние» проблемы, которые можно урегулировать соглашением. Применительно к средствам индивидуализации возможные проблемы от совладения в первую очередь затронут потребителя товаров, работ и услуг. Он не сможет защититься от недобросовестного сообладателя средства индивидуализации, а Гражданский кодекс Российской Федерации не предлагает адекватного механизма защиты его интересов, впрочем, как и интересов остальных
Л. А. Трахтеыгерц- Там же.
7 сообладателей права. Современная практика правоприменения свидетельствует об отсутствии единообразия в подходах к разрешению коллизий принадлежащих разным лицам прав на различные виды средств индивидуализации. Отчасти нормы Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации определяют эти подходы, но, к сожалению, они не всегда взвешенны и завершённые Указанное обстоятельство, безусловно, сделает проблематичным правоприменение.
Необходимость теоретического осмысления названных выше и ряда других проблем и практического разрешения вопросов, возникающих в ходе проведения экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, и предоставлении им правовой охраны, при введении товарных знаков и знаков обслуживания, коммерческих обозначений в гражданский оборот, при разрешении коллизий прав на различные виды средств индивидуализации, при рассмотрении споров, связанных с нарушением исключительных прав на средства индивидуализации, обусловили выбор темы и актуальность диссертационного исследования.
Цель диссертационного исследования. Комплексное исследование теоретико-правовых проблем, возникающих в связи с толкованием и применением норм действующего Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров», относящихся к предоставлению правовой охраны товарным знакам, правовой охране географических указаний, к исчерпанию прав на товарные знаки и знаки обслуживания, а также могущих, с большой долей вероятности, возникнуть после вступления в силу положений Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, относящихся, в частности, к передаче прав на товарные знаки по лицензии, прекращению правовой охраны товарных знаков, связанному с субъектом права на товарный знак, коллизиям прав на различные виды средств индивидуализации.
8 Для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи:
- определение значения средств индивидуализации в гражданском праве;
осуществление сравнительно-правового анализа закрепленных действующим и готовым к вступлению в силу гражданским законодательством и используемых субъектами гражданско-правовых отношений средств индивидуализации, выявление их общих признаков и основных различий;
- выявление и анализ ситуаций и вопросов, возникающих в отечественной
практике экспертизы товарных знаков, использования товарных знаков и
других видов средств индивидуализации в гражданском обороте,
обусловленных недостаточностью или неоднозначностью правового
регулирования соответствующих гражданско-правовых отношений;
- оценка достаточности законодательно закрепленных механизмов
обеспечения правовой охраны, использования и защиты различных видов
средств индивидуализации;
выявление основных тенденций правового регулирования отношений, связанных с различными видами средств индивидуализации, охраняемых в Российской Федерации;
выявление наиболее эффективных путей, направленных на выработку единообразных подходов к решению вопросов, связанных с определением приобретенной различительной способности товарных знаков, применением принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, определением объема прав на товарные знаки, передаваемых по лицензии, с коллизиями прав на товарные знаки и коммерческие обозначения;
- разработка предложений по совершенствованию отечественного
законодательства о средствах индивидуализации.
Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения, складывающиеся по поводу средств индивидуализации, используемых в процессе осуществления предпринимательской деятельности, и основные
9 положения правового регулирования общественных отношений, могущих возникнуть в связи со средствами индивидуализации в связи предстоящим вступлением в силу Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предметом диссертационного исследования являются нормы гражданского законодательства, нормы подзаконных актов, судебная и ведомственная (федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности) практика.
Область исследования находится в рамках гражданского права и международного частного права.
Методологическую и теоретическую основу исследования составили формально-логический, исторический, сравнительно-правовой методы исследования, а также системный подход и комплексный анализ.
При выполнении исследования автор опирался на общие положения о средствах индивидуализации, которые затрагивали в своих работах как российские правоведы, в частности, Авилов Г.Е., Ариевич Е.А., Богуславский ММ., Гаврилов ЭД, Горленко СА, Грибанов В.П., Дозорцев ВА, Григорьев А.Н., Данилина Е.А., Иоффе О.С., Каминка А.И., Калятин В.СХ, Корчагин А.Д.Э Красавчиков ОА, Лунц ЛА, Мамиофа И.Э., Мельников В.В., Муромцев Г.И., Орлова В.В., Пиленко А А, Пучинский В.1С, Свядосц ЮН, Сергеев А.П., Трахтенгерц ЛА, Тыцкая ПК, Халфина P.O., Хейфец ИЛ., Шершеневич Г.Ф. и др., так и зарубежные исследователи, в частности, Боденхаузен Г., Веркман К.Дж., Годэмэ Е., Матели П., Мэгтс П.Б., Саватье Р., Фюнер А.В. и др.
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что впервые
осуществлено комплексное исследование наиболее сложных с точки зрения
правоприменения вопросов установления наличия приобретенной
различительной способности, определения границ применения принципа исчерпания прав, совместного обладания правами на средства индивидуализации, разрешения коллизий прав на средства
10 индивидуализации различных видов, принадлежащие разным субъектам, правовое регулирование которых осуществляется нормами действующего законодательства в сфере средств индивидуализации и нормами Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Определены современные тенденции правового регулирования, в том числе и комплексного, отношений, связанных со средствами индивидуализации. Основываясь на результатах анализа правовой природы средств индивидуализации, доказана нецелесообразность установления совместного обладания исключительным правом на любой из охраняемых в Российской Федерации видов средств индивидуализации. На основе анализа практики применения действующего законодательства в работе обоснована необходимость определения на уровне подзаконных актов источников, подтверждающих наличие у товарного знака и знака обслуживания приобретенной различительной способности. Установлено отсутствие прогрессивности в правовом регулировании вопросов передачи прав на товарные знаки и знаки обслуживания на основе лицензий нормами Части четвертой Гражданского кодекса по сравнению с действующим национальным и международным правовым регулированием. В работе впервые в отечественной науке обоснована возможность применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак (под которым законодательство одновременно понимает и знак обслуживания) только в отношении индивидуализируемых им товаров, но не услуг. Выявлена недостаточность в правовом регулировании вопроса разрешения коллизий между правами на различные виды средств индивидуализации, принадлежащими разным субъектам. Сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства о средствах индивидуализации.
Итоги проведенного исследования позволяют автору отстаивать следующие положения, выносимые на защиту:
Итоги проведенного исследования позволяют автору отстаивать следующие положення, выносимые на защиту:
1. В результате проведенного исследования выявлен двойственный
характер кодификации законодательства о средствах
индивидуализации. Значительная часть положений обновленного Гражданского кодекса Российской Федерации, направлена на регулирование отношений, связанных со средствами индивидуализации, что свидетельствует о позитивном, эволюционном развитии на современном этапе российского законодательства о средствах индивидуализации. Кодифицированные нормы о средствах индивидуализации, восприняв большинство положительных традиций правового регулирования отношений, связанных с отдельными видами средств индивидуализации, используемых в российской предпринимательской деятельности, регулируют значительное число новых отношений по поводу средств индивидуализации, а также комплексно регулируют общие для всех средств индивидуализации вопросы.
По мнению диссертанта, современному развитию в стране рыночных отношений полностью отвечает введение правовой охраны нового вида средств индивидуализации - коммерческих обозначений. Использование названного вида индивидуализирующих обозначений, безусловно, будет способствовать развитию в России малых и средних форм предпринимательства, в частности, за счет упрощенной и бесплатной процедуры предоставления правовой охраны коммерческим обозначениям.
На защиту прав и законных интересов правообладателей и потребителей направлено законодательное закрепление критериев охраноспособности фирменных наименований, которое обеспечит единообразие подходов к предоставлению правовой охраны фирменным наименованиям и к разрешению возможных коллизий прав на фирменные наименования и иные виды средств индивидуализации, принадлежащих разным субъектам.
Более полной защите исключительных прав на средства индивидуализации будет способствовать законодательное закрепление перечня действий, составляющих исключительное право на товарный знак, наименование места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение.
Интересам правообладателей и общества в целом отвечают положения Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие правила разрешения коллизий прав на различные виды средств индивидуализации, принадлежащих разным субъектам.
Вместе с тем имеются и негативные последствия кодификации ряда положений, относящихся к средствам индивидуализации. Среди них - в частности, введение института сообладания правами на средства индивидуализации, неполная урегулированность отношений по поводу фирменных наименования, коммерческих обозначений- Серьезные ошибки отмечаются в нормах, относящихся к распоряжению исключительным правом4.
2. Выявлено, что принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (под которым законодательство понимает одновременно и товарный знак, и знак обслуживания), установленный статьей 23 действующего в настоящее время Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», а также абзацем третьим пункта 1 статьи 1229 и статьей 1487 Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, применим только в отношении индивидуализируемых им товаров, но не услуг, поскольку услуги являются конечными и, по сути» неповторимыми действиями, которые не могут подобно товарам быть
4 Гаврилов Э.П. Комментарий к главе 69 Раздела YII ПС РФ (об общих положениях). Белая книга, История и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собственности. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности. М. :2007г., 279с-
13 объектом каких-либо сделок после первичного введения в гражданский оборот.
Пункт 2 статьи 1477 Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации установил, что правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания без каких-либо ограничений. В связи с этим частный случай ограничения общих правил целесообразно установить в статье, регулирующей соответствующие отношения. Предлагается дополнить статью 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации абзацем вторым следующего содержания: «Положения настоящей статьи не распространяются на услуги, введенные в гражданский оборот обладателем исключительного права на товарный знак и/или знак обслуживания».
3. Представляется необходимым в целях обеспечения единообразного и эффективного применения законодательства введение специального перечня источников, подтверждающих приобретенную различительную способность товарного знака и знака обслуживания, наличие которой в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и абзацем третьим подпункта 4) пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечивает предоставление товарному знаку и знаку обслуживания правовой охраны. Перечень таких источников и требования к ним должны устанавливаться на уровне подзаконных нормативных правовых актов.
Соответствующая норма может быть включена, например, в Административный регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания* их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак
14 обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак. Предлагается следующее содержание такой нормы: «В качестве доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены, в частности:
Копии публикаций в газетах и журналах, в которых упоминается товарный знак (знак обслуживания), наименование заявителя, а также товары (услуги), в отношении которых товарный знак применяется. Копии публикаций должны содержать ссылочные данные изданий, в которых они опубликованы.
Копии дипломов и сертификатов с выставок и ярмарок, проводимых на территории Российской Федерации, на которых выставлялись маркированные товарным знаком товары, либо предлагались соответствующие услуги. Иные документы, подтверждающие участие заявителя в выставке (ярмарке), удостоверенные администрацией соответствующей выставки (ярмарки), и содержащие данные о демонстрировавшихся товарах (услугах) и сроках демонстрации.
Образцы рекламной продукции, содержащей изображение товарного знака, наименование заявителя, упоминание о товарах и предоставляемых услугах, сопровождаемые договором с исполнителем данной продукции (типографией), в котором содержится указание на объем заказа, а также на сроки его исполнения.
4. Данные о рекламе, представленной в рамках теле (радио)программ,
подтверждаемые договорами с вещательными компаниями, а также
аудио(видео)записями соответствующих рекламных продуктов.
5. Данные об основных контрагентах заявителя, которые могут
подтверждаться письмами от данных контрагентов, содержащими сведения о
сроках сотрудничества, количестве совместно реализованных проектов и т.д.
Письма должны быть подписаны от имени руководителей данных
организаций и удостоверены печатями.
Выписки из договоров, заключенных заявителем о поставке производимых товаров (оказании предоставляемых услуг), заверенные подписью генерального директора и печатью организации.
Статистические данные об объемах реализованных товаров (оказанных услуг) (маркированных товарным знаком) за последние 2 года.
Данные социологического опроса, проведенного специализированной организацией, об известности товаров (услуг) заявителя- Территорией для проведения опроса может быть один крупный районный центр, область, город федерального значения.
В отношении товаров и услуг специального назначения могут быть представлены отзывы из научных институтов (организаций), специализирующихся в соответствующей области деятельности (науки).
10. Данные об упоминании товаров и услуг заявителя в сети Интернет,
полученные в присутствии нотариуса и заверенные в установленном порядке.
Данные следует получать 3-4 раза в течение года, предшествующего дате
подачи заявки».
4. Установлено, что предусмотренная пунктом 3 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность совместного обладания несколькими лицами исключительным правом на средство индивидуализации (за исключением фирменного наименования) не соответствует правовой природе индивидуализирующих обозначений, не имеет необходимого и достаточного правового регулирования нормами кодекса, как это имеет, в частности, место в отношении таких результатов интеллектуальной деятельности, как, например, охраняемые изобретения (статьи 10,26 Патентного закона Российской Федерации [45]), селекционные достижения (статья 12 Закона Российской Федерации «О селекционных достижениях» [46] ) или охраняемые объекты авторского права (статья 10 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» [ 50]), и нецелесообразна как с точки зрения вероятных сложностей в
правоприменении со стороны сообладателей исключительного права, так и с точки зрения защиты прав и интересов потребителей товаров, работ и услуг, маркированных индивидуализирующими обозначениями, исключительное право на которые принадлежит совместно нескольким лицам. Среди возможных проблем, в частности, следующие:
- неопределенность в отношении порядка и условий правил
установления конвенционного и выставочного приоритета - по каким
документам будет устанавливаться приоритет, имея, в частности, в виду, что
кодекс не предусматривает множественного приоритета по товарным знакам;
- неопределенность в отношении установления абсолютных оснований
для отказа в регистрации товарного знака, имея, в частности, в виду, что
какие-то признаки одного из созаявителей являются такими основаниями;
- неопределенность в применении правила о приобретенной
различительной способности. Очевидно, что одновременно два
товдественных обозначения, принадлежащих разным лицам, не могут
приобрести различительную способность;
самостоятельное (не согласуемое с другими сообладателями) использование средства индивидуализации каждым из сообладателей «общего» исключительного права не сможет индивидуализировать его товар (или предприятие) и будет вводить в заблуждение потребителя относительно действительного производителя товара (действительного владельца предприятия);
- проблемы с продлением срока действия свидетельства на право
пользования наименованием места происхождения товара или свидетельства
на товарный знак в случае, если один из сообладателей- юридическое лицо
ликвидировано-
Предлагается исключить: (1) из пункта 2 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации слова «или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование)»; (2) из абзаца первого пункта 3 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации
17 слова «или на средство индивидуализации», «или такое средство», из абзацев второго и третьего указанной статьи слова «или средства индивидуализации».
5, Обосновано, что в целях повышения эффективности правовой охраны, предоставляемой товарным знакам и знакам обслуживания, защищенности исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, на законодательном уровне должна быть предусмотрена публикация всех поданных заявок, прошедших формальную экспертизу, с обязательным указанием перечня товаров и услуг» для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака, с одновременным установлением возможности предоставления для обязательного рассмотрения экспертизой мнения правообладателей охраняемых товарных знаков и знаков обслуживания относительно возможности или невозможности предоставления правовой охраны обозначениям с более поздними датами приоритета, заявленным на регистрацию иными лицами.
В рамках комплексного решения вопроса предлагается:
установить публикацию всех поданных заявок, прошедших формальную экспертизу с обязательным указанием перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака;
установить обязанность федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомлять правообладателей охраняемых товарных знаков и знаков обслуживания о поступлении заявки на регистрацию товарного знака, вопрос о степени сходства которого с охраняемыми товарными знаками может зависеть от мнения правообладателя такого «старшего» товарного знака или знака обслуживания;
установить срок для представления мнения правообладателя «старшего» товарного знака о возможности или невозможности регистрации более
18 позднего товарного знака, имея в виду, что непредставление такого мнения в установленный срок означает его согласие с предоставлением правовой охраны обозначению, заявленному иным лицом, и исключает в будущем подачу правообладателем возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны;
- предоставить возможность третьим лицам для высказывания мнения о
возможности или невозможности регистрации заявленного обозначения и
установить срок для предоставления такого мнения в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- обеспечить заявителю возможность не только ознакомления с
вышеуказанными мнениями правообладателей «старших» товарных знаков и
третьих лиц, но и представления им своих комментариев, которые также
должны быть рассмотрены федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности;
- установить, что окончательное решение по результатам проведения
экспертизы, включая рассмотрение мнений правообладателей и третьих лиц,
принимает федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
6. Выявлено отсутствие единства в терминологии, используемой в подпункте 4) пунста 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации, и терминологии, использованной в других нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, относящихся к ликвидации юридических лиц. В подпункте 4) пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации указывается на прекращение юридического лица-правообладателя, в то время как в статьях 61-64, 81, 86, 92, 104, 114 и других статьях Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, например, в Законе Российской Федерации «Об акционерных обществах» [22], используется термин «ликвидация» в отношении юридических лиц. Такая ситуация представляется недопустимой с точки зрения юридической техники.
19
Предлагается в подпункте 4) пункта 1 статьи 1514 Гражданского
кодекса Российской Федерации словосочетание «прекращения
юридического лица» заменить на словосочетание «ликвидации юридического лица»,
7. Выявлено отсутствие установлений в подпункте 4) пункта 1
статьи 1514 Части четвертой Гразвданского кодекса Российской
Федерации в отношении инициатора досрочного прекращения правовой
охраны товарного знака и знака обслуживания и совершаемого им
действия, являющегося основанием для последующих действий и
решения федерального органа исполнительной власти по
интеллектуальной собственности. Такие установления необходимы в целях эффективного и единообразного применения положении законодательства, относящихся к прекращению правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания в случае ликвидации юридического лица-правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя-правообладателя. В отношении других оснований прекращения правовой охраны товарного знака, наименования места происхождения товара такие установления имеются (например, пункт 3 статьи 22 и статья 29 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и статьи 1486 и 1514 ГК РФ).
Предлагается редакцию содержание подпункта 4) пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить на следующую: «4) на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принятого в связи с поступлением заявления заинтересованного лица, в случае ликвидации юридического лица-правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя-правообладателя;».
8. Выявлено, что объем исключительных прав на использование
товарного знака, которые могут передаваться в рамках лицензионного
договора, в формулировке пункта 1 статьи 1489 Гражданского кодекса
Российской Федерации, сужен и не соответствует определению объема
исключительного права на товарный знак, используемому в статье 1484
«Исключительное право на товарный знак» Гражданского кодекса
Российской Федерации. Указанное обстоятельство может привести к
нарушению одного из основополагающих принципов цивилистики «Nemo
plus juris ad alienum transferee potest quam ipse habet», согласно которому
никто не может передать больше прав, чем сам имеет.
Предлагается в пункте 1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации слова «применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности» заменить словами «в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован».
9. Выявлена неопределенность в объеме предполагающегося
правового регулирования отношений, установленных положением
абзаца восьмого пункта 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской
Федерации о регулировании и связанных с порядком выдачи и отзыва
разрешений на включение в фирменное наименование акционерного
общества официального наименования Российской Федерации, а также
слов, производных от этого наименования, отдельным законодательным
актом. Соответствующее законодательное регулирование может быть
реализовано путем внесения соответствующих дополнений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах», без разработки
специального закона. Данное предложение основано на положениях пункта
48 Методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению
21 законопроектов, предусматривающих, что «для приведения законодательных актов в соответствие с вновь принятым федеральным конституционным законом или федеральным законом, устранения множественности правовых норм по одним и тем же вопросам готовятся предложения о приведении законодательства в соответствие с вновь принимаемым законодательным актом путем внесения изменений в законодательные акты».
10. Выявлено, что установленное пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правило разрешения коллизии принадлежащих разным лицам прав на товарный знак и коммерческое обозначение» ущемляет исключительное право правообладателя товарного знака.
Указанное правило разрешения коллизий не учитывает различий в порядке предоставления правовой охраны этим видам средств индивидуализации. В отношении товарных знаков - он значительно сложнее и обременительнее для правообладателя, в частности, за счет проведения двухэтапной экспертизы, носящей проверочный характер, необходимости уплаты пошлин. Не учитывается, что товарный знак в силу объекта индивидуализации может использоваться на всей территории Российской Федерации, а коммерческое обозначение по существу используется лишь на очень ограниченной территории. Иными словами, столкновение товарного знака с коммерческим обозначением, имеющим более раннюю дату возникновения, влечет полное прекращение действия его правовой охраны на территории всей Российской Федерации. Если же более ранний приоритет имеет товарный знак, то правовая охрана коммерческого обозначения не обязательно будет прекращена - возможен частичный запрет его использования на определенной территории Российской Федерации.
Методические рекомендации по юрндико-техническому оформлению законопроектов. Подготовлены Главным Государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата Правительства Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации. М.: 20ОЗг- 46с,
Предлагается отказаться от установленного абзацем вторым пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации «частичного запрета на использование коммерческого обозначения». Действие исключительного права на такое коммерческое обозначение должно быть прекращено полностью,
11, Обоснована правильность воспринятой Гражданским кодексом Российской Федерации тенденции правового регулирования отношений, связанных с географическими указаниями, опосредованно - через положения, относящиеся к товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров и к пресечению недобросовестной конкуренции*
Действующий Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации содержат значительное число норм, регулирующих весь комплекс отношений, связанных с одним из наиболее распространенных видов географических указаний - наименованием места происхождения товара. Установленные российским законодательством признаки, характеризующие наименование места происхождения товара, по существу совпадают с установленными Соглашением РИПС признаками географического указания.
Вместе с тем, достаточно часто, особенно в рамках переговорного процесса по присоединению России к ВТО, ставится вопрос о необходимости введения в российское законодательство о средствах индивидуализации отдельных, специальных положений, относящихся к правовой охране и защите именно географических указаний.' По мнению диссертанта необходимости в таком дополнительном правовом регулировании в России нет.
А,Д.Корчагин, Н.В.Богданов, В,В,Орлова. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и законодательство Российской Федерации. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2002, - 444 с.
7 Д.Р.Винтер. Российская Федерация: предполагаемое изменение законодательства может снизить уровень охраны прав интеллектуальной собственности и задержать вступлевие России в ВТО. (Winther D.R, Fighting change. Russia's proposed changes to its IP laws could reduce protections and stall WTO accession/ZTrademark World/ - 2006/ - № 187, - May. - P/ 21 -23), - Патентное дело, № 9,2006 .)
Научная и практическая значимость. Научная значимость работы состоит в возможности использования сделанных в ней выводов для дальнейших теоретических исследований
Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью их использования в нормотворческой и правоприменительной деятельности, а также в процессе преподавания курсов гражданско-правовых дисциплин, в том числе специальных курсов по интеллектуальной собственности.
Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертационная работа была выполнена и обсуждена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности.
Некоторые основные положения диссертации нашли свое отражение в заключительных отчетах о научно-исследовательских работах по темам «Исследование путей повышения эффективности защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами», «Оценка состояния и прогнозирования основных тенденций производства и распространения контрафактной продукции на территории Российской Федерации» и промежуточном отчете по теме «Исследования, анализ и разработка предложений по нормативно-правовому регулированию функционирования института патентных поверенных Российской Федерации и порядка выдачи и отзыва разрешений на включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, направленных на реализацию положений Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», участие в которых принимал диссертант в период 2005-2007 годы».
По исследуемой теме было опубликовано 9 научных работ и сделан доклад на международной научно-практической конференции, посвященной
24 актуальным вопросам правовой охраны и защиты товарных знаков в России и странах СНГ (Кемер, Турция, сентябрь 2005г.).
По теме диссертации были опубликованы следующие работы:
Использование товарного знака: проблемы очевидны. //Патентный поверенный. 2005. №2. С, 35 - 38.
Сообладание правами на средства индивидуализации. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. №6. С. 73-81.
Применим ли принцип исчерпания прав к услугам?// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, 2007- №7. С. 67-70.
Заключительный отчет о научно-исследовательской работе по теме «Исследование путей повышения эффективности защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами, шифр «Интеллект-1» по Государственному контракту № 62 от 05 мая 2006 года, Параграфы 2.1 -2.3.-М., 2006, 410с.
Заключительный отчет о научно-исследовательской работе по теме «Оиенка состояния и прогнозирования основных тенденций производства и распространения контрафактной продукции на территории Российской Федерации» но Государственному контракту № 02.446,11,7001 от 26 мая 2005 года, Параграф 1.1. - М, 2006, 691с.
Комментарий к Четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Коллектив авторов. Под редакцией КА.Блшнеца, А.Ю.Ларина. Издательство «Книжный мир», 2007,600 с.
7. Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе
««Исследования, анализ и разработка предложений по нормативно-
правовому регулированию функционирования института патентных
поверенных Российской Федерации и порядка выдачи и отзыва разрешений
на включение в фирменное наименование акционерного общества
25 официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, направленных на реализацию положений Часта четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» шифр «2007-1-2.1-00-07-012», Параграфы 2Л и 2,2. -М.: РГИИС, 2007. - 185 с,
8. Товарные знаки в российском законодательстве. - М: ИНИЦ Роспатента,
2003. -560с. (в соавторстве с ВЛЗ.Орловой),
9. Соответствует ли охрана географических указаний в России
международным нормам? // Патентный поверенный» 2006. №3. С. 23-26 ( в
соавторстве с В.В.Орловой).
Струїпура диссертационного исследования обусловлена поставленными задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
Понятие и виды средств индивидуализации
Перечень обозначений, которые используются в предпринимательской деятельности для индивидуализации производимых товаров и оказываемых услуг, а также субъектов предпринимательской деятельности достаточно обширен. При этом некоторые мевдупародные соглашения в области интеллектуальной собственности содержат такие перечни. Так, например, в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности[2], указывается, что «интеллектуальная собственность» включает, в частности, права, относящиеся к товарным знакам и знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям. В Парижской конвенции по охране промышленной собственности[3] (далее — Парїіжская конвенция) называются: товарные знаки, указания происхождения, наименования мест происхождения товаров и фирменные наименования.
Надо отметить, что в последнее время, для обозначения указанных объектов интеллектуальной собственности используется термин - средства индивидуализации, а в доктрине применяется понятие «института правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)»8.
Термин «средство индивидуализации» появился в российском законодательстве сравнительно недавно, а именно в 1991 г, с введением в действие Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»[20]. В указанном законе понятие средство «индивидуализации» было использовано в качестве собирательного для обозначения товарных знаков (знаков обслуживания), фирменных наименований, наименований мест происхождения товаров. Аналогичное значение рассматриваемому понятию придает действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 138) .
В Четвертой части Гражданского кодекса[16] (далее - Часть четвертая Гражданского кодекса), вступающей в силу с 1 января 2008 года, перечень средств индивидуализации содержится в статье 1225 и включает:
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения товаров;
- коммерческие обозначения.
Основной функцией рассматриваемого института интеллектуальной собственности является обеспечение должной индивидуализации производителей и их товаров, работ и услуг. Сам институт состоит, однако, из двух тесно взаимосвязанных, но все же относительно самостоятельных частей, а именно субинститута средств индивидуализации участников гражданского оборота и субинститута средств индивидуализации продукции, работ и услуг. Хотя в главном своем назначении указанные средства индивидуализации совпадают, каждое из них играет и свою особую роль в хозяйственном обороте10, 1.1. Товарные знаки
Сегодня товарные знаки широко используются практически во всем мире и повсюду играют важную экономическую роль в маркетинге и торговле, в них заинтересованы как производители товаров и их продавцы, так и потребители. Используя товарные знаки, фирма может завоевать хорошую репутацию, что позволит ей существовать в условиях жесткой конкуренции, а товарам легче проникать на новые рынки, стимулируя, таким образом, экспорт. Использование товарных знаков также содействует борьбе производителей в области качества, от чего выигрывают все.
Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»[19] (далее -Закон о товарных знаках) определяет товарный знак, как «обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц» (ст, 1), в Четвертой части Гражданского кодекса содержится, в целом, аналогичное определение.
Надо отметить, что согласно сложившейся в российском законодательстве практике, статусы товарного знака и знака обслуживания признаются равными, что отвечает потребностям заявителей, которые зачастую испрашивают правовую охрану выбранного ими обозначения и для товаров и для услуг, то есть одновременно в качестве товарного знака и знака обслуживания.
Товарные знаки и знаки обслуживания весьма разнообразны. В литературе предлагаются различные их классификации. Так, например, по формам выражения различают: словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения; по количеству субъектов товарные знаки делят на индивидуальные и коллективные; в зависимости от известности на обычные и общеизвестные и т.д. В последнее время все чаще выделяют традиционные и нетрадиционные виды товарных знаков, причем среди последних — цветовые, обонятельные, осязательные и другие обозначения. 1.2. Наименования мест происхождения товаров
Еще одним средством индивидуализации, знакомым российскому законодательству является наименование места происхождения товара, хотя в международной практике данный объект наряду с указаниями происхождения относится к группе географических указаний. Следует сразу отметить, что географические указания лишь косвенно упоминаются в российском законодательстве, которое не дает им определения. Правовое регулирование наименований мест происхождения товаров на сегодняшний день осуществляется Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»[19]. В Четвертой части Гражданского кодекса данному средству индивидуализации посвящен раздел третий Главы 76.
Наименование места происхождения - это наименование страны, региона или конкретного места, служащего для обозначения изделия, происходящего оттуда, чьи характерные качества являются следствием природных и человеческих факторов, причем эти характерные качества должны быть стабильными. Природные факторы или условия могут включать климат, конфигурацию местности, состав почвы, воды и т.д.; человеческий фактор может обеспечиваться за счет профессионального опыта, производственных традиций, специальных технологий и др.
Эволюция законодательства о средствах индивидуализации
Первым законом, посвященным прообразам товарных знаков - клеймам стал Закон «О товарных клеймах», принятый в 1830 году. Данный закон обязывал владельцев шляпных, суконных и иных фабрик иметь прочные клейма, не давая при этом ни определения товарного клейма, ни оснований для его возникновения, ни прав владельцев.
Следующим этапом в реіулировании отношений, возникающих по поводу средств индивидуализации, стал Закон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)», принятый в 1896 году. Надо отметить, что указанный нормативный акт в отличие от упомянутого выше Закона «О товарных клеймах» определил основания возникновения права на товарный знак - исключительное право на товарный знак возникало в результате его регистрации в Министерстве торговли и промышленности или в результате фактического использования купцом, установил, что использование товарного знака является правом, а не обязанностью лица (за исключением случаев, установленных Законом), обозначил субъектов права на товарный знак, которыми могли являться не только фабриканты и заводчики, но и кустари и ремесленники- Кроме того, Законом было установлено, что передача исключительного права на товарный знак может быть осуществлена только в случае отчуждения или сдачи в аренду соответствующего предприятия.
Принятие дальнейших нормативных актов, посвященных средствам индивидуализации, происходило уже в советское время. Однако первые Декреты не внесли никаких существенных изменений в сложившееся законодательство.
Позже Постановлением ВСНХ «О товарных знаках государственных предприятий»[31] от 17 июля 1919 года государственным предприятиям было запрещено использовать, принадлежавшие им до национализации знаки, а, кроме того, содержание товарных знаков было строго регламентировано - обозначения должны были иметь сугубо справочный характер, содержать наименование предприятия и вышестоящего отдела, главка ВСНХ и изображение герба республики.
Серьезные изменения в законодательстве, посвященном вопросам регулирования средств индивидуализации, произошли в годы НЭПа - 10 ноября 1922 года был принят Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках»[32]. Данный законодательный акт «„.рассматривал товарный знак в качестве средства индивидуализации продукции, позволяющего различать товары различных производителей (торговцев). Допуская произвольную форму выражения товарных знаков, указанный нормативно-правовой акт все же содержал ряд требований к их содержанию, В частности, согласно ст. 3 Декрета товарный знак должен был содержать указание на название предприятия».
Важными установлениями рассматриваемого Декрета явились также: указание на критерии охраноспособности товарного знака, в частности, наличие различительной способности, определение субъектов права на товарный знак - государственных и частных предприятий, установление возможности защиты прав владельцев товарных знаков,
12 февраля 1926 года в целях единообразного регулирования отношений, связанных с использованием товарных знаков на всей территории страны в связи с образованием СССР, ЦИК издает постановление «О товарных знаках»[33].
В 1936 году с принятием Постановления «О производственных марках и товарных знаках»[34] произошел очередной перелом в регулировании отношений, связанных с товарными знаками. Во-первых, Постановление наряду с добровольным использованием товарных знаков (хотя для некоторых товаров такое использование было обязательным) обязывало производителей снабжать все производимые ими товарами производственными марками, содержащими наименование предприятия, указание на его местонахождение, наименование народного комиссариата центрального управления, кооперативного центра, а также сорт товара и номер стандарта, во-вторых, был изменен порядок регистрации знаков -полномочия по регистрации были возложены на соответствующий комиссариат, который выдавал свидетельства на товарные знаки, причем свидетельства выдавались на указанный заявителями срок и не были ограничены предельным периодом времени. Впоследствии регистрация товарных знаков возлагалась на Народный комиссариат торговли СССР (1940 г.) и на Государственный комитет по делам изобретений и открытий (1959 г,).
Предоставление правовой охраны средствам индивидуализации
Предоставление правовой охраны товарному знаку и знаку обслуживания является, прежде всего, комплексной процедурой, поскольку после подачи заявки на регистрацию товарного знака, заявленное обозначение становится объектом двухэтапной экспертизы - формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения, в процессе проведения которых проверяется не только правильность оформления предусмотренных законодательством документов, но характеристики самого обозначения. В частности, проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 6 Закона о товарных знаках [19] или соответствующим положениям Части четвертой Гражданского кодекса[16].
Процесс проверки обозначения на предмет соответствия так называемым «абсолютным основаниям для отказа в регистрации», в целом, достаточно полно охвачен действующим законодательством - порядок проведения экспертизы урегулирован Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[25]? но ряду вопросов специалистами патентного ведомства подготовлены методические рекомендации. Тем не менее, правоприменительные проблемы остаются и одной из таких проблем является применение на практике норм, содержащихся в абзаце седьмом пункта 1 статьи 6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и положений абзаца третьего подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, посвященных приобретенной различительной способности товарных знаков и знаков обслуживания.
Положения международно-правовых актов и национального законодательства зарубежных стран в области средств индивидуализации гласят, что охране в качестве товарных знаков подлежат лишь обозначения, обладающие различительной способностью.25 В частности, положения подпункта 2 п. В ст. 6 quinquies Конвенции по охране промышленной собственности ] и п. 1 ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности[12] рассматривают различительную способность товарного знака в качестве главного условия его охраноспособности. Подобные нормы имеются и в Законодательстве Австрии о товарных знаках, так, например, в соответствии с п, 3 ст. 4 (1) Закона о товарных знаках 1970 г.[38] не допускаются к регистрации обозначения, не обладающие различительной способностью, аналогачные условия охраноспособности содержатся и в законодательстве Дании[39], в частности» согласно статье 13 (Основания для отказа) указывается, что товарный знак должен соответствовать требованиям, указанным в статье 2? включая различительную способность.
Закон Российской Федерации о товарных знаках, а вслед за ним и Часть четвертая Гражданского кодекса также не допускают регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.
Доктрина в этом вопросе также не является исключением, рассматривая в качестве основного условия охраноспособности товарного знака различительную способность.26
В связи с этим огромный интерес представляет изучение правовой сущности понятия «различительная способность». Ни российское законодательство, ни законы о товарных знаках зарубежных стран, ни положения международно-правовых актов в области интеллектуальной собственности не содержат легального определения понятия «различительная способность». В правовой литературе также нет единого мнения относительно содержания рассматриваемого понятия. Таким образом, исследование правовой сущности понятия «различительная способность» имеет огромное практическое и теоретическое значение,27
Практический интерес в данном случае вызван следующим. В соответствии со статьей 6 Закона РФ О товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Однако указанные выше положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность результате их использования.
Обозначения, которые изначально не обладали различительной способностью, могут в результате длительного и интенсивного использования приобрести данное качество, или вторичное значение (secondary meaning). Так, например, в результате длительного использования различительную способность приобрел германский знак «4711», ставший впоследствии общеизвестным.
Термин «secondary meaning» появился в Великобритании в 1896 г, в результате рассмотрения дела «Reddaway & Bonhau». Ответчик и истец производили выполненные из волос животных приводные ремни для машин. Несмотря на то, что истец в отличие от ответчика не применял в качестве сырья волосы верблюда, он маркировал свои товары знаком «camel-hair belting». На основании представленных истцом свидетельств суд пришел к заключению о том, что знак истца воспринимается торговцами и потребителями как знак, идентифицирующий исключительно товары истца, и поэтому приобрел в результате его длительного и интенсивного использования высокую степень различительной способности в отношении истца, иначе secondary meaning,
