Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Основные понятия и аспекты законодательства, имеющие отношение к внесению изменений в документы заявки.
1. Понятие изобретения 23
2. Понятия «документы заявки» и «дата подачи заявки» 25
3. Правовое значение описания и формулы изобретения 28
4. Условия патентоспособности изобретения и правовые аспекты оценки изобретения на соответствие условиям патентоспособности, связанные с вопросами внесения изменений в описание и формулу изобретения 32
Глава II. Сравнительный анализ комплекса норм российского и зарубежного законодательств, регулирующих возможность внесения изменений в документы заявки на изобретение на стадии экспертизы.
1. Анализ правоприменительной практики внесения изменений в документы заявки 43
2. Изменения, вносимые в формулу изобретения 63
3. Изменения, вносимые в описание изобретения 90
4. Очевидные исправления 107
Глава III. Изменения, вносимые в формулу изобретения в результате рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, на решение об отказе или выдаче патента
1. Анализ правоприменительной практики внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражений на решение об отказе или выдаче патента и возражений на решение против выдачи патента 115
2. Право преждепользования... 144
Заключение 148
Список основной использованной' литературы и неопубликованных документов 152
- Понятие изобретения
- Анализ правоприменительной практики внесения изменений в документы заявки
- Анализ правоприменительной практики внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражений на решение об отказе или выдаче патента и возражений на решение против выдачи патента
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Одной из важнейших сфер деятельности человека является интеллектуальная деятельность. Данная сфера находится в прямой связи с научно-техническим потенциалом государства, и, таким образом, определяет темпы и результаты осуществляемых экономических преобразований и экономического роста. Задачей государства является обеспечение условий для роста научно-технического потенциала, привлечения широких инвестиций в развитие производства, его технического перевооружения и, как следствие, создания конкурентоспособной продукции. Таким образом, задачей государства является создание оптимальных условий для широкого вовлечения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности.
Поскольку одной из важнейших сторон интеллектуальной деятельности является изобретательская деятельность, огромную важность для обеспечения экономического роста государства приобретает правовое регулирование в области изобретательской деятельности, вопросы закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности изобретателей, использования или реализации изобретений.
Углубление и развитие экономических связей Российской Федерации с зарубежными странами, международного сотрудничества и интеграция в мировую экономику требуют гармонизации законодательства Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности с законодательствами других стран, построения регулирования отношений в области интеллектуальной собственности на признанных в мире принципах законодательного регулирования.
Данные аспекты диктуют необходимость постоянного совершенствования
5 патентного законодательства Российской Федерации.
Одним из важнейших вопросов совершенствования патентного законодательства является обеспечение баланса прав, закрепляемых за изобретателями и обладателями изобретений и прав третьих лиц и всего общества в целом; критериями такого баланса являются реальные общественные потребности.
Одной из задач, решаемых законодательством, является, с одной стороны, дать заявителю возможность исправить дефекты первоначальной заявки путем внесения изменений после подачи заявки, для того, чтобы предотвратить потерю прав из-за дефектов первоначальных документов заявки, а также для подтверждения патентоспособности изобретения в случае предполагаемого отказа; с другой стороны, не допустить дополнения заявки новым техническим содержанием после того, как заявлено о созданном изобретении, другими словами, не допустить нарушения прав третьих лиц и всего общества в целом. Для этого в законодательстве должно быть найдено оптимальное соотношение прав заявителей и третьих лиц. При этом экспертиза должна быть направлена на оценку того, выходят или нет изменения, сделанные заявителем по заявке на патент на изобретение, за рамки первоначального раскрытия сущности изобретения. Практика показывает, что для наиболее полной защиты прав заявителей и патентообладателей данный вопрос имеет огромное значение, поскольку от решения данного вопроса часто зависит дальнейшая судьба заявки.
Вопрос внесения изменений в документы заявки приобретает особую актуальность в связи с внесением изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации (далее - Патентный закон), действовавший с 14 октября 1992 г. [17]. Согласно Федеральному закону «О внесении изменений и дополнений в Патентный
закон Российской Федерации» [19] изменен пункт 4 статьи 3 Патентного закона РФ. В измененном Патентном законе «для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи», что требует пересмотра положения о возможности внесения изменений в описание и чертежи заявки в неограниченном объеме, с целью воспрепятствования возможности наполнения признаков формулы изобретения, толкование которых требует обращения к описанию и/или чертежам, новым смыслом.
Практика работы Роспатента в части рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение показывает, что положения, содержащиеся в Патентном законе и Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Правила) [25,26], не всегда являются достаточными для обеспечения максимально возможьой защиты прав заявителей, а также не всегда обеспечивают защиту интересов третьих лиц при экспертизе заявки, по которой заявителем* представлены дополнительные материалы. В некоторых вопросах, связанных с внесением изменений в документы заявки, наблюдается отсутствие единообразия подходов, что обусловлено нечетким изложением некоторых норм и их несогласованностью.
Данная проблема согласованности норм законодательства возникала в России в 1993 году, в период начала действия Патентного закона Российской Федерации, введенного в действие 14 октября 1992 г.
Проблема согласованности норм патентного законодательства в вопросе внесения изменений в документы заявки характерна и для патентных законодательств других стран. В 1994 году в Европейском Патентном Ведомстве (далее -
7 ЕПВ) исследуемый вопрос был темой для дискуссии на симпозиуме для патентных судей [91]. На основе положений Статьи 123(2) и (3) и Статьи 100(C) Европейской Патентной Конвенции (далее — ЕПК) [37] ЕПВ также столкнулось с различным подходом к признанию патента недействительным по причине чрезмерных исправлений, и подходом на стадии экспертизы по существу; такая ситуация была названа «капканом» для заявителя. Подход экспертизы по существу на основании этого был откорректирован.
С данной проблемой несогласованности норм законодательства столкнулись также и в Китайском патентном ведомстве [89].
Актуальность исследуемого вопроса возрастает также в связи с совершенствованием Патентного законодательства в рамках международных договоров и соглашений, выполнение условий которых является необходимым условием для вступления Российской Федерации в ВТС.
Кроме того, следует отметить, что актуальность темы данного исследования подтверждена и Роспатентом. Об этом свидетельствует включение темы в перечень актуальных тематик НИР и диссертационных работ, утвержденный Генеральным директором Роспатента [36].
Цели и задачи исследования. Основная цель настоящей работы состоит в выявлении путей совершенствования российского патентного законодательства в вопросе сбалансированности прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение. Для достижения поставленной цели в ходе работы решаются следующие задачи:
- определение и анализ норм российского законодательства, регламента-
8 рующих внесение изменений в документы заявки;
определение и анализ норм патентных законодательств других стран и международных договоров, регламентирующих внесение изменений в документы заявки; выявление отличий норм российского патентного законодательства от указанных норм;
изучение истории развития норм, регламентирующих внесение изменений в документы заявки, в российском патентном законодательстве;
выявление и анализ ситуаций и вопросов, возникающих в отечественной практике экспертизы изобретений при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;
изучение опыта зарубежных патентных ведомств и судов в вопросах внесения изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;
сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта по внесению изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;
выявление наиболее эффективных путей, направленных на выработку единообразных подходов, максимально удовлетворяющих объективно существующие общественные потребности, к решению вопросов, возникающих при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;
разработка предложений по совершенствованию российского патентного законодательства в вопросах внесения изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.
Предметом исследования является совокупность норм российского патентного законодательства, а также совокупность норм патентных законодательств некоторых зарубежных стран и международных договоров, регламентирующих внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.
В рамках международных договоров и соглашений, выполнение условий которых является необходимым условием для вступления Российской Федерации в ВТО, в работе проанализированы соответствующие нормы:
Соглашения TRIPS [8], в котором для каждого из объектов интеллектуальной собственности определены минимальные стандарты охраны, которые должны соблюдать государства-члены ВТО. В рамках минимальных стандартов охраны определены составляющее ее элементы - предмет охраны, предоставляемые в связи с такой охраной права, а также допустимые ограничения таких прав;
Договора о патентном праве (PLT) [9], в котором отражены перспективные направления развития патентного законодательства индустриально развитых стран. Договор содержит требования х заявке на изобретение и служит ориентиром в направлении гармонизации патентных законодательств различных стран;
Договора о материальном патентном праве [11] (далее- SPLT), проект которого, а также Инструкция [12] (далее - Инструкция SPLT) и Руководство [13] (далее - Руководство SPLT) к нему представляют наибольший интерес в рамках темы данной работы.
Анализ норм законодательств, регламентирующих внесение изменений в документы заявки, приведенный в данной работе, наиболее полно представлен в отношении ЕПК.
Для этого имеются следующие основания.
Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, учреждающем партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны [14] определены направления сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза, в том числе, в области охраны интеллектуальной собственности и законодательства. Стороны соглашения подтвердили «важность обеспечения должного уровня эффективной охраны и обеспечения реализации прав интеллектуальной собственности» (пункт 1 статьи 54). Сторонами данного соглашения признано также, что «важным условием для укрепления экономических связей между Россией и сообществом является сближение законодательств. Россия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с законодательством сообщества» (пункт 1 статьи 55). Отмечено также, что «стороны содействуют развитию двустороннего сотрудничества в области научных исследований и технологических разработок в гражданских целях (НТР) на основе взаимной выгоды, и, с учетом наличия ресурсов, на основе адекватного доступа к своим соответствующим программам и при условии обеспечения соответствующего уровня эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Такое сотрудничество осуществляется на основании специальных договоренностей, переговоры по которым и заключение которых проводятся в соответствии с процедурами, принятыми каждой Стороной, и которые, inter alia, включают соответствующие положения по защите прав интеллектуальной собственности» (пункты 1, 3 статьи 62).
Полезным явилось изучение современного состояния и перспектив разви-
. 11
тия Китайского патентного законодательства в исследуемом вопросе, поскольку Китай и Россию относят к числу стран с так называемой «переходной экономикой», которым, при всем их различии, приходится решать немало сходных проблем. Как известно, модернизация китайского общества, политика реформ и открытости проводится в Китае с 1978 г. Реформы затронули и сферу промышленной собственности. В 1984 г. в Китае был принят патентный закон, первые изменения и дополнения в упомянутый закон были внесены в 1992 г. Вторая волна изменений и дополнений, внесенных в Китайское патентное законодательство, в основном связана с вступлением Китая во Всемирную торговую организацию; в августе 2000 г. изменен патентный закон Китая.
Необходим также анализ норм Договора о международной патентной кооперации [4] (далее - Договор РСТ), поскольку подход, применяемый в рамках РСТ, является отражением усредненного подхода законодательств различных стран к вопросу внесения изменений в документы заявки.
Методы исследования. Методологическую основу диссертации составляют как общенаучные методы исследования (диалектический, исторический, системный), так и частнонаучные методы, в частности, сравнительно-правовой и формально-юридический.
Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу диссертации составляют труды отечественных и зарубежных ученых и правоведов: А.Д.Корчагина, В.Ю.Джермакяна, О.Л.Алексеевой, И.А.Зенина, Э.П.Гаврилова, А.П.Сергеева, Е.П.Полищука, В.К.Казаковой, Н.Н.Разумовской, Н.С.Орловой, Е.М.Буряка, В.И.Еременко, А.А.Шестимирова, И.В.Полонской, В.Н.Фетиной,
12 Б.М.Кабалкина, В.И.Блинникова, А.Н.Григорьева, П.Розенберга, Паоло Гори, Шозо Уемура, Цзанг Квинкуй, Лин Джианджун, Лю Цзы.
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые всесторонне изучены нормы российского патентного законодательства, регламентирующие внесение изменений в документы заявки на выдачу патента и изобретения. Сформулированы и теоретически обоснованы с точки зрения их соответствия объективной общественной потребности и с учетом процесса гармонизации патентных законодательств в рамках международных соглашений основные направления совершенствования российского патентного законодательства и подходов экспертизы к вопросам внесения изменений в документы заявки.
Положения, выносимые на защиту:
1. С точки зрения обеспечения максимальной защиты прав заявителя и с учетом регистрационного порядка признания прав заявителя на изобретение возможно дополнение формулы изобретения после даты подачи такими признаками-(или составление формулы изобретения в случае, когда формула изобретения представлена заявителем после подачи заявки, на основе признаков) которые были учтены заявителем при создании изобретения, но по каким-либо причинам не включены в формулу изобретения при подаче заявки. Доказательством этому может служить не только наличие в описании на дату подачи указанных признаков в явном виде (терминологическое совпадение), но и раскрытие признаков в описании на дату подачи, т.е. их наличие в неявном виде (в документах заявки на дату подачи и уточненной формуле изобретения использованы понятия, совпадающие по содержанию, но раз-
13 личающиеся терминологически, либо понятие, указанное в уточненной формуле изобретения не упомянуто в описании на дату подачи заявки, но полностью раскрыто его содержание).
В действующем законодательстве в отношении данного вопроса выявлена несогласованность норм, заключающаяся в применении различных терминов в отношении одних и тех же ситуаций в статьях Патентного закона [21] и пунктах Правил [26], заключающаяся в следующем:
В пункте 1 статьи 20 и подпункте 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона в отношении вопроса о допустимости изменения материалов заявки используется формулировка «признаки, отсутствующие на дату подачи заявки в описании», а также в формуле изобретения; в пункте 20(3) Правил используется формулировка «признаки, нераскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле...».
Такая несогласованность норм приводит к различию в подходах к внесению изменений на различных стадиях рассмотрения заявки на изобретение.
При дальнейшем совершенствовании законодательства желательно приведение в соответствие данных терминов и использование в указанных статьях Патентного закона формулировки «признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле...».
В рамках действующего законодательства указанную несогласованность норм можно устранить путем приведения толкования данных норм в инструктивных документах. Формулировка, данная в пункте 1 статьи 20 и подпункте 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона требует расширительного толкования, а именно: под признаками, отсутствующими на дату подачи в документах заявки должны пони-
14 маться признаки, не раскрытые в указанных документах, то есть отсутствующие на дату подачи в описании или формуле изобретения как в явном, так и в неявном виде. 2. С целью более полной защиты прав заявителей с учетом регистрационного порядка признания прав заявителя на изобретение доказательством того, что признаки, включенные заявителем в формулу изобретения после подачи заявки были учтены заявителем при создании изобретения, может служить отражение указанных признаков на чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи. Исходя из этого предлагается расширить круг документов заявки, которые, при сохранении неизменным состава заявки, определенного в пункте 2 статьи 16 Патентного закона, могут служить источником для изменяющих и дополняющих документы заявки материалов, в том числе - признаков формулы изобретения, а именно: включить в круг таких документов чертежи, реферат и другие документы заявки, которые могут быть представлены заявителем в виде приложений на дату подачи заявки. Для этого предлагается изложить абзац второй пункта 1 статьи 20 Патентного закона в следующей редакции:
«Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, чертежах, а также в реферате, если заявка на дату ее подачи содержала реферат, и в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели».
Второе предложение пункта 20 (3) Правил [26] предлагается изложить в той же редакции.
15 Дополнить пункт 3.2.4 «Содержание разделов описания» подпунктом 7: «Описание может содержать дополнительный раздел в виде приложения, содержащий поясняющие материалы в виде таблиц, математических расчетов и т.п.»
3. С той же целью и исходя их тех же предпосылок, что и изложенные в
предыдущем пункте, предлагается обеспечить возможность внесения в формулу
изобретения признаков, упомянутых в описании в любой его части, а не только в
частях описания, установленных пунктом 20(3) Правил. Для этого предлагается ис
ключить из пункта 20(3) Правил абзац (3):
«Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки».
4. Установлено, что в действующем законодательстве не имеет четкого
законодательного урегулирования особый случай внесения изменений в документы
заявки, заключающийся в исключении признаков из формулы изобретения. Право
применительная практика накладывает значительные ограничения на возможность
исключения из формулы несущественного признака изобретения в случае, если опи
сание изобретения не содержит примеров, изложенных без упоминания данного при
знака.
Предлагается более четко выразить норму, регламентирующую условия, при которых возможно исключение признаков из формулы изобретения. При этом для обеспечения максимальной защиты прав заявителя с учетом регистрационного порядка признания прав заявителя на изобретение представляется целесообразным
обеспечит возможность корректировки формулы изобретения с расширением объема определяемых ею прав, заключающаяся в исправлении такого дефекта формулы изобретения, как наличие в формуле изобретения несущественного признака, вне зависимости от наличия в описании изобретения заменяющего несущественный признак обобщающего понятия.
Для этого предлагается дополнить пункт 20 (3) Правил абзацем: «Исключение из формулы изобретения признака, характеризующего частную форму выполнения, при сохранении признака, выраженного общим понятием, не является изменением сущности изобретения в том случае, если обобщающий признак явным образом следует из описания, либо если признак, характеризующий частную форму выполнения, не является существенным».
5. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации», введенный в действие 11 марта 2003г.[19] определяет новое правовое значение описания: использование для толкования признаков формулы изобретения (пункт 4 статьи 3). Такое изменение с необходимостью должно повлечь введение ограничений на изменение описания после подачи заявки.
С целью предотвращения нарушений прав третьих лиц, которые могут последовать при изменении сущности изобретения после даты подачи заявки, в частности, при таком изменении описания и чертежей, которое влечет за собой наполнение признаков формулы изобретения новым смыслом в случае их толкования с привлечением описания и чертежей (согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона), предлагается ограничить возможность изменения описания. Для этого пункт 1 статьи 20 предлагается дополнить абзацем:
«Дополнительные материалы, представляющие собой дополнения или изменения, вносимые в описание и/и пи чертежи, признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат информацию, которая не очевидна для специалиста или не следует однозначно из документов заявки, содержащихся в ней на дату подачи».
Пункт 20(3) Правил предлагается дополнить абзацем:
«Дополнительные материалы, представляющие собой дополнения или изменения, вносимые в описание и/или чертежи, признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат информацию, выраженную в словесной или графической форме, а также в виде химических и математических формул, единичных значений величин и их интервалов, а также в ином виде, которая не очевидна для специалиста или не следует однозначно из документов заявки, содержащихся в ней на дату подачи. Для доказательства очевидности информации, содержащейся в дополнительных материалах, для специалиста могут привлекаться источники информации, ставшие общедоступными на дату подачи заявки».
6. С учетом того, что сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков изобретения, достаточных для достижения указанного заявителем технического результата (пункт 3.2.4.3 (1.1) Правил), кардинальное изменение заявителем технического результата после даты подачи заявки должно трактоваться как изменение сущности изобретения.
Выявлена возможность нарушения прав третьих лиц, которое может последовать при неправомерной выдаче патента из-за наличия у заявителя возможно-
18 сти формального обхода условия «изобретательский уровень» путем изменения заявителем в процессе экспертизы по существу технического результата, указанного в описании на дату подачи заявки, на иной, не связанный с первоначально указанным, технический результат. Для предотвращения указанного нарушения прав предлагается пункт 20(3) Правил дополнить абзацем:
«Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат технический результат, который дополнен или изменен таким образом, что этот новый технический результат не имеет отношения к указанному в описании, содержащемся в заявке на дату подачи, и специалист в данной области техники не может вывести его из документов заявки, содержащейся в ней на дату подачи».
7. Ввиду возможности использования описания для толкования признаков формулы изобретения, обеспеченную пунктом 4 статьи 3 Патентного закона в действующей редакции не представляется необходимым сохранение нормы законодательства, предписывающей изложение признаков в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом их смыслового содержания на основании уровня техники.
Предлагается учесть возможность понимания смыслового содержания признаков на основании описания и изменить формулировку пункта 3.3.3.1(4) Правил:
«Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить восможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания» на:
«Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники или описания, содержагцегося в заявке на дату ее подачи, их смыслового содержания».
8. Известность средств и методов для реализации признака на дату подачи заявки при исследовании изобретения на соответствие его условию патентоспособности «промышленная применимость» может быть подтверждена, если средства и методы раскрыты заявителем на дату подачи заявки или известны из уровня техники. Для более полной защиты прав заявителей при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» предлагается расширить круг документов заявки, в которых могут быть приведены средства и методы реализации признака формулы изобретения, путем включения в этот круг чертежей, реферата и других документов заявки, которые могут быть представлены заявителем в виде приложений на дату подачи заявки. Для этого предлагается изменить редакцию первой части второго абзаца пункта 19.5.1(2) Правил, изложив ее следующим образом:
«При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.
Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, либо в любом другом документе заявки, содержащемся в ней на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения».
9. Выявлена несогласованность норм законодательства, применяемых на стадии экспертизы заявки и на стадии рассмотрения возражений на решение экспертизы или против выдачи патента.
Наличие правомочий по изменению формулы изобретения у коллегии Палаты по патентным спорам и их отсутствие у заявителя (патентообладателя) при рассмотрении изобретения на указанной стадии, регламентированное действующим законодательством, приводит к ущемлению прав заявителя (патентообладателя).
Для обеспечения согласованности норм законодательства, применяемых на стадии экспертизы заявки и на стадии рассмотрения возражений на решение экспертизы или против выдачи патента предлагается изменить формулировку пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам [29] (далее - Правила Палаты по патентным спорам) таким образом, чтобы передать правомочия коллегии Палаты по патентным спорам, оговоренные в данном пункте, заявителю (патентообладателю); то есть при решении вопроса о необходимости внесения изменений в формулу изобретения для устранения неблагоприятных для заявителя (патентообладателя) выводов предусмотреть возможность принятия решения по данному вопросу заявителем (патентообладателем), а не коллегией палаты по патентным спорам. Для этого предлагается изложить указанный
21 пункт следующим образом:
«При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, заявитель вправе внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужишиие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.
При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, патентообладатель, обладатель авторского свидетельства и патента СССР вправе внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и патент СССР должны быть признаны недействительным полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительным частично».
10. Выявлено, что действующее законодательство не обеспечивает в полной мере защиту прав третьих лиц, добросовестно использующих на территории Российской Федерации созданное независимо от автора изобретения, признанного частично недействительным, тождественное решение в объеме измененной формулы изобретения. Для обеспечения более полной защиты прав третьих лиц предлагается дополнить статью 12 Патентного закона РФ следующим абзацем:
«Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты публикации в
22 официальном бюллетене патентного ведомства сведений о патенте на изобретение, полезную модель, промышленный образец, который признан частично недействительным с изменением формулы изобретения, добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение в объеме измененной формулы изобретения, или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет праве на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема».
Научная и практическая значимость. Научная значимость работы заключается в том, что сделанные в ней выводы могут использоваться для дальнейших теоретических исследований. Практическая значимость заключается в том, что указанные выводы могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании российского патентного законодательства.
Апробация результатов работы. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности. Основные теоретические выводы и практические рекомендации, выработанные в ходе диссертационного исследования, изложены в научных публикациях диссертанта. Положительная тенденция в изменении подхода к вопросу внесения изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение, наметившаяся в последнее время, обусловлена в числе ряда причин и указанными публикациями диссертанта.
Понятие изобретения
Законодательство в области интеллектуальной собственности, в том числе - промышленной собственности, регулирует исключительные права на нематериальные объекты и устанавливают абсолютные права в отношении объектов, созданных в результате интеллектуальной деятельности человека.
Важнейшей составной частью понятия «интеллектуальная собственность» является понятие промышленной собственности, одним из объектов которой является изобретение.
В России первым законом, вводившим понятие «изобретение» и законодательно регулирующим правоотношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, был закон «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» 1812 года. Впервые законодательно было определено, что изобретение как собственность принадлежит его владельцу, имеющему исключительное право использовать изобретение самому и на возмездной основе передавать право использования другим лицам.
Определение понятия «изобретение» в «Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях», действовавшем в 1974- 1991 годах, выражалось через критерии патентоспособности: «изобретение - новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны, дающее положительный эффект» [16].
До принятия Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации» в 2003 году легальное определение понятия «изобретение» отсутствовало в Российском законодательстве.
Понятие «изобретение» в соответствии с действующим законодательством значительно шире, чем приведенное выше определение. В соответствии со статьей 4 Патентного закона изобретение может быть не признано патентоспособным, однако это обстоятельство не препятствует отнесение такого интеллектуального продукта к категории изобретения:
«В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)».
В данном определении понятие «изобретение» связано с техническим решением, причем перечень объектов изобретения, относящихся к продукту, приведенный в Патентном законе, не язляется исчерпывающим.
Отнесение изобретательского творчества именно к технической деятельности также логически следует из действующего законодательства. Технический характер изобретения подтверждается также рядом пунктов Правил, в частности, структурой описания (пункт 3.2.2), которая включает разделы «область техники, к которой относится изобретение» и «уровень техники».
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации» сузил и конкретизировал круг технических решений, подпадающих под понятие «изобретение»:
«Не считаются изобретениями ..., в частности: открытия, а также научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, игр или деловой деятельности, а также программы для электронно-вычислительных машин; простое представление информации» (пункт 2 статьи 4 Патентного закона).
Указанная редакция пункта 2 статьи 4 Патентного закона базируется на Статье 27 Соглашения TRIPS и согласуется с нормативными формулировками, уже одобренными ВТО (например, статьи 52 и 53 ЕПК) .
Приведенный выше список исключений из понятия «изобретение» не является закрытым, что указывает на возможность исключения некоторых иных результатов интеллектуальной деятельности из понятия «изобретение».
В предыдущей редакции Патентного закона и соответствующей ему редакции Правил существовала некоторая неопределенность терминологии в отношении определения «материалы заявки». Смысловое содержание термина «материалы заявки» было раскрыто в п. 17.1 Правил, действовавших с 12 октября 1998 года, озаглавленном «Регистрация поступивших материалов заявки на изобретение», из которого следовало, что материалами заявки является «как минимум, заявление о выдаче патента на русском языке», а также все другие документы заявки.
Анализ пункта 2 статьи 21 Патентного закона, действовавшего до 11 марта 2003г., и пункта 20 (4) указанной в предыдущем абзаце редакции Правил показывает, что под первоначальными материалами заявки понимались лишь описание и формула изобретения, причем описание - не в полном объеме, а за исключением раздела «уровень техники». Действительно, пункт 2 статьи 21 определял, что изменение сущности заявленного изобретения происходит в том случае, если дополнительные материалы «содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки». В пункте 20 (4) Правил уточнялось, что под отсутствием сведений в первоначальных материалах заявки понимается ситуация, при которой подлежащие включению в формулу изобретения признаки не раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую она поступила в Патентное ведомство, при этом «признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся в первоначальных материалах заявки».
Анализ правоприменительной практики внесения изменений в документы заявки
Патентные законодательства разных стран в обязательном порядке содержат нормы, регламентирующие возможность внесения изменений в документы заявки на изобретение. Появление этих норм в патентных законодательствах разных стран имеет одни и те же предпосылки и связаны с регистрационным порядком признания прав заявителя и особой значимостью приоритета изобретения. Однако патентные ведомства разных стран по разному подходят к внесению в документы заявки таких дополнительных сведений.
Большинство стран мира разрешает внесение исправлений в описание изобретение посредством включения в заявку дополнительных материалов или добавления новых элементов [51].
В статье Zhang Qingkui «Is Supplementation of Examples and Data on Effect Permissible During Examination?», «China Patents and Trademarks», №4, 1999 [92] предпринята попытка систематизации подходов, применяемых патентными ведомствами разных стран в отношении изменений документов заявки. Выделено три основные группы:
1. Допускаются добавления к заявке с внесением дополнительных сведений в описание изобретения с целью пополнения заявки после ее подачи. Патентное ведомство принимает дополнительные материалы и вносит их в описание изобретения, указывая дату их внесения. Полная экспертиза на соответствие критериям патентоспособности проводится на дату подачи заявки, дополнения не подвергаются экспертизе.
2. Допускаются добавления к заявке без внесения дополнительных материалов в описание изобретения. Это также является удобством для заявителя, так как избавляет от необходимости подавать новую заявку. Дополнительные материалы рассматриваются как справочные, однако фактически объем прав определяется также с их учетом.
3. Не допускается ни внесение дополнений в заявку, ни введение каких-либо поправок и дополнений. Здесь строго соблюдается принцип приоритета изобретения. Такой подход, безупречный в отношении закона, предъявляет слишком высокие требования к заявителю и является по сути ущербным относительно охраны прав на патент.
Внесение изменений, направленных на расширение предмета изобретения и содержащих сведения, не отраженные в первичных материалах, не допускается во всех странах. Однако в вопросе дозволенных и недозволенных дополнений и исправлений в патентных законодательствах различных стран применены различные подходы.
Нормы Российского законодательства, регламентирующие вопросы внесения изменений в документы заявки на стадии экспертизы. Согласно пункту 1 статьи 20 Патентного закона в редакции от 11 марта 2003г., «дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели а случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели».
Сходная норма была и в предыдущей редакции Патентного закона, пункт 2 статьи 21: РФ «дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки».
Такие признаки не рассматриваются в объеме данной заявки. Наличие в законе данной нормы обусловлено регистрационным порядком признания прав заявителя, т.е. таким порядком, при котором каждое изобретение, имеющее четко оговоренный объем защиты, регистрируется с указанием даты его приоритета. Такой порядок регистрации обусловлен техническим характером изобретательской деятельности, приводящим к тому, что одно и то же изобретение может быть создано разными изобретателями, и для закрепления прав создателя (обладателя) изобретения особую важность приобретают вопросы приоритета.
Существовавшая до недавнего времени практика оценки возможности внесения изменений была основана на буквальном понимании (без учета всего комплекса норм законодательства, регулирующих данный вопрос) содержания п.2 ст.21 и п. 1 ст.29 предыдущей редакции Патентного закона РФ, определяющих изменение сущности заявленного изобретения, в случае, если дополнительные материалы «содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки» и возможность оспаривания патента в случае «наличия в формуле изобретения ... признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки». В данном контексте понятие «признаки... не были раскрыты в формуле или описании» трактовалось, как «признаки...не содержатся в формуле или описании». Причем «содержатся» понималось в самом строгом значении, вплоть до отрицания синонимов и очевидных ошибок. Такое положение дел облегчало экспертизу, поскольку устраняло различия в отношении разных экспертов к данному вопросу и решение данной проблемы оказывалось унифицированным (эксперту не требовалось производить анализ, была необходима лишь формальная проверка наличия признака в описании).
Анализ правоприменительной практики внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражений на решение об отказе или выдаче патента и возражений на решение против выдачи патента
Нормы закона, регламентирующие внесение изменений в формулу изобретения в результате указанных возражений со всей очевидностью должны соответствовать аналогичным нормам, применяемым на стадии экспертизы заявки. В противном случае может возникнуть ситуация, при которой, например, на стадии экспертизы по существу изменение будет принято, а при оспаривании патента в следующих инстанциях будет сделан вывод о том, что вновь введенный признак изменяет существо изобретения.
Данная проблема согласованности норм законодательства возникала как в России (в период начала действия Патентного закона Российской Федерации), так и в других странах. Как уже отмечалось выше, Европейское Патентное Ведомство также столкнулось с различным подходом к признанию патента недействительным по причине чрезмерных исправлений, и подходом на стадии экспертизы по существу в 1994 году. Подход экспертизы по существу на основании этого был откорректирован; та же проблема возникла и в Китае.
До ввода в действие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» действовали Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате Роспатента [27] (далее -Правила Апелляционной палаты). Согласно пункту 2.14 указанных правил «просьба о признании охранного патента недействительным частично приводится в случаях... наличия в формуле изобретения ... признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, исключение которых не дает оснований для признания изобретения... в объеме оставшейся совокупности признаков не соответствующим условиям патентоспособности».
Согласно пункту 5.10 того же документа «при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.1 и 1.2 настоящих Правил [возражение на решение об отказе в выдаче патента], коллегия вправе предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения ... в случае, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для решения об отказе в выдаче патента..., и их внесение дает основание для выдачи указанных охранных документов.
«- исключение из формулы изобретения, в которой охарактеризована группа изобретений, ее независимого пункта, в котором охарактеризовано изобретение, признанное не соответствующим условиям патентоспособности...
—исключение из независимого пункта формулы изобретения части признаков, характеризующих самостоятельное изобретение, признанное не соответствующим условиям патентоспособности...
- внесение других изменений в формулу изобретения..., если они не изменяют сущность изобретения..., предлагались заявителю в процессе проведения формальной экспертизы и/или экспертизы заявки по существу и устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения... условиям патентоспособности...».
Согласно пункту 5.11 того же документа «при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.8 настоящих Правил [возражение против выдачи патента], коллегия вправе предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения ... в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый документ должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении — может быть признан недействительным частично».
Такими изменениями могут являться:
«- исключение из формулы изобретения...признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки;...
— включение в независимый пункт формулы изобретения... части либо всей совокупности признаков зависимого пункта;
— включение в независимый пункт формулы изобретения...признаков, раскрытых в описании изобретения... и устраняющих основания для вывода о несоответствии охраняемого изобретения... условию охраноспособности «промышленная применимость».
