Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Товарный знак как объект промышленной собственности
1. Понятие и основные функции товарного знака 13
2. Место товарного знака в системе интеллектуальной собственности.. 18
3. Виды и формы использования товарных знаков 24
Глава 2. Соотношение охраны товарного знака с охраной других объектов интеллектуальной собственности
1. Товарные знаки и фирменные наименования 52
2. Товарные знаки и промышленные образцы 59
3. Товарные знаки и наименования мест происхождения товаров 61
4. Товарные знаки и объекты авторского права 66
5. Товарные знаки и объекты личных неимущественных прав 74
Глава 3. Защита права на товарный знак
1. Нарушение прав на товарный знак 76
2. Ответственность за нарушение прав на товарный знак 108
3. Формы защиты прав на товарный знак 129
Заключение 141
Список используемой литературы 148
- Понятие и основные функции товарного знака
- Товарные знаки и фирменные наименования
- Нарушение прав на товарный знак
Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования.
Становление и развитие рыночных отношений в современной России послужило стимулом к началу активного использования в предпринимательской сфере признанных средств индивидуализации -товарных знаков.
В отличие от экономических условий, присущих всеобщей государственной собственности в период существования СССР, в рыночных экономических отношениях, характеризующихся свободной конкуренцией, не представляется возможным продвигать на рынке свои товары и услуги без использования товарных знаков. Их роль постоянно растёт в условиях значительного роста мировой торговли. Конкурентная борьба между производителями порождает множество однородных товаров и услуг.
На сегодняшний день товарные знаки являются для потребителей, пожалуй, единственным ориентиром среди множества однородных товаров. Что касается производителей, то для них применение товарных знаков стало неотъемлемой частью предпринимательской деятельности и эффективным механизмом борьбы с сопровождающими конкуренцию недобросовестными приёмами со стороны других производителей. Речь идёт об использовании конкурентами чужих средств индивидуализации товаров и услуг, маркируемые которыми товары и услуги заслуженно признаны конкурентоспособными, для продвижения на рынке своих товаров и услуг, уступающих им по качеству.
О возрастании роли товарных знаков в современной России объективно свидетельствует статистика подачи заявок на их регистрацию. Так, если в 1997 году российскими заявителями было подано около 15000 заявок, то в 2005 году - более 47000 заявок.1
Столь интенсивная динамика обусловлена тем, что еще до недавнего времени в России товарным знакам не уделялось достаточного внимания. В стране отмечалось незначительное число регистрируемых товарных знаков, соответствующая судебная практика отсутствовала, теоретическая разработка проблем, связанных с товарными знаками, находилась на начальных этапах. Вследствие этого современный механизм правовой охраны товарных знаков в России начал складываться лишь в начале 90-х годов XX века, когда с переходом к рыночной модели экономики произошла модернизация системы юридических норм, регламентируюпщх отношения, связанные со средствами индивидуализации товаров и услуг. Указанные нормы нашли свое отражение в Законе Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (далее — Закон).
В течение последующих лет российский рынок активно развивался: происходило его насыщение товарами отечественного производства, одновременно налаживались внешнеэкономические связи России, в частности, экспортно-импортные отношения. При этом известные товарные знаки российских и зарубежных производителей нередко становились объектом несанкционированного использования для недобросовестных предпринимателей.
В связи с указанными обстоятельствами в научных и практических кругах все чаще поднимался вопрос о совершенствовании Закона, приведении его в соответствие с требованиями современных международно-правовых актов по интеллектуальной собственности и гармонизации с современным зарубежным законодательством.
Среди конкретных причин, потребовавших внесения изменений в "Закон о товарных знаках", были: подписание и ратификация в 1994 году Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом (ЕС), в котором прямо указывалось на необходимость приведения законодательства России в соответствие с нормами об охране интеллектуальной собственности ЕС; намерение России присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО), что накладывало на нее обязательства согласовать свои нормативные акты с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной - собственности (Соглашение ТРИПС).2
Итогом многочисленных научно-практических дискуссий о необходимости модернизации нормативно-правовой базы о средствах индивидуализации товаров и услуг стало внесение изменений и дополнений, внесённых федеральным законом от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ, введёнными в действие с 27.12.02 в "Закон о товарных знаках".3
В этой связи, в настоящей работе предпринята попытка проанализировать действующее российское законодательство о товарных знаках, а также предложены конкретные меры по его дальнейшему совершенствованию с учетом результатов исследования.
Указанные обстоятельства а также необходимость, дальнейшего совершенствования действующего российского законодательства о товарных знаках и соответствующей правоприменительной практики определяют актуальность темы, ее теоретическую и практическую значимость.
Предметом исследования является совокупность правовых норм, определяющих содержание права на товарный знак и регламентирующих отношения в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков.
Цели исследования комплексное изучение содержания исключительного права на товарный знак как объекта гражданских прав, сущности объекта в его взаимосвязи с другими объектами интеллектуальной собственности, природу правоотношений в области товарных знаков с учётом комплексного анализа их социально-экономических функций, отраженных в юридических требованиях к объекту, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака, а также анализ современного состояния правовой охраны товарных знаков, выявление основных проблем и определение путей совершенствования российского законодательства в данной области, включая разработку практических рекомендаций по решению выявленных проблем
Намерение достичь по возможности всестороннего раскрытия темы с учетом международно-правовых актов охраны данного объекта преследует, кроме научного, и практический интерес. Он заключается в выработке рекомендаций для осуществления комплекса работ в области экспертизы, регистрации, правовой охраны и использования товарных знаков с целью предоставления наиболее эффективной охраны данному средству шщивидуализации.
Для этих целей, кроме российского законодательства, были изучены концептуальные положения и особенности международных договоров и протоколов, касающихся товарных знаков.
Достижение упомянутых целей становится особенно актуальным в связи с дальнейшим развитием внешнеэкономических связей России.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы исследования, такие как формальная логика, методы анализа и синтеза, системного и структурного подходов, а также частнонаучные методы познания - сравнительно-правовой и формально-юридический, а также метод толкования правовых норм и комплексного анализа законодательства.
Теоретической основой исследования послужили научные труды правоведов: Адуева А.И., Алексеевой О. Л., Андреевой А.А., Ариевича Е.А., Барышева С.А., Белогорской Е.М., Вахниной Т.А., Веркмана К.Д., Волкова СИ., Восканяна Р.С., Гаврилова Э.П., Горленко С.А., Давиденко
Н.Ф., Данилиной Е.А., Джермакяна В.Ю., Добрыдина Н.М., Дозорцева В.А., Зайцевой Е.А., Еременко В.И., Корчагина В.О., Клименко Л.Ф., Курышева В.В., Мамиофы И.Э., Мельникова В.М., Минкова A.M., Мотылевой В.Я., Орловой В.В., Петровой И.А., Пиленко А.А., Пироговой В.В., Свядосца Ю.И., Сергеева А.П, Турлина А.И., Тыцкой Г.И., Шершеневича Г.Ф. и др.
Научная новизна работа представляет собой монографическое исследование правовой природы исключительного права на товарный знак, охраняемый в соответствии с российским законодательством.
Результаты исследования позволили автору сформулировать следующие выводы, предложения и практические рекомендации, выносимые на защиту:
1. В настоящее время абзац 3 пункта 3 статьи 7 указывает на то, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: "названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака".
Это указание несовершенно потому, что оно называет только некоторые объекты авторского права (в данном перечне указаны, к примеру, названия произведений, но не указаны части таких названий, далее в перечне упомянуты в качестве охраняемых авторским правом объектов "персонажи", в то время как в Законе об авторском праве о них вообще не упоминается). Однако суть данной нормы состоит не в том, чтобы выделить в особую группу некоторые охраняемые авторским правом объекты и отделить их от всех других объектов авторского права. Её суть -в установлении того, что любой объект, охраняемый авторским правом, может быть зарегистрирован как товарный знак лишь с согласия обладателя авторского права на этот объект.
Поэтому, для преодоления отмеченного несовершенства необходимо внести изменения в абзац 3 пункта 3 статьи 7 названного Закона, и изложить данный абзац таким образом, чтобы охраняемые авторским правом объекты без согласия обладателя авторского права или его правопреемника не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. В этом случае отпадет необходимость перечислять подобные объекты, так как для решения вопроса о принадлежности того или иного из них к охраняемым авторским правом можно будет просто обратиться к соответствующему закону.
2. Если маркированный товарным знаком товар, вылущенный на рынок, подвергся существенной переработке (изменению), то он не может подпадать под определение товара, в отношении которого права исчерпаны. Иностранный опыт показывает, что такие изменения зачастую приводят к ухудшению товара. Например, установка продавцами автомобилей, при перепродаже, в автомобили известных марок электрооборудования, сомнительного качества, что на первый взгляд ведёт к улучшению комплектации, однако поломка или неправильная работа этого оборудования влечёт утрату потребителями доверия к соответствующему товарному знаку автопроизводителя. Поэтому предлагается признать нарушением прав на товарный знак, использование товарного знака в отношении товаров, хотя и выпущенных на рынок самим правообладателем, но впоследствии изменённых без его согласия. В этом случае товарный знак должен быть удалён с товара, либо у владельца товарного знака должно быть испрошено согласие на использование товарного знака. В связи с этим, предлагается статью 23 Закона о товарных знаках дополнить нормой, гласящей, что правообладатель сохраняет право запрещать использование товарного знака другим лицам в тех случаях, когда соответствующие товары без его согласия претерпели существенные изменения и (или) произошло ухудшение их качества.
3. В целях создания благоприятных условий для развития конкуренции в сфере производства принадлежностей и запасных частей к товарам основного правообладателя, предлагается включить в Закон о товарных знаках норму, допускающую использование чужого товарного знака производителями принадлежностей и запасных частей, но исключительно в качестве ссылки на основной товар и только в том случае если потребитель не вводится в заблуждение относительно производителя товаров. Например, (в случае картриджей с чернилами для принтеров) после указания модели принтера на упаковке может быть помещён следующий текст: "Товарный знак Epson принадлежит его владельцу Seiko Epson Corporation и использован для указания на назначение нашего товара". Для этого следует дополнить положения статьи 4 Закона о товарных знаках следующим пунктом, который гласит, что допускается использование товарного знака в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без разрешения производителя, но исключительно в виде необходимой ссылки на основной товар.
4. В настоящее время для признания товарного знака общеизвестным требуется интенсивное использование его на территории Российской Федерации, предлагается отмена этой нормы. Товарный знак может приобрести на территории России широкую известность вне зависимости от интенсивного использования: из статей и заметок в СМИ, кинофильмов, документальных передач и иных источников. Более того, знак может быть общеизвестным в России при том, что товары, маркированные этим знаком, на нашем рынке отсутствуют. Например, до конца 80-х годов автомобильная техника мировых производителей (Ford, Toyota, BMW и т. д.) практически не импортировалась, однако товарные знаки этих фирм были общеизвестны. То есть необходимо учитывать известность не только на территории Российской Федерации, но и в мировом масштабе. Такие знаки в силу их общеизвестности не должны регистрироваться на имя других лиц, поскольку это может нанести ущерб интересам правообладателя, а также ввести потребителей в заблуждение относительно действительного происхождения товара. Для этого предлагается из действующей редакции п.1 ст. 19.1 Закона о товарных знаках исключить слова "в результате их интенсивного использования". После этих изменений в норма будет гласить, что по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначения стали на указанную в заявлении дату широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.
5. Приводятся аргументы в пользу предоставления российскому суду (наряду с Роспатентом) права признавать товарные знаки общеизвестными. Такое право суд должен иметь в том случае если заявление о признании знака общеизвестным подано в Палату по патентным спорам до начала рассмотрения дела о нарушении права и Палата по патентным спорам не выносит решение по заявлению более года. Это создаст условия для более оперативного реагирования на нарушения, что приведёт к увеличению количества заявлений о признании знака общеизвестным. В ряде стран, например во Франции, признание знака общеизвестным относится к компетенции судов, что очень облегчает борьбу владельцев общеизвестных товарных знаков, с фирмами или гражданами зарегистрировавшими товарный знак на своё имя с целью его перепродажи (в Интернете данное явление получило название киберсквотинг). Для этого в работе предлагается дополнить пункт 1 ст. 19.2 Закона о товарных знаках нормой которая гласит, что правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется также на основании решения суда, если заявление о признании знака общеизвестным не рассмотрено Палатой по патентным спорам в течение года.
6. В настоящее время до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки, с предложением представить свои доводы относительно приведённых в уведомлении мотивов, однако из закона не ясно в каких случаях оно направляется, а в каких нет. Поэтому предлагается для расширения прав заявителей и совершенствования процедуры регистрации товарных знаков в пункте 3 ст. 12 Закона о товарных знаках слова "может быть направлено" заменить словами "должно быть направлено". Своевременное уведомление заявителя позволит ему вовремя отреагировать на возражения экспертов, представить свои доводы, принять меры по снятию этих возражений и исправлению возможных недочётов. В изменённом виде эта норма будет гласить, что до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю должно быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, с предложением представить свои доводы относительно приведённых в уведомлении мотивов.
7. В настоящее время заявке на регистрацию товарного знака могут быть противопоставлены товарные знаки других лиц, заявленные на регистрацию или охраняемые в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющие более ранний приоритет. В случае знаков заявленных на регистрацию - только если заявки на них не отозваны. В целях совершенствования процедуры регистрации товарного знака предложено в пункте 1 статьи 7 расширить этот перечень потому, что заявки могут быть не только отозваны, но по ним могут быть приняты решения об отказе в регистрации товарного знака или заявке может быть вообще отказано в рассмотрении по различным причинам. После внесения предложенных изменений этот пункт будет гласить, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны, заявке не отказано в принятии к рассмотрению, товарному знаку не отказано в регистрации) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
8. В настоящее время отсутствует правовой механизм, который позволил бы однозначно разрешать споры, возникающие между обладателями прав на фирменное наименование и на товарный знак. В целях предотвращения подобных коллизий необходимо, при разработке специального законодательства, регулирующего правоотношения по поводу фирменных наименований, учитывать предложение, касающееся необходимости законодательного запрета на регистрацию фирменных наименований, различительная часть (часть, не относящаяся к указанию на организационно-правовую форму юридического лица) которых тождественна или сходна до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, в отношении однородных товаров.
Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и предложения настоящей работы могут быть использованы в практической деятельности комиссий и специальных комитетов по разрешению проблем товарных знаков. Кроме этого, они имеют самостоятельное значение для совершенствования процедур регистрации и введения новых нормативных актов, касающихся товарных знаков.
Научные разработки автора, изложенные в его публикациях, могут быть использованы в учебном процессе при подготовке программ, лекционных и семинарских курсов, пособий для более детального изучения специалистами данного раздела права, а также для оценки конкретных случаев использования товарных знаков и выбора наиболее адекватных мер разрешения правовых споров.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждены и одобрены на кафедре Правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности. Они нашли свое отражение в публикациях автора, дискуссиях и "круглых столах".
Структура диссертационного исследования. В структурном отношении работа построена в соответствии с целями исследования и состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной научной литературы.
Понятие и основные функции товарного знака
Существует множество определений понятия "товарный знак".
В соответствии с Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"4 к товарным знакам относят:
"обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц" (ст. 1).
Г. Боденхаузен в своем комментарии к Парижской конвенции по охране промышленной собственности дает следующее определение товарного знака: "Товарный знак определяется обычно как знак, служащий для того, чтобы отличить продукцию одного предприятия от продукции других. Обладатель товарного знака имеет обычно исключительное право использовать данный знак или его варианты для одних и тех же товаров, а также для сходной с ними продукции".5
Легко заметить фактическое сходство российского определения товарного знака с определением Г. Боденхаузена.
Думаю, что уместно привести определение понятия "товарный знак", по законодательству другого государства.
В Законе Великобритании о товарных знаках 1994 года дано следующее определение этого понятия: "это любой знак, который может быть представлен графически и который может отличать товары или услуги одного предприятия от товаров и услуг другого".6
Можно сказать, что Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" содержит достаточно удачное определение понятия "товарный знак".
Параллельно с официально принятым в Российской Федерации термином "товарный знак" ("знак обслуживания") встречаются другие термины для выражения этого понятия. Например, "торговая марка", "торговый знак", "фирменная марка", "фирменный знак", "фабричная марка", "фабричный знак" и т.д. Однако перечисленные термины необходимо различать, чтобы не происходила произвольная подмена одних понятий другими7, т.к. это, в свою очередь, может затруднить правильное восприятие и понимание специальной и деловой информации и литературы.
Чтобы провести отграничение официально применяемого термина "товарный знак" от вышеперечисленных понятий можно использовать положения "Парижской конвенции по охране промышленной собственности" от 20 марта 1883 года8 и положения российского законодательства, дающие определение понятия товарного знака.
Следует отметить, что Парижская конвенция является и в настоящее время основным международным соглашением в области, товарных знаков, а также знаков обслуживания, фирменных наименований и указаний происхождения или наименования происхождения, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также пресечения недобросовестной конкуренции, иными словами, в области объектов промышленной собственности. Даже Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в научной литературе принято называть "Париж - плюс". Это в кратком виде отражает пршщипиальное соотношение положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности с положениями данного соглашения.
В оригинальном тексте "Парижской конвенции" говорится о фабричной или торговой марках (une margue de fabrique ou de commerce). Однако, в российском законодательстве, в частности, в Законе РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и, соответственно, в специальной научной литературе9 применяется термин "товарный знак" - применительно к юридическим и физическим лицам, выпускающим продукцию, и "знак обслуживания" - когда речь идет о физических и юридических лицах, занимающихся торговлей и оказывающих услуги, и не занимающихся непосредственным производством товаров.
В связи с тем, что в оригинальном тексте Парижской конвенции по охране промышленной собственности наряду с торговой маркой говорится о фабричной марке термин "фабричная марка" иногда используется в российском законодательстве в значении товарного знака.
В СССР термин "фабричная марка" был равнозначен понятию "производственная марка". Производственная марка использовалась в СССР с 1936 года. В качестве указания изготовителя продукции эта марка помещалась на изделии или его упаковке. Это роднит производственную марку с товарным знаком. Однако производственная марка должна была содержать полное или сокращенное наименование изготовителя, указывать его место нахождение и ведомственную подчиненность, сорт товара и номер ГОСТа. Для товарного знака этого не требуется. Производственная марка (а стало быть, и фабричная), в отличии от товарного знака, не регистрируется и применяется независимо от товарного знака. Производственная марка выполняет функцию маркировки и не имеет отношения к интеллектуальной собственности.11
Такое понятие, как "торговая марка" не закреплено в нормах российского законодательства. Это дословный перевод с английского trade mark.
Товарный знак необходим исключительно для его коммерческого использования в предпринимательской деятельности. Он теряет свою экономическую и правовую сущность в отрыве от товара.
В самом определении товарного знака заложена основная функция этого объекта промышленной собственности — различительная, т.е. способность индивидуализировать продукцию конкретного производителя в массе однородной продукции, а также индивидуализировать производителя среди других производителей данной продукции.
Товарные знаки и фирменные наименования
В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона РФ не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на это наименование ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров. В указанном случае Закон РФ имеет ввиду только тождество заявляемого и противопоставляемого обозначений. Случай сходства заявляемого и противопоставляемого обозначений данный п. 2 ст. 7 не рассматривает.
ГК РФ статьей 54 предусматривает, что фирменное наименование должно содержать указание на организационно-правовую форму юридического лица: ОАО, ЗАО, ООО и т.д. При этом исключительное право на использование фирменного наименования приобретается при регистрации в установленном порядке, который в свою очередь определяется законом и иными правовыми актами.
В соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ фирменное наименование должно иметь каждое юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Схожее положение содержалось в ст. 29 ГК РСФСР 1964г. и в ст. 149 "Основ гражданского законодательства Союза ССР и Республик" 1991 г.
ГК РФ предусматривает необходимость принятия специального федерального закона о фирменном наименовании, до вступления в действие которого продолжает использоваться в части, не противоречащей ГК РФ, Положение о фирме, утвержденное постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 г.
В Комментарии к ГК РФ доктор юридических наук Е.А. Павлодский42 указывает на необходимость учета Парижской конвенции как условия возникновения исключительных прав на фирменное наименование. А именно: юридическое лицо имеет исключительное право на фирменное наименование без регистрации фирменного наименования в силу самого факта пользования им. Значит, со дня регистрации (включения в государственный реестр) приобретаются права на фирменное наименование. Никакой отдельной регистрации фирменного наименования не существует. Это подтверждает и ст. 51 ГК РФ "Государственная регистрация юридических лиц", указывающая, что "данные государственной регистрации, в том числе для коммерческих организаций фирменное наименование, включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления".
Итак, законодатель, основываясь на том, что фирменное наименование является объектом охраны интеллектуальной собственности как средства индивидуализации юридического лица, определил порядок возникновения прав на него и его содержание. Но ПС РФ не дает толкования использования фирменного наименования в хозяйственной деятельности.
Несколько расширяет границы понимания фирменного наименования федеральный закон "Об акционерных обществах" от 24 ноября 1995 г., в котором в п. 6 ст. 1 указывается на необходимость обществу иметь круглую печать с фирменным наименованием. Разрешается также иметь штампы и бланки с наименованием общества. Наличие товарного знака не является необходимым условием для хозяйственной деятельности.
Об объемах использования фирменного наименования говорит и ст. 9 Парижской конвенции: "на любой продукт, незаконно снабжаемый товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану". Таким образом, маркировка товара фирменным наименованием также относится к его использованию.
Нечеткость критерия "известность", заложенная в п. 2 ст. 7 Закона РФ приводит к спорам, связанным со столкновениями товарного знака с фирменным наименованием. Фирменное наименование и товарный знак имеют различное функциональное назначение, и поэтому то, что возможно зарегистрировать в качестве фирменного наименования, не всегда будет отвечать требованиям, предъявляемым к товарным знакам.
Фирменные наименования охраняются на основании ст. 51 и ст. 54 ПС РФ с момента регистрации фирмы, а товарные знаки - в соответствии со ст. 2 Закона РФ - с момента регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Однако анализ законодательства РФ в области товарных знаков и фирменных наименований позволил выявить в них много общего. И те и другие являются средствами ивдивидуализации, т.е. относятся к одному из видов интеллектуальной собственности. Право на товарный знак и фирменное наименование является абсолютным и исключительным. Действующее законодательство допускает регистрацию одного и того же словесного обозначения в качестве фирменного наименования и товарного знака одновременно. И товарный знак и фирменное наименование обладают общими функциями - индивидуализирующей и рекламной. В случае товарного знака индивидуализируются товары и услуги, а в случае фирменного наименования индивидуализируется и рекламируется производитель товаров и услуг.
Сравнение этих объектов промышленной собственности, кроме выявления в них общего, показывает различия между ними. Эти объекты различаются по условиям возникновения правовой охраны и ее прекращения. Имеются существенные различия в правомочиях правообладателей.
Необходимо отметить, что указанные различия не позволяют во всей полноте разрешать противоречия, возникающие при реализации прав на фирменное наименование и товарный знак. Это происходит вследствие многих причин, например, этому способствует "наличие общих черт в содержании исключительных прав и сходство в статусе субъектов прав на эти объекты, и возможность исключительных прав на одинаковые словесные обозначения, но охраняемые в качестве разных объектов промышленной собственности у разных субъектов права, занимающихся сходной или одинаковой деятельностью. Сходство функций этих объектов обусловливает вероятность смешения обозначений, используемых одновременно в качестве фирменного наименования и товарного знака, соответственно, имеется и риск введения в заблуждение относительно производителя товара".
Нарушение прав на товарный знак
Незаконное использование чужого охраняемого товарного знака есть, во-первых, причинение ущерба правам и законным интересам владельца знака (правообладателя), равно как и причинение ему прямых (или косвенных) убытков, и нанесение ущерба его деловой репутации, во-вторых, прямое посягательство на публичный интерес и потребителя, поскольку такое использование товарного знака есть акт недобросовестной конкуренции, запрещенный законом. Это вытекает из п.1 ст.8, п.2 ст.34 Конституции РФ, стЛО bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, п.1 ст. 10 ПС РФ, ст. ст. 4, 10 Закона РФ "О недобросовестной конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", ст.4, ч.2 п.2 ст. 6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и других норм применимого права.
Многие общественно значимые задачи, в том числе и удержание рыночной свободы в конкурентных рамках, невозможно решать вне государственно-правового механизма. Необходимость государственного воздействия определяется требованиями охраны публичных интересов, в том числе, реализации свободы предпринимательства и конкуренции. Указанное основание для государственного воздействия лежит в сфере публичных интересов общества. Частный интерес защищается в условиях рынка на путях правосудия, а также государственным вмешательством тогда и в той мере, в какой он сочетается с публичным59. Таким образом, становится очевидным, что законодатель вводит прямо запрет на что-то лишь в том случае, когда считает это противоречащим интересам общества и государства. Посредством издания ряда нормативных установлений законодатель определил направленность против интересов общества (в лице потребителя) и государства (как гаранта публичного правового порядка) актов недобросовестной конкуренции в виде, в частности, введения потребителя в заблуждение и использования чужого товарного знака. Более того, государство установило даже уголовную ответственность за это, в том числе по ст. 180 УК РФ.
Общественная значимость такого правонарушения подтверждается еще тем, что законодатель предусмотрел, что с исками могут выступать не только правообладатели, но также прокурор, независимые некоммерческие организации (Торгово-промышленная Палата), органы исполнительной власти (Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и т.д. (п.1 ч.2 ст.27 Закона РФ "О конкуренции").
Вряд ли нужны еще какие-то аргументы в пользу того, что незаконное использование такого объекта интеллектуальной собственности, как товарный знак, признается законодателем явным нарушением закона и действием, направленным против интересов общества и государства.
Понятие нарушения прав на товарный знак.
За границей, прежде всего в США, принято выделять пять основных типов нарушений права на товарные знаки:
(1) пиратство (outright piracy), т.е. на рынок выпускается поддельный товар той же формы и с тем же товарным знаком, что и оригинальный товар, и аналогичного с последним качества;
(2) обратный инжиниринг (reverse engineering), т.е. подлинный товар разбирается, копируется и затем продается по более низким ценам с использованием товарного знака подлинного товара;
(3) подделка (counterfeiting) - продажа товара низшего качества с использованием чужого товарного знака;
(4) ведение дел под чужим именем (passing off) - изменение как товара, так и товарного знака, хотя товарный знак очень напоминает оригинальный, причем товар ассоциируется с тем товаром, который копируется, включая цвет и дизайн упаковки;
(5) нарушение при оптовой продаже (wholesale infringement) регистрация известного знака за границей помимо выпуска поддельных товаров, когда право на этот знак или его использование не доказано60.
Сущность права на товарный знак заключается в возможности его неограниченного и монопольного использования правообладателем. Использованием товарного знака считается, прежде всего, применение его на товарах и (или) упаковке, в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках и т.д. (см. п.1. ст.22 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"). При использовании товарного знака может проставляться предупредительная маркировка.
Право на товарный знак - есть комплекс исключительных прав разрешительного и запретительного характера, устанавливаемых самим правообладателем и нормативными правовыми актами. Правообладатель может распоряжаться правом на товарный знак в отношении третьих лиц в форме уступки своего права на знак или по лицензионному договору. Подобное использование товарного знака будет санкционировано самим правообладателем. Иное (несанкционированное) использование знака кем-либо будет считаться нарушением исключительных прав на товарный знак. Соответственно, Правообладатель вправе запретить использование его товарного знака третьими лицами.
В силу статьи 4 Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", определяющей исключительное право на товарный знак, никто не имеет права использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца. Сам владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.
