Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 17
1 Понятие и функции товарного знака 17
2 Правовой режим товарного знака как объекта гражданских прав. Исключительное право на товарный знак 26
3 Возникновение прав на товарный знак на основании сделок 45
4 Понятие и содержание прав на использование товарного знака, возникающих из сделок с правами на товарный знак 52
5 Виды сделок с правами на товарный знак 75
ГЛАВА 2. СДЕЛКИ С ПРАВАМИ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК, НЕ ВЛЕКУЩИЕ ЗА СОБОЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ТОВАРНОГО ЗНАКА, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ЭТИХ СДЕЛОК 89
1 Уступка полного исключительного права на товарный знак 89
2 Завещание полного исключительного права на товарный знак, его принятие в порядке наследования и осуществление 108
3 Иные сделки с правами на товарный знак, не влекущие за со
бой изменения правового режима товарного знака, и осуществление исключительного права на товарный знак, возникающего из этих сделок 119
ГЛАВА 3. СДЕЛКИ С ПРАВАМИ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ВЛЕКУЩИЕ ЗА СОБОЙ ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ТОВАРНОГО ЗНАКА, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ВОЗНИКАЩИХ ИЗ ЭТИХ СДЕЛОК 128
1 Лицензионный договор 128
2 Договор коммерческой концессии 146
3 Иные сделки с правами на товарный знак, влекущие за собой изменение правового режима товарного знака, и осуществление прав на использование товарного знака, возникающих из этих сделок 152
ГЛАВА 4. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ СДЕЛОК С ПРАВАМИ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ОТ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 164
1 Гражданско-правовая защита и гражданско-правовая ответственность при нарушении исключительных прав на товарный знак, возникающих из сделок с правами на товарный знак 164
2 Способы гражданско-правовой защиты полного исключительного права на товарный знак и прав на использование товарного знака, возникающих из сделок с правами на товарный знак 173
БИБЛИОГРАФИЯ 190
Список литературы 195
- Понятие и функции товарного знака
- Уступка полного исключительного права на товарный знак
- Лицензионный договор
Введение к работе
Актуальность темы. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица и продукции (интеллектуальной собственности) в современных условиях получил широкое развитие. Товарный знак как средство индивидуализации продукции является эффективным средством, которое может позволить производителю и продавцу товаров постоянно расширять круг потребителей товаров и объемы реализации, и, следовательно, увеличивать свои доходы. Возможности товарного знака по содействию продвижению на рынке товара, маркированного товарным знаком, могут превышать производственные и/или торговые возможности правообладателя товарного знака. Тогда и появляется потребность передать или предоставить на время права на товарный знак лицам, которые также смогут производить и/или реализовывать товары под известным товарным знаком.
Особенности товарного знака, вызванные, прежде всего, его нематериальной природой и функцией средства индивидуализации товаров, заставляют заново осмыслять традиционные и вводить новые гражданско-правовые средства регулирования статики и динамики общественных отношений, возникающих по поводу товарных знаков.
Ключевой вопрос регулирования отношений по поводу товарного знака связан с категорией исключительного права, которое до сих пор не получило адекватного нормативного регулирования и о котором продолжаются теоретические споры. Отдельного внимания требуют вопросы, связанные с введением товарного знака (вернее, прав на него) в гражданский оборот, передачей и предоставлением прав на товарный знак и отношениями, возникающими в результате передачи и предоставления на время прав на товарный знак.
Указанные вопросы нашли неоднозначную трактовку среди представителей российской цивилистики и продолжают вызывать теоретические споры, в том числе, связанные с определением должного источника регулирова-
5 ния отношений по поводу объектов интеллектуальной собственности в целом1. Ситуация усугубляется отсутствием необходимого объема норм, регулирующих эти отношения, в кодифицированном акте гражданского законодательства - Гражданском кодексе Российской Федерации.
Остроту вопросов подчеркивает и тот факт, что, несмотря на многолетние дискуссии, ученым и законодателям там и не удалось прийти к единому пониманию проблем интеллектуальной собственности при принятии третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации. В результате нормы, предназначенные для регулирования вопросов интеллектуальной собственности, так и не были приняты в рамках третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации.
Интеллектуальная собственность как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в том числе, отношения по поводу товарного знака) нуждается в более полной систематизации в рамках гражданского законодательства, что, в свою очередь, требует теоретического осмысления природы прав на товарный знак, оснований их возникновения, передачи и предоставления и выработки твердых теоретических основ правового регулирования.
Предмет исследования. Предметом настоящего исследования являются частноправовые нормы международных договоров по охране промышленной собственности, участницей которых является Российская Федерация, нормы российского гражданского законодательства, регулирующие отношения по поводу товарного знака, и официальные разъяснения законодательства, ведомственные нормативные акты, имеющее вспомогательное значения для регулирования отношений по поводу товарного знака, и материалы современной российской судебной практики по делам, связанным с защитой прав на товарный знак. Предметом настоящего исследования также являются док-
1 См., например, Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы // Законодательство. 2001. № 3,4; Гаврилов Э.П. Проект части III Гражданского кодекса Российской Федерации грозит катастрофой // Патенты и лицензии. 2000. № 10.
тринальные исследования российских цивилистов, относящиеся к вопросам интеллектуальной собственности в целом и к вопросам прав на товарный знак и патентных прав в частности.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является комплексное изучение прав на товарный знак, прежде всего, возникающих на основании сделок с правами на товарный знак, самих сделок с правами на товарный знак, выявление основных особенностей и проблем регулирования отношений по поводу оборота прав на товарный знак и решение обозначенных проблем.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
выявить сущность товарного знака, его правовой режим и установить правовую природу и содержание исключительного права на товарный знак,
установить основания возникновения прав на товарный знак, выявить правовую природу, особенности и содержание прав на товарный знак,
определить круг сделок, на основании которых возникают права на товарный знак, и классифицировать эти сделки,
рассмотреть сделки, на основании которых переходит существующее исключительное право на товарный знак,
рассмотреть сделки, на основании которых появляются новые ранее не существовавшие права на товарный знак.
Структура исследования. Настоящее исследование состоит из введения, четырех глав и библиографического списка. В 1 первой главы рассматривается понятие товарного знака, функции товарного знака и выявляются особенности и характеристики товарного знака как объекта, охраняемого гражданским правом. В 2 первой главы рассматривается правовой режим товарного знака и исследуется природа исключительного права как ключевого элемента правового режима товарного знака, устанавливается необходимость исключительного права для введения прав на товарный знак в гражданский оборот, а также раскрывается содержание исключительного права на
7 товарный знак в составе трех правомочий (полного исключительного права). В 3 анализируются основания возникновения прав на товарный знак и рассматриваются сделки с правами на товарный знак как основания возникновения прав на товарный знак: полного исключительного права и прав, производных от полного исключительного права - прав на использование товарного знака. В 4 первой главы исследуется правовая природа прав на использование товарного знака, возникающих на основании сделок с правами на товарный знак, и делается вывод об исключительной природе этих прав; возникновение этих прав рассматривается как фактор, влекущий за собой изменение первоначального правового режима товарного знака. Далее, раскрывается содержание прав на использование товарного знака. В 5 первой главы дается классификация сделок с правами на товарный знак, ключевым основанием для которой является характер влияния права, возникающего на основании сделки, на изменение правового режима товарного знака. В 5 также рассматривается договор доверительного управления и обосновывается необходимость регистрации любых договоров с правами на товарный знак и всех прав на товарный знак, возникающих на основании сделок с правами на товарный знак. Вторая глава начинается с рассмотрения договора уступки полного исключительного права на товарный знак ( 1 второй главы). В 2 анализируется завещание полного исключительного права на товарный знак, его принятие в порядке наследования и осуществление. В 3 второй главы рассматриваются основные проблемные вопросы других сделок с правами на товарный знак, не влекущих за собой изменения правового режима товарного знака, таких как внесение полного исключительного права на товарный знак в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества (товарищества) и залог полного исключительного права на товарный знак. Третья глава посвящена рассмотрению сделок с правами на товарный знак, влекущих за собой изменение правового режима товарного знака, и осуществления прав на использование товарного знака, возникающих из таких сделок. Так, в 1 рассматриваются лицензионные договоры и осуществление прав на товарный
8 знак, полученных на основании лицензионных договоров. В 2 рассматривается договор коммерческой концессии как основание возникновения права на использование товарного знака. В 3 третьей главы рассматриваются договоры сублицензии, а также анализируется внесение права на использование товарного знака в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества (товарищества) и варианты внесения прав на товарный знак в качестве вклада в простое товарищество. Четвертая глава посвящена рассмотрению гражданско-правовой защиты полного исключительного права на товарный знак и прав на использование товарного знака, возникающих на основании сделок с правами на товарный знак. В 1 рассматривается в целом гражданско-правовая защита исключительных прав на товарный знак и гражданско-правовая ответственность. В 2 четвертой главы рассматриваются конкретные гражданско-правовые способы и, коротко, административные способы защиты исключительных прав на товарный знак и анализируется соответствующая российская судебная практика.
Методологическая и теоретическая основы исследования. В целях настоящего исследования использовались общенаучные методы (методы формальной и диалектической логики, метод анализа и синтеза, системный метод) и частнонаучные методы (технико-юридический анализ, методы грамматического, логического и систематического толкования правовых норм, историко-юридический метод).
Теоретической основой диссертационного исследования послужили, прежде всего, труды С.С. Алексеева, В.А. Белова, Э.П. Гаврилова, О.А. Го-родова, В.П. Грибанова, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, А.А. Пиленко, А.П. Рабец, СИ. Раевича, А.П. Сергеева, В.И. Серебровского, Е.А. Суханова, Ю.И. Свядосца, Б.Б. Черепахина, Г.Ф. Шершеневича, Г. Штумпфа.
Научная новизна исследования. Работа является первым комплексным монографическим исследованием проблем осуществления и защиты прав на товарный знак, возникающих на основании сделок с правами на товарный знак. В исследовании установлена правовая природа права на использование
9 товарного знака, возникающего на основании сделок, и впервые установлено положительное содержание этого права. Право на использование товарного знака впервые рассмотрено как фактор, влияющий на изменение правового режима товарного знака. Предложена новая классификация сделок с правами на товарный знак.
На защиту выносятся следующие положения.
1) Вывод о существовании и содержании полного исключительного пра
ва на товарный знак. Полное исключительное право на товарный знак, состо
ит из трех правомочий на самостоятельные действия: а) правомочия исполь
зования товарного знака, б) правомочия предоставления права на использо
вание товарного знака и в) правомочия распоряжения исключительным пра
вом на товарный знак. Правомочия б) и в) представляют собой два вида
обобщенных правовых возможностей; их реализация ведет к различным пра
вовым последствиям.
Реализация правомочия предоставления права на использование товарного знака влечет возникновение прав на использование товарного знака и изменение изначального правового режима товарного знака. Реализация же правомочия распоряжения исключительным правом влечет за собой переход полного исключительного права на товарный знак без внесения изменений в правовой режим товарного знака.
Реализация указанных двух правомочий осуществляется с помощью гражданско-правовых сделок, которые предлагается делить на два соответствующих вида: а) сделки, не влекущие за собой изменения правого режима товарного знака (сделки по реализации правомочия распоряжения исключительным правом на товарный знак), и б) сделки, в результате которых меняется правовой режим товарного знака (сделки по реализации правомочия предоставления права на использование товарного знака). Сделками второго вида, как правило, являются двухсторонние сделки - договоры.
2) Вывод о существовании и содержании прав на использование товар
ного знака, производных от полного исключительного права на товарный
10 знак. Право на использование товарного знака возникает в результате совершения сделки по реализации правомочия предоставления права на использование товарного знака между правообладателем и другим лицом. Право на использование товарного знака является исключительным правом с точки зрения действия этого права в отношении всех третьих лиц (для которых установлен запрет на использование товарного знака) и характера правоотношений между субъектом этого права и всеми третьими лицами. Абсолютная природа права на использование товарного знака, однако, ограничена ввиду того, что это право существует наряду с полным исключительным правом на товарный знак, то есть в отношении одного товарного знака появляются два или более управомоченных лица (однако содержание прав этих лиц различно).
Содержание права на использование товарного знака в целом должно определяться на уровне закона, однако конкретные возможности устанавливаются договором, на основании которого оно предоставляется. В содержание права на использование товарного знака входит правомочие использования товарного знака и может входить правомочие предоставления права на использование товарного знака (по усмотрению сторон соответствующего договора). Такой договор и право на использование товарного знака подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте и опубликованию для всеобщего сведения; на этапе государственной регистрации фиксируется содержание конкретного предоставленного права на использование товарного знака.
3) В содержании права на использование товарного знака отсутствует правомочие распоряжения исключительным правом: с учетом основания возникновения права на использование товарного знака (договор) субъект этого права не может уступить или иным образом распорядиться своим правом (произвести его отчуждение) без изменения договора, что, в свою очередь, влечет прекращение права на использование товарного знака у одного лица и его возникновение у другого лица. Однако отсутствие правомочия
распоряжения исключительным правом в содержании права на использование товарного знака, то есть отсутствие возможности совершить распорядительную сделку с этим правом, не исключает возможность перехода этого права в порядке универсального правопреемства.
4) Договор уступки полного исключительного права на товарный знак
является договором самостоятельного вида (в рамках класса договоров о
приобретении и использовании исключительных прав) и не влечет за собой
изменение правового режима товарного знака. Договор уступки не является
подвидом договора купли-продажи и не является цессией.
Несмотря на одинаковую правовую направленность и аналогичные функции в гражданско-правовом обороте, договор купли-продажи и договор уступки имеют разный предмет - передача вещи в собственность (договор купли-продажи) и передача полного исключительного права на товарный знак (договор уступки). Кроме того, анализ общих положений о договоре купли-продажи показал, что практически все они не могут применяться к договору уступки ввиду особенностей содержания и характера полного исключительного права на товарный знак.
Исполнение передачи полного исключительного права на товарный знак осуществляется путем совершения действий, необходимых для осуществления государственной регистрации договора и исключительного права на товарный знак на имя нового правообладателя. На основании договора уступки полное исключительное право на товарный знак приобретается производным способом и вместе с ним переходят все ограничения полного исключительного права в виде ранее предоставленных прав на использование товарного знака и прав залога.
В отличие от цессии, предметом договора уступки является передача полного исключительного права (а не права требования), и договор уступки является каузальной сделкой.
5) Внесение и принятие исключительного права на товарный знак в ка
честве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества
12 или товарищества должно влечь переход полного исключительного права на товарный знак к создаваемому хозяйственному обществу или товариществу. В качестве вклада в уставный (складочный) капитал допустимо также внесение права на использование товарного знака при условии, что это право вносится в качестве вклада (предоставляется) учредителем (участником), являющимся субъектом полного исключительного права на товарный знак. Внесение существующего права на использование товарного знака невозможно в связи с отсутствием в его содержании правомочия распоряжения исключительным правом.
Основанием перехода полного исключительного права к создаваемому хозяйственному обществу или товариществу или предоставления ему права на использование товарного знака является решение учредителей (учредителя) и учредительный договор (договор о создании) юридического лица, который подлежит государственной регистрации в Роспатенте в соответствующей части и опубликованию для всеобщего сведения. Дополнительного заключения договора уступки или лицензионного договора не требуется.
6) Реализация правомочия предоставления права на использование товарного знака представляет собой разрешение правообладателя определенному лицу использовать товарный знак. Исходя из этого, предлагается трактовать лицензионный договор (лицензию) как любой договор, по которому предоставляется право на использование товарного знака (договор лицензии в широком смысле). В результате заключения лицензионного договора всегда меняется правовой режим товарного знака, поскольку появляется лицо, имеющее право на использование товарного знака наряду с лицом, имеющим полное исключительное право на товарный знак.
Лицензионный договор по ст. 26 Закона Российской Федерации № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 24 декабря 2002 г.) целесообразно понимать как один из возможных вариантов лицензионных договоров, а именно, как договор
13 лицензии в узком смысле, по которому предоставляется право на использование товарного знака при производстве товаров, аналогичных тем, которые производил или производит лицензиар.
7) Для договора простого товарищества характерно наличие возможно
сти внесения права на товарный знак в качестве вклада в простое товарище
ство несколькими способами: а) самостоятельное использование товарного
знака лицом, имеющим исключительное право на товарный знак, в интересах
всех товарищей на условиях договора о простом товариществе,
б) предоставление лицом, имеющим исключительное право на товарный
знак, простых лицензий на использование товарного знака товарищам в рам
ках деятельности простого товарищества (эти лицензии подлежат государст
венной регистрации в Роспатенте) и в) регистрация товарного знака в качест
ве коллективного знака. Во всех случаях внесения права на товарный знак в
качестве вклада в простое товарищество, кроме первого, меняется правовой
режим товарного знака.
Товарищ, который вносит право на товарный знак в качестве вклада в простое товарищество первым или вторым способом, может быть как субъектом полного исключительного права, так и субъектом права на использование товарного знака; в последнем случае, однако, возможность внесения права на использование товарного знака в качестве вклада в простое товарищество должна быть прямо предусмотрена в договоре, на основании которого этому товарищу предоставлено право на использование товарного знака.
8) Ввиду того, что исключительные права на товарный знак: полное ис
ключительное право на товарный знак и права на использование товарного
знака, могут быть нарушены действиями любых третьих лиц, все указанные
права подлежат единой гражданско-правовой защите (с учетом конкретного
содержания прав на использование товарного знака), и для них характерны
единые специальные способы защиты от нарушений со стороны всех третьих
лиц. Защита может применяться против любого третьего лица - нарушителя
как полного исключительного права, так и права на использование товарного
14 знака, и может применяться как субъектом полного исключительного права на товарный знак, так и субъектом права на его использование. Исключение составляет такая мера гражданско-правовой ответственности как взыскание с нарушителя определяемой судом денежной компенсации, которая может применяться только один раз за одно правонарушение. При взыскании с нарушителя денежной компенсации суду следует выяснить позицию всех лиц,; имеющих исключительные права на товарный знак, и при заявлении ими самостоятельных требований о взыскании денежной компенсации, распределить ее между всеми заинтересованными лицами, имеющими исключительные права на товарный знак, с учетом степени негативного эффекта нарушения на исключительное право каждого из них.
При защите каждого из исключительных прав на товарный знак необходимо установить противоправность действий нарушителя и состав гражданского правонарушения (при применении мер гражданско-правовой ответственности) применительно к каждому факту нарушения полного исключительного права и права на использование товарного знака.
Научная и практическая значимость. Изложенные в исследовании положения и сделанные в результате исследования выводы могут быть использованы для разработки теоретических основ прав на товарный знак, сделок с правами на товарный знак и исключительных прав в целом. Также могут быть приняты как руководство к действию законодателей некоторые выводы и предложения по усовершенствованию гражданского законодательства: для внесения изменений в действующее законодательство (общую часть и положения об обязательствах) с целью учета особенностей прав на товарный знак, в специальное законодательство, а также при оценке целесообразности разработки четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Отдельные выводы и положения могут быть рекомендованы к применению на практике, что приобретает особенное значение в отсутствие полноценного правового регулирования.
Основные предложения по усовершенствованию гражданского законодательства в общих чертах заключаются в следующем.
Предлагается внести в Гражданский Кодекс Российской Федерации (предпочтительно в части первую, вторую и третью) нормы, которые учитывали бы особенности товарного знака как объекта правовой охраны, исключительного права на товарный знак, а также особенности иных объектов интеллектуальной собственности и исключительных прав в целом.
Так, предлагается внести в Гражданский Кодекс Российской Федерации (предпочтительно в части первую, вторую и третью) нормы, 1) устанавливающие содержание полного исключительного права на товарный знак и права на использование товарного знака, возникающего на основании договоров, 2) однозначно устанавливающие возможность совершения различных сделок с правами на товарные знаки, в том числе, договоров о предоставлении прав на использование товарных знаков (лицензионных договоров в широком смысле), и регулирующие эти сделки, 3) устанавливающие необходимость согласования условия о цене в договоре уступки исключительного права на товарный знак и лицензионном договоре, 4) устанавливающие необходимость уведомления всех лиц, которым на основании договоров предоставлены права на использование товарного знака, о предстоящей уступке или ином отчуждении исключительного права на товарный знак, 5) закрепляющие принцип следования прав на использование товарного знака за исключительным правом на товарный знак, 6) закрепляющие право на защиту и способы защиты как полного исключительного права на товарный знак, так и прав на использование товарного знака, возникающих на основании сделок с правами на товарный знак.
Кроме того, особенности товарного знака как объекта правовой охраны и исключительного права на товарный знак необходимо учесть в нормах Гражданского Кодекса Российской Федерации, 1) устанавливающих порядок оформления договоров (установить обязательность государственной регистрации всех договоров с правами на товарные знаки в Роспатенте), 2) регули-
рующих договор доверительного управления имуществом (установить возможность предоставления доверительному управляющему права на использование товарного знака, регламентировать порядок совершения действия и следок с исключительным правом на товарный знак), 3) регулирующих порядок наследования имущества (ввести правило о преимущественном праве на получение исключительного права на товарный знак для наследника, наследующего предприятие, а при отсутствии предприятия в составе наследственного имущества или отказе воспользоваться преимущественным правом, для наследника - индивидуального предпринимателя; предоставить наследнику, наследующему предприятие по завещанию или по закону, возможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; установить, что стоимость исключительного права не должна учитываться при определении обязательной доли тех наследников, которые не могут наследовать исключительное право на товарный знак (не имеющих статуса индивидуального предпринимателя на момент открытия наследства).
До момента внесения предлагаемых изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации, возможно их внесение в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 24 декабря 2002 г.).
Внедрение и апробация результатов. Диссертация была подвергнута рецензированию и обсуждению на заседании кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Основные научные положения диссертации сформулированы в опубликованных автором работах, в том числе, в рамках международной научно-практической конференции.
Понятие и функции товарного знака
До рассмотрения прав на товарный знак, возникающих из сделок с товарным знаком, и порядка их осуществления и защиты предлагается определиться с понятием товарного знака и осветить основные проблемные моменты этого понятия.
Товарный знак законодательно признается одним из объектов гражданских прав. Законодательно определяется принадлежность товарного знака (права на него) к такому виду объектов гражданских прав как "интеллектуальная собственность", а точнее - средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (далее -средства индивидуализации), приравненные к результатам интеллектуальной деятельности (ст. 128 и 138 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ПС)).
Мнение о том, что товарный знак - это не результат интеллектуальной деятельности человека, а приравненное к такому результату средство инди-видуализации продукции, является общепризнанным и в литературе .
Над созданием товарного знака работают люди, прилагая интеллектуальные усилия, придумывая такой образ, который будет эффективно воздействовать на сознание потребителя. То есть, товарный знак как конкретный умозрительный образ, как нематериальный объект, несомненно, является результатом интеллектуальной (умственной) деятельности человека. Тем не менее, в сравнении с традиционными результатами интеллектуальной деятельности, охраняемыми авторским и патентным правом (где, как справедливо отмечается, присутствует и необходимо творческое начало ), интеллектуальный характер деятельности человека, в результате которой создается товарный знак, отходит на второй план, уступая место его функциональности в качестве индивидуализирующего объекта. В этом плане товарный знак - сугубо функциональный нематериальный объект и именно в качестве такового он признан объектом правовой охраны. Не менее важна и экономическая составляющая товарного знака (его ценность) - эффективность положительного (то есть, стимулирующего к приобретению товара) воздействия товарного знака на сознание потребителя. Таким образом, товарный знак охраняется правом не из-за того, что он представляет собой результат интеллектуальной деятельности (не в этом его основная ценность как нематериального объекта), а в силу того, что данный нематериальный объект способен, прежде всего, индивидуализировать товары.
По сути, товарный знак выполняет служебную, но, тем не менее, важную, роль по отношению к товарам и товарному обороту. Как справедливо отметил СИ. Раевич, товарный знак "имеет ценность не иначе, как в связи с определенными товарами, индивидуализации которых он служит", при этом автор отмечает, что "главное же назначение товарного знака - индивидуализация ... товара"5. И.А. Петров далее отмечает, что "товарный знак исключительно необходим для коммерческого использования в предпринимательской деятельности ..., если его рассматривать в отрыве от товара, он теряет свою экономическую и правовую сущность"6. Таким образом, при разработке товарного знака первостепенное значение приобретает решение утилитарной задачи производителя: индивидуализировать свой товар оригинальным образом, дабы потребитель смог его отличить от множества аналогичных и сходных товаров, и соответственно, смог осознанно выбрать товар, маркированный определенным товарным знаком. Это, в свою очередь, при условии надлежащего качества товара и устойчивой ассоциации определенного товарного знака с товаром, может способствовать увеличению продаж маркированного товара, укреплению положительной репутации производителя, позволить увеличить объемы производства и продаж товара, а также и цену товара за счет положительной известности товарного знака.
Товарный знак, прежде всего, обозначает данный товар и отличает его от других, то есть индивидуализирует товар в глазах потребителя, а также позволяет потребителю сопоставить товар со своими персональными требованиями к качеству товара на основании его предыдущих приобретений, рекомендаций других потребителей, привлекательной рекламы и иных факторов.
Уступка полного исключительного права на товарный знак
Уступка товарного знака, или передача исключительного права на товарный знак, является сделкой, которая не влечет за собой изменения правового режима товарного знака.
Уступка товарного знака как один из вариантов распоряжения исключительным правом на товарный знак непосредственно предусмотрена в современном российском законодательстве. Согласно ст. 25 Закона, по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака) правообладатель передает другому юридическому лицу или физическому лицу - предпринимателю исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров или их части, для которых он зарегистрирован.
Объектом договора уступки является исключительное право на товар-ный знак . Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-ров "" в Закон была введена более корректная формулировка применительно к уступке товарного знака, а именно: по договору уступается не товарный знак (предыдущая редакция ст. 25), а исключительное право на товарный знак (действующая редакция ст. 25). В результате уступки исключительное право на товарный знак переходит к приобретателю. Приобретатель получает исключительное право в отношении товарного знака, в то время как лицо, уступившее исключительное право на товарный знак, отказывается от дальнейшего использования товарного знака в пользу приобретателя.
Из Закона однозначно следует, что уступка исключительного права на товарный знак не обусловлена необходимостью одновременной продажи (передачи) предприятия или иного имущества, имеющего отношение к производству товаров, маркируемых уступаемым товарным знаком. Возможность такой уступки товарного знака появилась не сразу.
На начальных этапах правового регулирования товарных знаков, отчуждение права на товарный знак допускалось только вместе с предприятием (его частью), на котором изготавливался товар. Так, в российском законодательстве XIX века товарный знак считался частью целого предприятия и, соответственно, мог передаваться только вместе с имуществом предприятия. В соответствии с законом "О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)" 1896 г. право на товарный знак могло быть передано другому лицу только вместе с передачей предприятия или сдачей его в аренду, при этом за предприятием необходимо было сохранить прежнюю фирму134. Советское законодательство на основании Декрета СНК РСФСР "О товарных знаках" от 10 ноября 1922 г. допускало передачу права на товарный знак лишь совместно с передачей предприятия или его части, если такая часть составляла отдельное производство и передаваемый товарный знак был предназначен для товаров, выпускаемых именно этим предприятием (при аренде предприятия право переходило на срок аренды к арендатору)135. Постановление ЦИК и СНК СССР "О товарных знаках" от 12 февраля 1926 г. не содержало принципиально новых положений по сравнению с Декретом от 10 ноября 1922 г. . Принимаемые в дальнейшем нормативные акты, регулирующие товарный знак, также содержали дозволение совершать уступку (передачу) права на товарный знак (Постановление ЦИК и СНК СССР "О производственных марках и товарных знаках" 1936 г., Постановление Совета Министров СССР "О товарных знаках" от 15 мая 1962 г. и принятое на его основе Положение о товарных знаках от 23 июня 1962 г., Положение о товарных знаках от 8 января 1974 г.).
В настоящее время в ряде государств уступка товарного знака допускается только вместе с передачей имущества предприятия или его частью (так называемый "связанный" способ отчуждения права на товарный знак) . К таким государствам относятся США, ФРГ, Швейцария, Италия и другие. В отличие от "связанного" способа при "свободном" способе отчуждения права на товарный знак возможно отчуждение права на товарный знак без отчуждения предприятия или его части. Такой способ принят в Великобритании, Франции, Канаде, Австрии, в ряде других государств. "Свободным" способом исключительное право на товарный знак отчуждается и в России.
Лицензионный договор
Законодательное регулирование прав на товарный знак предполагает и ориентирует правообладателей на активное использование своего товарного знака. Правообладатели могут самостоятельно и монопольно использовать свои товарные знаки (в производстве товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, в рекламе и продвижении товаров на рынке), а также предоставлять третьим лицам на основании договоров права на использование товарных знаков. С помощью предоставления права на использование товарного знака возможно расширение производства товаров под товарным знаком правообладателя. С другой стороны, при высоком спросе на товар предоставление права на использование товарного знака может рассматриваться как один из вариантов защиты товарного знака, качества товара, деловой репутации производителя в целом.
Предоставление права на использование товарного знака (лицензионный договор) является сделкой, влекущей за собой изменение правового режима товарного знака.
Предоставление права на использование товарного знака (лицензионный договор) рассматривается в Законе как один из вариантов распоряжения исключительным правом на товарный знак. Согласно ст. 26 Закона по лицензионному договору правообладатель (лицензиар) может предоставить другому юридическому лицу или физическому лицу - предпринимателю (лицензиату) право на использование товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.
По лицензионному договору предоставляется право на использование товарного знака (ст. 26 Закона) в отличие от передачи полного исключительного права на товарный знак по договору уступки (ст. 25 Закона). Лицензиар остается субъектом полного исключительного права на товарный знак, правообладателем товарного знака; дополнительно появляется субъект, наделенный правом на использование товарного знака - лицензиат.
В правовой литературе высказывались различные мнения относительно предмета и объекта лицензионного договора. Так, в качестве объекта лицензионного договора предлагалось рассматривать исключительное право на товарный знак и сам товарный знак, право на использование которого передается в соответствии с условиями лицензионного договора194. Большинство современных правоведов придерживаются позиции, что предметом лицензионного договора является право на использование товарного знака, а объектом - предоставление этого права. Так, М.М. Богуславский отмечает, что "в лицензионных соглашениях ... предметом договора является право использования ... на условиях, определенных договором"195. И.А. Зенин применительно к патентным лицензиям также указывает, что предметом лицензии является право на использование изобретения, а не само изобретение196. И.А. Зенин в более раннем исследовании отметил применительно к лицензии на использование изобретений, что "по лицензии продается право временного использования изобретения ... все дело именно в отсутствии у всех, кто не купил лицензию, права использования охраняемого изобретения" .
В 4 главы 1 установлено, что праву на использование товарного знака присущи черты исключительного (ограниченного абсолютного) права. В содержании права на использование товарного знака есть правомочие использования товарного знака и может присутствовать правомочие предоставления права на использование товарного знака. Содержательное наполнение и пределы осуществления права на использование товарного знака определяются в договоре и фиксируются с помощью государственной регистрации договора и предоставленного права на использование товарного знака.
Характер права лицензиата на практике может быть близок к полному исключительному праву на товарный знак. Например, при приобретении лицензиатом права на основании договора об исключительной полной лицензии, по которому лицензиату переданы права на использование товарного знака в отношении всех товаров и на всей территории, для которых и на которой он зарегистрирован, на весь срок действия регистрации товарного знака, с правом лицензиата выдавать сублицензии по своему усмотрению и с обязательством лицензиара не выдавать лицензии и не использовать в своей деятельности товарный знак в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован. Тем не менее, даже в такой ситуации, когда исключительно у лицензиата есть все правовые возможности по использованию товарного знака, нельзя говорить о предоставлении лицензиату полного исключительного права.
