Лицензии и лицензионные соглашения применительно к промышленной собственности в международной торговле по праву России, США, Великобритании и Германии Егоров Владислав Викторович

Содержание к диссертации

Введение

Глава I. ЛИЦЕНЗИЯ И ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ... 39

1. Объекты промышленной собственности, рассматриваемые в настоящей работе 39

2. Определение и правовая природа лицензии и лицензионного соглашения 49

3. Субъекты лицензионного соглашения 81

4. Предмет и объект лицензионного соглашения 84

4.1. Соотношение понятий «предмета» и «объекта» лицензионной сделки 84

4.2. Проблема «ненадлежащего предмета» лицензионного соглашения 93

4.3. Определение возможных действий по использованию предмета лицензионного соглашения, результатов его использования 101

4.4. Определение области использования технологии 108

4.5. Вид лицензии 113

4.6. Территория по лицензии 116

4.7. Срок действия лицензионного соглашения 124

Глава II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ 129

5.1. Обязательства лицензиара 131

5.1.1. Гарантии правового характера 131

5.1.2. Гарантии технико-экономического характера 134

5.1.3. Оговорка о равных с другими лицензиатами условиях 139

5.2. Обязательства лицензиата 140

5.2.1. Обязательство по уплате вознаграждения 140

5.2.2. Обязанность освоения 145

5.2.3. Обязанности лицензиата, касающиеся улучшений 148

5.2.4. Обязанности лицензиата в отношении сбыта 154

Глава III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 161

6.1. Существующее материально-правовое регулирование .. 161

6.2. Существующее коллизионно-правовое регулирование 168

6.3. Правовое регулирование внешнеэкономических лицензионных операций в России 180

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 191

• Объекты промышленной собственности, рассматриваемые в настоящей работе
• Обязательства лицензиара
• Существующее материально-правовое регулирование

Введение к работе

Актуальность темы представленного исследования в значительной степени объясняется той ролью, которую играет интеллектуальная собственность как один из ключевых институтов в рамках правовых систем постиндустриального и информативного общества¹. Независимо от принятия или непринятия вышеуказанной периодизации этапов общественного развития, нельзя не отметить все возрастающую роль правового института интеллектуальной собственности в экономике современного общества. «Богатство более не может измеряться преимущественно условиями собственности на фиксированные материальные активы, что было абсолютно справедливым несколько лет назад. Вместо этого богатство будет измеряться, в возрастающей степени, условиями собственности или своевременного доступа к требующим обшир-ных знаний, высокоприбыльным, технологоемким системам» .

Научно-техническую базу интеллектуальной собственности составляет промышленная собственность, которая, в свою очередь, имеет в качестве основы институт патента. Согласно статистической информации ВОИС (World Intellectual Property Organisation), в 1995 году во всем мире было выдано более 710 000 патентов. К концу 1995 года во всем мире действовало более 3,7 млн. патентов³. Только в США в 2000 году компания IBM получила 2 922 патента, опередив по этому показателю все иные компании, осуществляющие деятельность на рынке США. На втором месте оказа-

¹ Концепции постиндустриального и информативного общества развиваются рядом
западных философов и социологов и, в частности, нашли свое отражение в таких работах,
как: Daniel Bell. The Coming of Post-Industrial Society. N.Y., 1973; Alvin Toffler. Powershift,
Knowledge, Wealth and Violence: at the edge of the 21^st century. N.Y., 1990.

² D. Bruce Merrifield. Economics in Technology Licensing// Les Nouvelles, The Journal
of the Licensing Executives Society. June 1992.

³ Интернет-сайт: .

4 лась японская компания NEC с 2 034 патентами. По заявлению IBM, примерно по тысяче патентов относится к программному обеспечению и микроэлектронике и около 400 - к технологиям хранения данных¹. В России в 1998 году всего было подано 21 857 заявок на изобретения, но при этом наблюдается снижение патентно-правовой активности, растет доля иностранных заявок².

Особое отношение к промышленной собственности, вопросам ее использования можно наблюдать на примере той политики, которая проводится нашей страной в области международного научно-технического сотрудничества путем подписания различных ме-ждународных договоров . Соответствующие статьи, посвященные научно-техническому сотрудничеству государств, в большинстве случаев содержат положения об урегулировании вопросов право-обладания в отношении создаваемых объектов промышленной собственности. Но при этом нельзя не признать отсутствия в Российской Федерации действенной программы, которая бы включала в себя как внешнеполитический, так и внутриполитический аспекты вопросов создания, использования и распоряжения объектами промышленной, интеллектуальной собственности, принадлежащими российским юридическим и физическим лицам.

Отметив экономическую роль интеллектуальной собственности, в частности, промышленной собственности как правового института, необходимо указать на продолжающую существовать неопределенность в отношении содержания этого института, его

¹ Интернет-сайт: 1 (по состоянию на 28.02.01).

Интеллектуальная собственность. - 1999. - № 2. - С. 2.

³ См.: Ст. 8 Договора между СССР и ФРГ о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники (Бонн, 9 ноября 1990 г.); Ст. 3 Соглашения о прямых научно-технических связях в рамках Содружества Независимых Государств (Москва, 13 марта 1992 г.); Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (Москва, 3 ноября 1995 г.); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о научном и техническом сотрудничестве (Рим, 1 декабря 1995 г.).

5 сущностных характеристик¹, а также на отсутствие единой позиции исследователей в отношении того, какую роль данный институт должен играть в будущем.

В англоязычных странах значительное идеолого-правовое положение в обосновании института интеллектуальной собственности и, в частности, института промышленной собственности имеет работа нобелевского лауреата по экономике Кеннета Эрроу (Kenneth J. Arrow) , в которой утверждалось: «При экономике свободного предпринимательства изобретательская активность поддерживается путем использования изобретения в целях создания прав собственности; в точности до тех пределов, в рамках которых такое изобретение является успешным, но здесь имеет место недоиспользование информации»³. На те же преимущества и недостатки данного института указывают и современные авторы: «Патентная защита создает форму монопольной ренты для изобретателя. Это предусматривает инициативу для инновации, но также может повлечь, по крайней мере, краткосрочные потери для благосостояния потребителей (consumer welfare) и может лишать конкурентов интереса в отношении воспроизводства и адаптации, которые сами по себе образуют полезную экономическую деятельность»⁴. Необходимо отметить, что большинство современных ученых, работающих в области экономики и экономического обоснования права собственности и исключительных прав, признают, что вознаграждение, обеспечиваемое правом интеллектуальной собственности, необходимо для гарантирования оптимального при существующих

¹ Примером продолжающихся дискуссий по этому поводу может служить статья
Эпштейна М.Я. «Существуют ли исключительные права на ноу-хау» (Патенты и лицен
зии. - 2001. - №5. - С. 11-14).

² Kenneth J. Arrow. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention II
The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors I Edit, by Richard R.
Nelson. NY, 1962.

³ Kenneth J. Arrow. Ibid. P. 607.

⁴ Michael J. Trebilcock and Robert Howse. The Regulation of International Trade. 2-nd
edit, L., N.Y., 1999. P. 308.

социально-экономических отношениях уровня инновационной деятельности¹. Тем не менее, существует альтернативная точка зрения, которая базируется на том, что для обеспечения оптимального уровня инновационной деятельности не требуется ни институт права интеллектуальной собственности, ни любая другая «правительственная»² поддержка³.

В настоящее время право Российской Федерации строится на основе признания института интеллектуальной собственности⁴. Факт принятия в рамках ВТО такого международного договора, как Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS Agreement)³ свидетельствует о господстве концепций признания права интеллектуальной собственности как в международном праве, так и в большинстве современных правовых систем.

Таким образом, при написании настоящей работы автор исходил из принципиальной перспективности дальнейшего развития ин-стутитута интеллектуальной собственности и промышленной собственности как составной части указанного комплексного института.

Конструирование права интеллектуальной собственности на основе теории абсолютных прав ставит вопрос о возможной динамике таких прав, то есть о тех обязательственных правоотношениях, кото-

¹ Michael J. Trebilcock and Robert Howse. Ibid. P.309.

² См.: Сноска 9 к статье Paul N. Doremus "The Extemalization of Domestic Regulation:
Intellectual Property Rights Reform in a Global Era" - Интернет сайт:
(по состоянию на 03.01.2000).

³ Arnold Plant. Economica, N.Y., 1934. P. 167. Ряд ученых, в первую очередь экономи
стов, предлагает заменить институт интеллектуальной собственности системой вознаграж
дения авторов, схожей с системой, существовавшей в бывшем Советском Союзе - Steven
Shavell, Tanguy Van Ypersele. Rewards versus Intellectual Property Rights. - Интернет-сайт:
(по состоянию на 01.07.2001).

⁴ П. 1 ст. 44 Конституции РФ 1993 г.

⁵ Annex 1С to the Agreement Establishing the World Trade Organization (Соглашение,
учреждающее Всемирную торговую организацию (WTO Agreement). См.: Интернет-сайт:
. О вступлении в силу Соглашения о торговых ас
пектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS Agreement) см.: Art. 65, 66 TRIPS
Agreement, Art. XIV 1. , paragraph 3 of the Final Act embodying results of the Uruguay Round
of Multilateral trade Negotiations; Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собствен
ность. - М., 2000. - С. 40.

7 рые складываются по поводу конкретного объекта интеллектуальной собственности. Экономический смысл всякой «собственности» состоит в правовой возможности ее использования, распоряжения ею, в том числе путем сдачи в аренду, продажи. В этой связи нельзя не согласиться с высказыванием основателя фирмы «Сименс» В. фон Сименса: «Если бы порядочное изобретение было найдено в канаве, то стоило бы отдать его в исключительную собственность такому человеку, которого можно было бы лично заинтересовать в распространении новой идеи»¹. В настоящее время запатентованные технологии и всемирно известные товарные знаки позволяют занимать значительные доли рынков, устанавливать цены на таких рынках и поддерживать потребительский интерес к продукции конкретной компании. Упомянутые объекты промышленной собственности не столь многочисленны, что создает на них повышенный спрос. Такая комбинация значительного положения на рынке (market power) и повышенного спроса делает рассматриваемый вид активов очень ценным. Компании, не имеющие доступа к интеллектуальной собственности, стагни-руют в области производства низкоприбыльной продукции и, в конце концов, выбывают из бизнеса. Таким образом, будущий успех компании требует, чтобы она так или иначе получила доступ к необходимым объектам интеллектуальной собственности. Компания должна создать такой объект, купить его или же взять его в «аренду»².

Целью данной работы не является критика правильности использования термина «собственность»³ по отношению к установ-

¹ Цит. по: Пиленко А.А. Право изобретателя. Кн. 1. - СПб., 1903. - С. 6.

² Smith Gordon V., Parr Russell L. Intellectual Property. Licensing and Joint Venture
Profit Strategies. 2d edit. N.Y., 1998. P.2.

³ Наиболее логически и юридико-технически последовательная и полная критика
проприетарной концепции интеллектуальной собственности содержится во II томе капи
тального труда А.А. Пиленко «Право изобретателя» (СПб., 1903. - Кн.1; 1905 - Кн. 2). Но
даже эта работа не содержит достаточно полной критики генетических оснований данной
концепции. Значительным теоретическим достижением указанной работы является то, что
автор впервые в русской науке дал достаточно полное обоснование «права автора» (исклю-

8 ленной законом и объективируемой охранным документом совокупности прав имущественного и неимущественного характера¹ в отношении определенной информативной системы, созданной в процессе интеллектуальной деятельности человека или приравнен-ных к ним информативных систем . Необходимо лишь отметить, что все правовые системы мира признают³ за названными объектами гражданского права наличие соответствующих правомочий, строящихся по аналогии к классическим полномочиям владения, пользования (использования собственно автором, патентообладателем) и распоряжения («распоряжения правом на использование» - по терминологии первого опубликованного проекта раздела V части IV ГК РФ) . В практически-правовом смысле указанное правомочие реализуется посредством переуступки прав согласно патенту, свидетельству и т.д. или предоставлением в отношении упомянутых прав лицензии, подписанием лицензионного соглашения. Говоря же об использовании соответствующих конструкций по аналогии, хотелось бы подчеркнуть, что, по всей видимости, в

чительного права) как самостоятельной юридической конструкции. На данных позициях стоит современная правовая наука. См.: Гражданское право / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. -М., 1998. - Т. 1. - С. 630-637; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М., 1999; Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского права / Под ред. В.Н. Литовкина, В.А. Рахмиловича. - М, 2000. - С. 287-320; Калятин В.О. Сущность права на результаты интеллектуальной деятельности (на примере авторского права) // Журнал российского права. - 1999. - № 9. - С. 91-99.

Использование термина «собственность» в отношении именно совокупности прав, а не самого объекта или результата творческой (иной интеллектуальной) деятельности см.: Венгеров А.Б. Правовой узел современности // Общественные науки. - 1992. - №4.

-С. 23-32.

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара (Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1).

В Великобритании - «Когда выдан патент, изобретение становится собственно
стью патентообладателя, которая - как всякая другая форма собственности или активов,
которые используются в бизнесе - может быть продана, куплена, сдана в аренду или по
лучена в аренду» Select Committee on Trade and Industry of the Parliament Eight Report, 8
July 1999. Интернет-сайт: -

... (по состоянию на 03.11.1999).

⁴ Российская газета. - 1997. - 12 июля. - С. 10-11.

9 данном случае требования коммерческого оборота вызвали в первую очередь количественные изменения в теории (первая реакция науки состояла в приспособлении существующих конструкций), начало же качественным изменениям (появлению самостоятельных институтов со своим собственным содержанием) только положено. Кроме прочего, как справедливо было подмечено О.С. Иоффе, известный и уже в определенной степени сформировавшийся под воздействием в первую очередь проприетарных понятий комплексный институт интеллектуальной собственности в последнее время продолжает свое развитие, испытывая влияние преимущественно обязательственно-правовых конструкций. «Нечто аналогичное произошло и с изобретательским правом, которое сперва квалифицировалось как промышленная собственность, а затем - как особое право, возникающее при авторской системе в лице автора, но осуществляемое на основе его договоров, а при заявительской системе - в лице заявителя, который, если он сам не является автором, действует по договору с последним»¹. Тем самым, изучение договоров на передачу технологии, если использовать данное понятие, выработанное западной наукой и поддержанное у нас М.М. Богуславским², необходимо не только для рассмотрения объектов интеллектуальной собственности в динамике, но и для понимания их статических состояний.

Таким образом, целями настоящего исследования являются: - выявление возможностей дальнейшего совершенствования понятия «промышленная собственность» на основе анализа норм международного права и выбранных для изучения правовых сис-

Цивилистическая доктрина империализма / Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». - М., 2000. - С. 156.

² См.: Международная передача технологии: правовое регулирование / Под ред. М.М. Богуславского. - М., 1985.

10 тем, положений правоприменительной практики соответствующих правовых систем и их доктрины;

определение понятия и правовой природы лицензионного соглашения как одного из основных видов договоров в отношении объектов промышленной собственности;

рассмотрение существующего материльно- и коллизионно-правового регулирования в области международной торговли лицензиями и перспектив его развития;

установление возможностей совершенствования российского законодательства на основе данных анализа положений международного права, законодательства, доктрины и правоприменительной практики избранных правовых систем.

В этой связи автор ставит перед собой следующие задачи:

1. определить круг объектов промышленной собственности, обязательственные правоотношения по поводу которых рассматриваются в настоящей работе;

2. установить основные различия между понятиями лицензии и лицензионного соглашения;

3. выявить основные существующие проблемы правового регулирования лицензионных соглашений в международной торговле;

4) на конкретных примерах продемонстрировать влияние,
оказываемое в силу существующих требований антимонопольного
законодательства ряда стран на условия заключаемых лицензион
ных соглашений, в том числе в международной торговле;

5) сформулировать ряд предложений по совершенствованию рос
сийского законодательства в области регулирования лицензионных
соглашений в отношении объектов промышленной собственности.

Степень разработки выбранной темы исследования в правовой литературе может быть отмечена как недостаточная. В капи-

тальной работе под редакцией профессора М.М. Богуславского¹ и в исследовании М.Л. Городисского² предметом рассмотрения являются либо такое правовое явление, как передача технологии, либо лишь отдельные аспекты, имеющие отношение к теме настоящего исследования. Кроме того, думается, что указанные научные исследования были опубликованы сравнительно давно и не отражают текущее состояние юридической науки по проблемам лицензионных соглашений в отношении объектов промышленной собственности. Тем не менее, автор должен отметить, что наряду со множеством других, именно эти две работы являлись тем фундаментом, на основе которого велось данное исследование. Литература, в которой бы дифференцированно рассматривались лицензионные соглашения и лицензии в отношении объектов промышленной собственности, в России отсутствует.

Объектом рассмотрения в настоящей работе являются общественные отношения, складывающиеся при заключении и исполнении лицензионных соглашений, предоставлении лицензий в отношении объектов промышленной собственности в международной торговле. Предметом исследования являются методы и конкретные механизмы правового регулирования лицензий и лицензионных соглашений в международной торговле, учитывая требования норм международного права и права РФ, США, Великобритании и Германии. Выбор указанных правовых систем объясняется существующим, по мнению автора, интересом к возможности сравнительного рассмотрения правовых норм стран романо-германской правовой семьи, стран общего права и государства, ранее представлявшего семью социалистического права, регулирующих во-

¹ См.: Международная передача технологии: правовое регулирование / Под ред.
М.М. Богуславского. - М., 1985.

² См.: Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. - М., 1972.

³ См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. -
М., 1996.-С. 20-21.

просы заключения, действительности и исполнения лицензионных соглашений. Кроме того, доктрина и судебная практика германского права по рассматриваемой теме нашли определенное отражение в достаточно известных и переведенных на русский язык работах Г. Штумпфа¹, что немаловажно при установлении научной достоверности осуществленного исследования в отношении германского права.

Научная новизна и основные выводы, выносимые на защиту.

В представленном исследовании впервые в отечественной юридической науке на основе принципиального разграничения понятий лицензии и лицензионного соглашения в отношении объектов промышленной собственности проведено обширное сравнительно-правовое исследование различных условий лицензионных сделок, совершаемых в международной торговле, с позиций права избранных для изучения государств. Также специальному рассмотрению подлежали те специфические формы, которые принимает регулирование лицензионных сделок в условиях действия императивных норм антимонопольного законодательства и законодательства о свободе конкуренции указанных государств.

Проведенное автором исследование позволило сформулировать и обосновать следующие основные выводы, выносимые на защиту:

1. В рамках соотношения понятий «интеллектуальная собственность» и «промышленная собственность» понятие «промышленной собственности» имеет преимущественную экономическую направленность, выражающуюся в необходимости правового обеспечении производственных отношений, одним из элементов которых является определенное научно-техническое достижение или

¹ Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. - М, 1976; Он же. Лицензионный договор. - М., 1988.

13 функционально приравненный к нему объект. Таким образом, к

объектам промышленной собственности должны относиться объекты интеллектуальной собственности, основным признаком которых является возможность использования в рамках серийного, стандартизированного, отвечающего требованиям современного научно-технического прогресса процесса производства определенного товара, осуществляемого, как правило, в условиях предпринимательской деятельности.

2. При установлении объектов промышленной собственности круг таких объектов подлежит расширению за пределы перечня, даваемого в рассматриваемых традиционных конвенционных источниках, и должен, при условии их промышленной применимости, распространяться на профессиональные секреты (ноу-хау), топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ и баз данных, селекционные достижения, ряд объектов, охраняемых в рамках авторского права, в частности, архитектурные и иные чертежи, разработки при создании одежды и иные аналогичные объекты.

3. Между выделяемыми при определении правовой природы лицензии и лицензионного договора концепциями позитивного права лицензиата и негативного права лицензиата возможно проведение аналогии с существующими в теории права собственности положительным (позитивные правомочия собственника) и отрицательным признаками (абсолютная обязанность неуполномоченных несобственников воздерживаться от нарушения прав собственника) права собственности. В основе концепции негативного права лицензиата по лицензионному соглашению лежит право (чаще используется слово «разрешение») использовать, «эксплуатировать» техническое достижение, что в условиях отсутствия такого «раз-

14 решения» было бы противоправно. Концепция позитивного права лицензиата основывается на обязанности лицензиара осуществить ряд положительных действий в пользу лицензиата в целях реальной осуществимости объекта лицензионного соглашения.

В современных условиях концепция позитивного права лицензиата должна иметь приоритетное значение в законодательной и правоприменительной деятельности, поскольку именно данная концепция наиболее оптимальным образом обеспечивает экономическую функциональность института промышленной собственности. Следствиями принятия концепции позитивного права в качестве приоритетной является следующее:

лицензиар должен обеспечить наличие определенного объекта лицензионного соглашения и его осуществимость (техническая осуществимость, юридические гарантии в отношении действительности объекта промышленной собственности, осуществление фактической и юридической передачи прав в отношении предмета лицензии);

в качестве предмета лицензионного соглашения должно рассматриваться само изобретение, иное техническое достижение (разработка), а не исключительное право патентообладателя на такое изобретение или техническое достижение;

за лицензиатом по исключительной лицензии должна признаваться обязанность освоения предмета лицензии;

невыдача охранного документа, признание такого документа недействительным автоматически не влечет прекращения лицензионного договора, и признание охранного документа недействительным автоматически не порождает право лицензиата требовать возврата уплаченных лицензионных платежей;

при определении применимого к лицензионному соглашению в отношении объектов промышленной собственности права

15 преимущественное значение должна иметь коллизионная норма, отсылающая к праву страны лицензиара.

4. Именно «трансмиссионная» концепция (концепция «передачи прав») в противоположность концепции «прекращения субъективных прав одного лица - возникновение субъективных прав другого лица» обеспечивает динамический элемент концепции позитивного права лицензиата, выражающийся в длящемся характере обязанностей лицензиара по реализации цели договора и в наличии его обязанностей активного типа по обеспечению достижения этой цели.

5. Дифференциация понятий лицензии и лицензионного соглашения проводится с учетом критериев, лежащих в основе дуализма публичного и частного права. Лицензия рассматривается как элемент лицензионного договора, образующий его публично-правовую сторону - при патентной лицензии, договоре на передачу товарного знака и т.д. Данный публично-правовой элемент возникает в силу требований государственной регистрации лицензионного договора в тех случаях, когда такие требования существуют. Значение и объем данного элемента зависят от вида государственной регистрации - уведомительная регистрация или регистрация с наличием признаков разрешительной системы (перечень формальных оснований для отказа в регистрации лицензионного соглашения дается в законодательном или подзаконном акте). Лицензия может рассматриваться как объект или как составная часть сложного объекта лицензионного договора - при смешанном, комплексном лицензировании. Гражданско-правовую сторону лицензионного соглашения образует реализующаяся в результате применения концепции позитивного права лицензиата «передача», предоставление прав установленного договором объема, сопрово-

ждаемая передачей совокупности сведений как предмета лицензионного соглашения.

6. Дифференциация предмета и объекта лицензионного со
глашения проводится на основе различного объема данных поня
тий. При этом используются общефилософские понятия «объекта»
и «предмета познания». Предмет лицензионного договора является
более узким по объему понятием. В качестве предмета лицензион
ного соглашения должно рассматриваться само изобретение, иное
техническое достижение (разработка) или средство индивидуали
зации товара. Под объектом лицензионного соглашения понимает
ся право использования изобретения или другого технического
достижения (разработки), средства индивидуализации товара в
пределах объема, который указан в договоре через определение
следующих элементов: возможные действия по использованию
предмета лицензионного договора, результатов его использования;
область использования изобретения или другого технического
достижения (разработки) как предмета лицензионного договора;
вид лицензии; территория по лицензии; срок действия лицензион
ного договора.

Надлежащее установление элементов, входящих в предмет и объект лицензионного соглашения, позволяет определять случаи злоупотребления лицензиаром прав, вытекающих из охранного документа.

7. Применение в регулировании института лицензионного до
говора приема конструкционной экономии, строящегося на основе
аналогии закона: применение по аналогии положений о договоре
аренды, купли-продажи, подряда, договоре простого товарищества
и т.д., возможно только в той степени, в которой учитываются:

- нематериальность объектов промышленной собственности как предмета лицензионного соглашения, что требует ослабленного режима технико-экономических гарантий и сбалансированного, учитывающего возможность возложения соответствующих рисков

17 на обе стороны подхода к определению правовых гарантий в отношении действительности патентов и иных имеющихся охранных документов по лицензии;

доступность объектов интеллектуальной собственности неограниченному кругу лиц, объясняемая нематериальной природой таких объектов, что требует повышенной ответственности лицензиатов за соблюдение режима конфиденциальности по соглашениям, элементом предмета которых являются профессиональные секреты (ноу-хау);

срочность охраны различных объектов промышленной собственности, что должно учитываться при толковании условий лицензионных соглашений (срок действия, период взимания лицензионных платежей по лицензионному соглашению и др.);

объективная сложность в оценке цены лицензии и в определении юридического значения такого условия договора, как цена лицензии.

Теоретическими и методологическими основами настоящего исследования являются теоретические положения и методы сравнительного правоведения¹, в частности, метод сравнительно-правового анализа, принцип функциональности сравнительно-правового исследования² в сочетании с положением о презумпции существования в различных правопорядках схожего регулирования общественных отношений схожего характера³.

В представленном исследовании использовались законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Великобритании, Германии и США, положения судебных актов перечисленных стран. Кроме того, при рассмотрении соответ-

¹ См.: Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част
ного права: В 2 т. -М., 1995. - Т. I. - С. 46-76; Кох X., Магнус У., Винклер фон Морен-
фельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. - М., 2001. - С.
323-337; A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory/Edited by Dennis Patterson.
Mas., 1999. P. 184-200.

² См.: Цвайгерт К., Кетц X. Указ. соч. - С. 51-52.

³ Там же. - С. 58-59.

18 ствующих общественных отношений с позиций международной торговли изучению подвергались некоторые документы ООН и ее специализированных организаций и Директивы Европейского Сообщества, которые в силу положений, изложенных в разделе VI главы 3 Римского Договора учреждающего Европейское Экономическое Сообщество 1957 г.¹, подлежат инкорпорированию во внутреннее законодательство стран - членов ЕС, в том числе в законодательство стран, подлежавших изучению: Великобритании и Германии.

При написании настоящей работы наиболее широким образом были использованы труды таких отечественных ученых, как Богуславский М.М., Городисский М.Л., Дозорцев В.А., Нарышкина Р.Л., Пиленко А.А., Свядосц Ю.И., Сергеев А.П. Также широко использовались работы зарубежных ученых: по праву, судебной практике и доктрине Германии - Г. Штумпф, по праву, судебной практике и доктрине Великобритании - В. Корниша (Cornish W.R.), Дж. Дж. Фосета (Fawcett J.J.) и П. Торреманса (Torremans Р.), Л. Мелвила (Melville L.W.), по праву, судебной практике и доктрине США - Маркуса Финнегана (Finnegan Marcus В.), Эрнеста Липскомба (Lipscomb Ernest В.), Гордона Смита (Smith Gordon V.), Рассела Пара (Parr Russell L), П.Б. Мэггса.

Источниками при написании настоящей работы служили такие журналы, как "Журнал российского права", "Интеллектуальная собственность", "Патенты и лицензии", "Хозяйство и право".

Кроме того, автор обращался к ряду университетских юридических изданий США: American University Law Review, Berkeley Technology Law Journal, Duke Journal of Comparative and International Law, Richmond Journal of Law and Technology, содержание ряда из которых в настоящее время доступно в Интернете. Интернет также использовался для получения статистической информации и информации общего характера, касающейся темы на-

¹ Treaty Establishing the European Economic Community, Rome, 25 March 1957.

19 стоящей работы. В частности, использовались сайты таких международных организаций, как ВОИС, ВТО.

В ходе данного исследования было рассмотрено и изучено большое количество отечественной и зарубежной литературы. Научная достоверность исследования и содержащихся в диссертации выводов обеспечивается последовательным использованием автором метода сопоставления промежуточных и конечных выводов проведенного анализа с данными практики и основополагающими положениями теории права, такими как относительная дифференциация публичного и частного права, объективное существование специальных принципов гражданского права и рядом других.

Данная диссертация выполнена и обсуждена на кафедре международного частного и гражданского права Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ. Практическая значимость настоящей работы состоит в возможности ее использования при чтении лекций и проведении практических занятий по курсам "Международного частного права" и "Правового регулирования внешнеэкономических связей" для студентов Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ. На основании материалов настоящего исследования была подготовлена глава 15 "Патентно-лицензионные соглашения" для научно-практического издания "Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности" под редакцией профессора А.С. Комарова , опубликованного в 2001 году. Также ряд предложений автора может быть использован в законотворческой работе, в частности, при подготовке части IV Гражданского кодекса. Кроме того, автором сформулировано предложение по изменению действующей статьи 121 1 части III ГК РФ.

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. А.С. Комарова. - М., 2001.

Структура и содержание работы. Структура работы подчинена целям и задачам исследования. Диссертация состоит из оглавления, введения, трех глав и библиографического списка использованной литературы. Во ведении содержится обоснование актуальности избранной темы исследования, устанавливаются цели и задачи исследования, указываются его объект и предмет, обосновывается выбор стран, правовые системы которых служат предметом сравнительно-правового исследования. Здесь же определяются обстоятельства, свидетельствующие о научной новизне проведенного исследования, и формулируются основные выводы по данному исследованию. Во введении указывается на теоретические и методологические основы работы, дается перечень источников, использованных автором при написании диссертации. Рассматриваемая часть работы также содержит обоснование практической применимости основных положений диссертационного исследования и указание на источники, в которых они были опубликованы.

В первом параграфе первой главы настоящего исследования определяются те объекты промышленной собственности, которые подлежат рассмотрению в работе. При этом автор поддерживает необходимость выделения служебной (коммерческой) тайны и секретов промысла (ноу-хау), описанную в работах В.А. Дозорце-ва, и проводит их дифференциацию на основании различных методов правового регулирования данных институтов. В первом случае правовое регулирование осуществляется посредством охранительных норм гражданского права, что исключает свойство оборотоспо-собности служебной (коммерческой) тайны как объекта гражданского права. Во втором случае правовое регулирование отношений по поводу использования секретов промысла (ноу-хау) должно осуществляться на основании конструкции исключительного права на данные объекты, предусматривающего возможность пользования и

21 распоряжения правом на секреты промысла (ноу-хау). Автор отмечает принципиальную возможность отнесения профессиональных секретов (ноу-хау) к объектам промышленной собственности. В завершении первого параграфа первой главы работы автор представляет перечень объектов гражданского права, которые должны охватываться понятием промышленной собственности.

Во втором параграфе первой главы дается определение и делается попытка раскрыть правовую природу лицензии и лицензионного соглашения. Отмечаются два подхода в определению лицензии и лицензионного соглашения: с использованием концепции негативного права лицензиата и позитивного права лицензиата. В хронологическом порядке рассматриваются определения лицензии и лицензионного соглашения, содержащиеся в нормативных актах бывшего СССР, России, в документах Комиссии ЕС и в проекте части IV ГК РФ. Автором делается вывод о том, что положения проекта части IV ГК РФ, относящиеся к регулированию лицензионных соглашений, свидетельствуют о существующей приоритетности в определении лицензионных соглашений через концепцию позитивного права лицензиата. В данном параграфе также дается описание существующих доктринальных определений лицензионного соглашения. Отмечается взаимосвязь и взаимозависимость подхода к определению лицензионного соглашения и господствующей концепции определения природы исключительного права в качестве монопольного права особого рода, условия возникновения, объем, субъекты и порядок использования которого устанавливаются позитивным правом на условиях более произвольных, чем регулирование других исключительных прав. Таким образом, определение лицензионного соглашения через понятие «разрешения» использовать определенный объект промышленной собственности более последовательно сочетается с упомянутой концепцией

22 монопольного права особого рода, поскольку не предполагает правопреемства в отношении предшествовавших обладателей прав на объект промышленной собственности и ставит объем прав уполномоченного на основании такого «разрешения» лица целиком в зависимость от существующего позитивного права, которое в данном случае строится на основании принципа регулирования «разрешено только то, что предусмотрено законом». Далее автором дается квалификация лицензионных соглашений в отношении объектов промышленной собственности. Специально выделяются случаи условно называемого «формального» (не требующего передачи лицензиаром большого объема дополнительной информации) и «бланкетного» (стандартизированного) лицензирования.

В третьем параграфе первой главы рассматриваются современные проблемы субъектного состава лицензионных соглашений на объекты промышленной собственности в международной торговле, в частности возможности использования оффшорных компаний в качестве лицензиаров или лицензиатов по таким лицензионным соглашениям.

В параграфе четвертом первой главы диссертационного исследования одним из основных рассматриваемых вопросов является соотношение понятий «предмета» и «объекта» лицензионной сделки. Проводится принципиальное разграничение указанных понятий по их объему. Автором предлагается открытый перечень возможных предметов лицензионного договора, под которыми понимаются существующие в объективной форме описания различных технических достижений или информативных систем. В качестве одного из частных случаев практического значения разграничения понятий «предмета» и «объекта» лицензионного соглашения описывается проблема «ненадлежащего предмета» лицензионного соглашения, когда выданный первоначально охранный документ

23 отменяется в последующем, при наличии заключенного в отношении соответствующего объекта промышленной собственности лицензионного соглашения. Изучение схожих подходов, выработанных в германском праве и праве США, приводит в данном случае автора к выводу о необходимости отказа от признания лицензионного соглашения недействительным ad initio. В качестве решения предлагается применять ст. 451 ГК РФ «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств». При рассмотрении правовых институтов, охватываемых понятием «объекта» лицензионного соглашения автор рассматривает следующие институты: возможные действия лицензиата по использованию предмета лицензионного соглашения; область использования технологии; вид лицензии; территорию по лицензии и срок действия лицензионного соглашения. При описании возможных действий лицензиата по использованию предмета лицензионного соглашения выделяются три основные комбинации правомочий лицензиата: 1) правомочия по производству и/или использованию предмета лицензии без правомочия на самостоятельную реализацию лицензионного продукта; 2) правомочие только на реализацию лицензионного продукта; 3) права по осуществлению всех трех юридических действий с какими-либо частными ограничениями в отношении отдельных правомочия, например, в отношении экспорта лицензионного продукта. Общий перечень действий лицензиата в отношении предмета лицензии строится на основании полномочий правообладателя (лицензиара) в отношении объекта промышленной собственности. В полной мере применим принцип невозможности передачи правопредшественником правопреемнику большего объема прав, чем было у правопредшествен-ника. Отмечается, что в соответствии с широко распространенными доктринами «сферы прав из патента» и «исчерпания прав па-

24 тентообладателя» лицензиар не вправе контролировать судьбу продукта, который произведен или получен с использованием (при применении) лицензионного процесса.

При рассмотрении области использования технологии по лицензии в качестве частного случая описывается проблема многоцелевых технологий. Отмечается, что разрешение данной проблемы должно находиться в поиске действительной юридической цели конкретного лицензионного соглашения, при этом ограничение прав лицензиата в отношении области использования технологии нельзя не признать справедливым и обоснованным на данном этапе по основаниям экономической целесообразности, поскольку отсутствие подобных ограничений способно привести к удорожанию стоимости большинства лицензий в отношении многоцелевых технических достижений.

Вид лицензии рассматривается в качестве существенного условия лицензионного соглашения согласно действующему патентному законодательству РФ. При этом отмечается, что проект части IV ГК РФ более не относит данное условие к существенным. На основании анализа права США, РФ и Германии делается вывод, что вид лицензии определяет не только права лицензиата по использованию предмета лицензии, но и его правомочия в отношении судебной и иной защиты против нарушителей прав по соответствующему охранному документу на объект промышленной собственности, составляющий предмет лицензионного соглашения.

Условие о территории по лицензии не рассматривается автором в качестве существенного условия лицензионного соглашения вследствие наличия признака территориальности действия самого исключительного права на объект промышленной собственности. В качестве презумпции предлагается считать, что лицензия предоставлена в отношении всей территории действия соответствую-

25 щего охранного документа. Анализируя условия лицензионных соглашений об ограничениях по территориям (в отношении которых отсутствуют охранные документы лицензиара), касающимся производства, использования на соответствующих территориях или экспорта в соответствующие страны, автор делает вывод о наличии теоретической возможности признания таких условий недействительными при применении права иного, чем российское.

Автор настоящей работы считает необоснованной дифференциацию подхода к юридическому значению условия о сроке лицензии по патентному лицензионному соглашению или соглашению в отношении товарного знака и лицензионному соглашению на профессиональный секрет. Указанная дифференциация в настоящее время содержится в проекте части IV ГК РФ. По мнению автора, для проведения такой дифференциации отсутствуют как теоретические, так и практические (экономические) предпосылки.

Во второй главе работы рассматриваются конкретные обязательства лицензиара и лицензиата по лицензионному соглашению в отношении объектов промышленной собственности. Особое внимание уделяется тому практическому влиянию, которое оказывает антимонопольное законодательство и законодательство о защите конкуренции изучаемых стран на характер и содержание прав и обязанностей сторон по лицензионному соглашению.

В параграфе 5.1 второй главы работы исследованию подлежат обязательства лицензиара. В первую очередь рассматриваются гарантии правового и технико-экономического характера, даваемые лицензиаром. Под гарантиями правового характера понимаются обязательства лицензиара в отношении существования передаваемых прав согласно охранному документу, его действительности, поддержания юридической силы охранного документа. В от-

26 ношении таких гарантий, ввиду сложного характера предмета лицензионного соглашения, делается вывод о неправильности переложения всех рисков, связанных с изменением юридического статуса предмета лицензии вследствие обстоятельств, возникших после заключения лицензионного соглашения и о которых лицензиар не знал или не должен был знать, на лицензиара.

Под гарантиями технико-экономического характера понимаются обязательства лицензиара в отношении технической осуществимости и пригодности технического достижения для соответствующей цели. Отмечается существенное значение учета всех фактических обстоятельств, относящихся к конкретным условиям внедрения лицензии на предприятиях лицензиата, на содержание и объем гарантий технико-экономического характера. Рассматривая возможные средства правовой защиты лицензиата в случае недостижения лицензиатом гарантируемых свойств, автор обращает внимание на частое отсутствие возможности лицензиара произвести требуемое устранение технических недостатков или замену предмета лицензии. Такое положение требует поиска в каждой конкретной ситуации тех средств правовой защиты, которые наиболее полным образом соответствуют фактическому составу отношений лицензиата и лицензиара, учитывая необходимую активную роль лицензиара в рамках концепции позитивного права лицензиата. Тем самым, лицензиар должен оказывать лицензиату все необходимое и разумно возможное (без дополнительных расходов для лицензиата) содействие в условиях возникшей ситуации несоответствия предмета лицензии требованиям лицензионного соглашения по технико-экономическим характеристикам.

Параграф 5.2 второй главы работы посвящен обязательствам лицензиата. В качестве основного обязательства лицензиата рассматривается обязательство по уплате вознаграждения лицен-

27 зиару. Применительно к российскому праву делается вывод о том, что, принимая во внимание природу предмета лицензионного соглашения в отношении объектов промышленной собственности (единичность, неповторимость в своем роде, частое отсутствие товаров - субститутов) и учитывая степень развития лицензионного рынка в РФ, субъективизм существующих оценочных институтов, на данном этапе условие о размере лицензионного вознаграждения за передаваемую технологию необходимо рассматривать как существенное условие договора. При этом отмечается, что, в частности, в праве США юридическое значение условия о размере лицензионного вознаграждения имеет иной характер, допускающий применение подхода, аналогичного использованному в п. 3 ст. 424 ГК РФ.

На основании изучения соответствующих положений права и доктрины США и Германии автор утверждает, что обязанность лицензиата по освоению предмета лицензии признается отсутствующей, если она не выражена expresis verbis, в случае неисключительного лицензионного соглашения. Тем не менее отмечается, что, применительно к праву США, возможно признание указанного обязательства лицензиата в качестве «подразумеваемого условия» в том случае, если заключено исключительное лицензионное соглашение или неисключительное лицензионное соглашение при наличии ряда условий, установленных судебной практикой. При этом наличие в лицензионном соглашении положения о «минимальном» лицензионном вознаграждении не должно рассматриваться в качестве свидетельства того, что обязанность лицензиата по освоению предмета лицензии отсутствует. Автор полагает, что при отсутствии определенно сформулированного положения лицензионного соглашения об обязанности лицензиата по освоению предмета лицензии, вопрос должен решаться на основании установления действительного волеизъявления сторон при обязатель-

28 ном непосредственном действии принципа равенства сторон, что должно предупреждать применение презумпции наличия такой обязанности лицензиата.

Автор также рассматривает обязанности лицензиата по лицензионному соглашению, касающиеся улучшений предмета лицензии, в частности, предусматривающие передачу лицензиару права и информации в отношении таких улучшений. В качестве различных видов улучшений предмета лицензии выделяются патентоспособные и непатентоспособные улучшения. Вследствие повышенной потенциальной конфликтности отношений, складывающихся между лицензиаром, лицензиатом и третьими лицами при обмене или передачи информации и прав в отношении указанных улучшений, во многих странах данные отношения специальным образом регулируются законодательством о защите конкуренции на рынках. На основании изучения правового регулирования, существующего в США и ЕС, делается вывод о том, что с позиций гражданско-правового регулирования, положения лицензионных соглашений об обязательствах лицензиата в отношении улучшений предмета лицензии не могут быть признаны недействительными в тех пределах, в которых они не являются злоупотреблением лицензиаром прав из патента, злоупотреблением прав из договора или же не являются недействительными по иным общим основаниям недействительности сделок. Противоречие соответствующих положений лицензионного соглашения законодательству о защите конкуренции может являться основанием признания таких положений недействительными как не соответствующих закону. Признание положений лицензионного соглашения недействительными как установление юридического факта является результатом применения не столько и не только гражданско-правового метода, а в основном публично-правового регулирования, к которому отно-

29 сится законодательство о защите конкуренции. Тем не менее, необходимо отметить, что в странах общего права указанная классификация методов правового регулирования не имеет такого теоретического и практического значения, как в российском праве.

Одним из основных обязательств лицензиата в отношении сбыта продукции по лицензионному соглашению, в случае включения таких обязательств в договор, может являться обязательство реализовывать лицензионную продукцию по определенной цене. При рассмотрении данного обязательства лицензиата автор подверг изучению судебную практику США по данному вопросу. Позиция судебных органов США состоит в том, что оговорка контракта об установлении цены реализации разумно приемлема в целях обеспечения денежного вознаграждения за использование патентных прав, за исключением случаев лицензирования в рамках патентных пулов (соглашений нескольких патентообладателей). Кроме того, соответствующие оговорки могут быть признаны недействительными при попытках установить ограничение цен на незапатентованный продукт в рамках лицензии на процесс производства иного продукта.

Большую группу однородных обязательств лицензиата в отношении сбыта составляют так называемые обязательства в отношении продукции (иных объектов интеллектуальной собственности), на которую не распространяются патенты лицензиара или которая имеет вспомогательный (второстепенный) характер (Tie-in Clauses). Под такими обязательствами понимаются обязательства лицензиата по приобретению сырья или оборудования у определенного источника или же требование лицензиара о приобретении лицензии в отношении объекта интеллектуальной собственности, который непосредственно не должен входить в предмет лицензионного соглашения.

Говоря о возможностях обеспечения лицензиаром качества производимой лицензиатом продукции по лицензии, чем нередко обосновывается включение в лицензионные соглашения условий о связанных поставках со стороны лицензиара, необходимо отметить, что требования к качеству производимой продукции должны соблюдаться путем установления технических стандартов, неких технических параметров, а не указанием на источник сырья или материалов, которые обладают такими параметрами или, по мнению лицензиара, с наибольшей вероятностью приводят к получению указанных параметров. Свобода выбора должна оставаться за производителем. В этом состоит предпринимательский характер его деятельности. Но существуют проекты, которые, хотя бы на первых стадиях, не могут быть реализованы без вышеупомянутых поставок. Тем не менее, при любых обстоятельствах, условия, включаемые в договор в интересах одной из сторон, не должны превращаться в источник получения неоправданных выгод или в форму злоупотребления правом со стороны такой стороны.

В главе третьей предлагаемого исследования рассматриваются современные проблемы лицензионных соглашений на объекты промышленной собственности в международной торговле.

Рассматривая имеющееся материально-правовое регулирование в данной области, автор отмечает, что в отличие от достаточно удовлетворительного уровня регулирования непосредственно правового статуса существующих объектов промышленной собственности, отношения в области международно-правового оборота таких объектов не нашли своего надлежащего урегулирования ни на уровне международного права, ни на национальном уровне. Отмечается некоторое значение, которое имеет и продолжает приобретать Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуаль-

31 ной собственности¹, но определенная ограниченность указанного международного договора объясняется как достаточно общим характером большинства положений, относящихся непосредственно к вопросам передачи прав в отношении различных объектов интеллектуальной собственности, выбранным способом имплимента-ции Соглашения во внутреннее законодательство стран-участниц , так и рядом других факторов.

Специальному рассмотрению в работе подлежат Принципы международных коммерческих договоров 1994 года, разработан-ные под эгидой УНИДРУА⁰ (д алее «Принципы»). Отмечается особое удобство при использовании Принципов в качестве регулятивного механизма взаимоотношений сторон по лицензионной сделке в условиях сложного юридического состава и содержания такой сделки, что не всегда позволяет установить надлежащее применимое право. В частности, рассматриваются возможности получения потерпевшей стороной компенсации в случае ведения контрагентом недобросовестных переговоров, вопросы действительности договоров при имеющей место невозможности исполнения в случаях заключения опционных соглашений, обязанность сотрудничать в рамках заключенного договора, что особенно важно в связи с рассмотрением концепции позитивного права лицензиата. Также обнаруживается некоторая взаимосвязь между обязанностью лицензиата по освоению предмета лицензии и устанавливаемой

¹ Annex 1С to the Agreement Establishing the World Trade Organization (Соглашение,
учреждающее Всемирную торговую организацию (WTO Agreement). См.: Интернет-сайт:
. О вступлении в силу Соглашения о торговых ас
пектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS Agreement) см.: Art. 65, 66 TRIPS
Agreement, Art. XIV 1. , paragraph 3 of the Final Act embodying results of the Uruguay Round
of Multilateral trade Negotiations; Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Указ. соч. - С. 40.

² Art. 65 TRIPS (предоставление отсрочки для приведения внутреннего законода
тельства в соответствие со стандартами соглашения для развивающихся стран).

³ Принципы международных коммерческих договоров / Пер. с англ. А.С. Комарова.
-М., 1996.

32 Принципами обязанностью достичь определенного результата или проявлять максимальные усилия .

Тем не менее, автор отмечает, что Принципы носят сравнительно общий характер для того, чтобы создавать удовлетворительное регулирование для международных лицензионных соглашений на объекты промышленной собственности. Кроме того, сфера их применения достаточно ограничена в настоящее время, и вряд ли стоит ожидать ее расширения в ближайшем будущем, особенно учитывая юридический характер данного документа.

Учитывая вышеуказанные проблемы материально-правого регулирования, отмечается особая роль такого регулятора внешнеэкономических лицензионных отношений, как договор. В частности, автор считает необходимым отметить усилившуюся в последнее время роль данного регулятора, проблематика которого нашла достаточное отражение в работах И.С. Зыкина.

При рассмотрении существующего коллизионно-правового

регулирования в рассматриваемой области предлагается выделять коллизионно-правовые аспекты, относящиеся к объекту промышленной собственности как таковому {in rem) и коллизионно-правовые аспекты статута лицензионной сделки. Для руководства при установлении вопросов, подлежащих рассмотрению в качестве относящихся собственно к объекту промышленной собственности, можно использовать их категоризацию как вопросов возникновения или прекращения такого права, его содержания, осуществления или защиты. Все эти вопросы должны разрешаться на основании закона государства, предоставившего правовую охрану соответствующего объекта промышленной собственности (государства, выдавшего патент или иной охранный документ) или государства,

¹ Ст. 5.4 Принципов.

33 в рамках правовой системы которого соответствующий объект промышленной собственности существует (применительно к объектам, не требующим особых регистрационных действий или действий по депонированию).

Говоря о вопросах, которые относятся непосредственно к статуту лицензионной сделки (lex cause) в отсутствие выбора сторонами применимого права предлагается в первую очередь выделить формулу прикрепления, которой следует, в частности, ст. 1211 части III ГК РФ и ст. 4 Римской конвенции 1980 г. -установление права, с которым сделка имеет наиболее тесную связь через установление характерного³ для данной сделки исполнения. В этой связи рассматриваются три подхода: 1) определение характерного исполнения как исполнения, осуществляемого лицензиаром; 2) определение характерного исполнения как исполнения, осуществляемого лицензиатом и 3) применение права страны, в рамках которой предмет лицензии получает охрану. Критически рассматривая все три подхода, автор отмечает, что применение в качестве договорного статута права страны, в рамках которой предмет лицензии получает охрану, приводит к чрезмерному расширению статута объекта промышленной собственности до границ договорного статута, что, очевидно, неверно ни по технико-юридическим, ни по политико-юридическим причинам. Первые требуют сочетания коллизион-

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.

² Данная конвенция была инкорпорирована в английское право с принятием
Акта 1990 г. (Contracts (Applicable Law) Act 1990): J.J. Fawcett and P. Torremans. Intel
lectual Property and Private International Law. L., 1998. P. 551; ФРГ инкорпорировала
эту конвенцию посредством принятия нового закона о международном частном праве
1986 г. (Кох X., Магнус У., Винклер фон Моренсфельс П. Международное частное
право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. -
М., 2001.-С. 143).

³ Кох X., Магнус У., Винклер фон Моренсфельс П. Указ. соч. - С. 146.

34 ных норм¹ и их гибкости, а не замены одних коллизионных принципов другими, что происходит при фактической замене коллизионного принципа «наиболее тесной связи» на принцип lex rei sitae. Политико-юридические обстоятельства апеллируют к неприемлемости одностороннего применения права страны, предоставляющей охрану объекта промышленной собственности, по крайней мере, без учета права страны, на территории которой данный объект был создан и получил первоначальную охрану, а по существу объективизацию как таковую. Своего учета требует и право лицензиара, который, как правило, создает такой объект и имеет основания считать, что именно его право должно регулировать отношения по использованию, в том числе посредством лицензионного договора, прав на объект промышленной собственности.

Коллизионная норма, сохранившаяся в п. 2. ст. 1211 части III ГК РФ, в настоящем диссертационном исследовании рассматривается в качестве основной при построении коллизионно-правового регулирования в области передачи прав в отношении объектов промышленной собственности. Автор предлагает в рамках объема данной коллизионной нормы² использовать кумуляцию привязки к праву лицензиара в отношении установления вопросов статута охраны входящих в предмет лицензионного соглашения профессиональных секретов (ноу-хау) и привязки к праву страны, на территории которой осуществляется реализация предмета лицензии по вопросам иного характера (договорный статут). Кроме того, в качестве предмета для дальнейшего обсуждения, предлагается изменить подп. (19) п. 3 ст. 1211 части III Гражданского кодекса РФ

«Необходимость дифференциации объема коллизионной нормы с целью принятия справедливых, соответствующих разнообразным ситуациям решений, выделения отношений, отличающихся спецификой фактического состава, требующих специальных оснований для определения применимого права, обусловили появления сочетаний коллизионных норм» (Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. - М., 1999. - С. 120).

² «... если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела...»

35 следующим образом¹, используя кумулятивную привязку к праву лицензиара и праву страны, предоставляющей охрану объекту промышленной собственности по лицензии:

«19) лицензиаром - в лицензионном договоре, при условии учета положений права, применимого к объектам исключительных прав, в отношении которых заключен указанный лицензионный договор».

Последний параграф третьей главы посвящен правовому регулированию внешнеэкономических лицензионных операций в России.

В данном параграфе автором рассматриваются проблемы, связанные с либерализацией лицензионного рынка с участием российских юридических и физических лиц. В частности, рассматривается проблема надлежащей легализации российского физического лица как лицензиара в международной лицензионной сделке. В работе содержатся возражения против указания на то, что всякий изобретатель, желающий использовать исключительные права на свою разработку за рубежом, должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя². Такие возражения заключаются в следующем: во-первых, сделки изобретателя по использованию прав на его разработку за рубежом, при отсутствии признака систематичности (что подразумевает не систематическое получение вознаграждения за реализацию прав в отношении объекта интеллектуальной собственности, а использование изобретателем прав в отношении его двух или более разработок), не образуют

Конкретная терминология таких изменений должна зависеть от понятий и определений, которые будут содержаться в ожидаемой части IV ГК РФ. Это, в частности, относится к использованию понятия «исключительные права» или «интеллектуальная собственность», возможности отнесения профессиональных секретов (ноу-хау) к объектам исключительным прав и т.д.

² См.: Эпштейн М.Я. Нужна ли лицензия на торговлю лицензиями? // Патенты и лицензии. - 1999. - №2. - С. 22.

36 предпринимательской деятельности такого лица в смысле ст. 2 ГК РФ; во-вторых, положения ст. 2 Закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 года № 157-ФЗ¹ подлежат толкованию с позиций п. 1 ст. 44 Конститу-ции РФ , и такое толкование, как думается, должно быть сбалансировано на основе соблюдения прав, свобод и законных интересов личности и обеспечения существующих функций государства.

Рассматривая некоторые возможности государственного регулирования в сфере международного лицензионного обмена, автор отмечает недопустимость попыток каким-либо образом необоснованно ограничивать доступ определенных субъектов на лицензионный рынок или ограничивать права физических лиц - изобретателей, а также недопустимость действий, направленных на создание некоего режима государственного «попечительства» в виде специальных контрольных учреждений. Следование такой модели государственного регулирования будет противоречить п. 1 ст. 34 Конституции РФ, абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ и антимонопольному законодательству РФ.

Тем не менее, в целях стимулирования международного лицензионного обмена представляется желательным рассмотрение Центральным банком РФ вопроса увеличения допуска иностранного капитала в банковский сектор страны в отношении финансирования инновационной деятельности и венчурных операций на территории РФ, изучение возможности отмены запрета на деятельность иностранных страховых компаний на территории РФ в области страхования венчурных инновационных операций.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. -1995. - № 42. - Ст. 3923.

² «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом».

В области правовых подходов к проблеме «утечки технологий» за рубеж в работе предлагается акцентировать государственное регулирование в данной области на следующих аспектах:

1)выполнение фискальной функции государства при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с реализацией прав интеллектуальной собственности;

2)создание и надлежащее функционирование механизма экспортного контроля за зарубежным патентованием при лицензировании за рубежом технических разработок, созданных в пределах Российской Федерации, и за процессом собственно лицензирования таких разработок за рубежом, в том числе в целях государственной безопасности РФ;

3)рациональное использование государственных средств, затраченных на научно-технические исследования (разработки), и результатов таких разработок.

Поскольку первый из указанных вопросов относится сугубо к сфере публично-правового регулирования, автором рассматриваются второй и третий из поставленных вопросов. Для разрешения вопроса надлежащего экспортного контроля предлагается принятие на международно-правовом уровне нормы, содержащей требование о подаче первой патентной заявки в стране, в которой изобретение действительно было создано. При разрешении третьего вопроса определенным руководством может служить модель правового регулирования, существующая в США, в частности, ст. 209 книги 35 Свода законов США. Тем не менее, автором делается оговорка о необходимости создания комплексного регулирования, общие принципы которого описываются в работах И.С. Зыкина, при этом рассматриваемое регулирование должно содержать нормы всех отраслей права, задействованных государством на данном этапе для регулирования внешнеэкономических отношений с российскими участниками.

Основные публикации по теме исследования. Основные положения диссертации были опубликованы в следующих работах:

1. Патентно-лицензионные соглашения // Правовое регулиро
вание внешнеэкономической деятельности / Под ред. А.С. Комаро
ва. - М., 2001. - Гл. 15. -С. 432-484 (2,6 п.л.).

2. Обязательства лицензиара в международной торговле //
Патенты и лицензии. - 2002 - №7. - С. 27-31 (0,17 п.л.).

Объекты промышленной собственности, рассматриваемые в настоящей работе

Парижская Конвенция по охране промышленной собственности1 согласно п. (2) ст. 1 относит к объектам промышленной собственности патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции2. К сожалению, Конвенция не содержит иного определения промышленной собственности, кроме как через указание на объекты, которые охватываются этим понятием. Таким образом, почти сразу возник вопрос об эволюции данного понятия. В определенной степени при этом наука испытывает те же проблемы, которые присущи дуализму гражданского и торгового или гражданского и предпринимательского права, то есть отсутствие достаточно четкого и обоснованного критерия разграничения правовых институтов. Отсутствует в должной мере разработанный и авторитетный критерий отнесения того или иного объекта к категории промышленной собственности. Некоторым руководством может служить п. (3) ст. 1 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, позволяющий использовать термин «промышленная собственность» «в самом широком смысле» и распространять его не только на промышленность и торговлю «в собственном смысле слова». По мнению А.П. Сергеева, под промышленной собственностью следует понимать «исключительные права, реализуемые в сфере производства, торгового обращения, оказания услуг и т.п.»1. Л.П. Ануфриева также определяет промышленную собственность как «исключительные права на использование нематериальных благ, которые явились результатом творческой деятельности в разнообразных сферах, связанных с материальным производством, торговлей, услугами и т.д.» . Проанализировав указанное международно-правовое определение промышленной собственности и ее современные доктринальные определения, позволим себе предположить, что основным критерием при отнесении того или иного объекта исключительных прав к объектам промышленной собственности является критерий экономического характера: торговая, точнее производственная, сфера использования такого объекта. Таким образом, рассматриваемый институт существует несколько в иной плоскости, чем собственно патентное или авторское право, критериями разграничения которых являются объект3, условия4 и метод охраны5. Институт промышленной собственности имеет иную функциональную направленность: он призван регулировать отношения, связанные с оборотом объектов интеллектуальной собственности, задействованных в процессе промышленного серийного производства и получения прибавочной стоимости, направленном на получение товаров, используемых уже непосредственно в потребительском обороте. Функции же авторского и патентного права можно определить как обеспечение регулирования отношений, связанных с установлением и оборотом различных объектов интеллектуальной собственности независимо от их экономического назначения. Из этого вытекают и некоторые параллели, проводимые между дуализмом литературной (художественной) - промышленной собственности и гражданским - торговым правом. Правовой анализ рассматриваемых категорий осложняется имеющим место использованием критерия охраноспособности, а именно такого условия, как промышленная применимость, при установлении более широкого критерия разграничения литературной (художественной) и промышленной собственности. Под промышленной применимостью в Патентном законе РФ1 понимается возможность использования результата интеллектуальной деятельности в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. В абз. 6 п. 1 ст. 6 указанного закона промышленная применимость для промышленного образца определена как возможность многократного воспроизведения путем изготовления соответствующего изделия.

Обязательства лицензиара

«Основная обязанность лицензиара - предоставить права; в виде разрешения (лицензии) - на применение юридически охраняемого им изобретения, сущность которого изложена в патентном документе - описании изобретения, приложении к патентной гра-моте» . Думается, такое определение в значительной степени односторонне, поскольку строится в основном на рассмотренной выше концепции негативного права.

Правильнее было бы определить основное обязательство лицензиара как обязательства по обеспечению возможности реального осуществления передаваемых прав3, обязательства по передаче лицензиату предмета (объекта) лицензии, надлежащего как юридически («гарантии правового характера», которые могли бы рассматриваться как вытекающие из «отрицательного» признака исключительного права промышленной собственности), так и технически («гарантии технико-экономического характера»4- «положительный» признак).

Лицензиар должен гарантировать существование передаваемых патентных прав, действительность патента, поддержание юридической силы патента5 или иного охранного документа. При предоставлении исключительной лицензии продавец лицензии должен гарантировать ее действительную исключительность - особенно это актуально для стран, в которых нет системы регистрации патентных прав.

«Лицензиар может заявить, что в день подписания договора патенты, которые он уступает (права по которым он передает), не являются предметом иска со стороны третьих лиц и, насколько ему известно, не затрагивают патентов третьих лиц. Но он не может гарантировать своему лицензиату, что к нему не будут предъявлены притязания третьих лиц, которые могут возникнуть впоследствии» .

Г. Штумпф также выделяет обстоятельства, относящиеся к предмету лицензии, о которых лицензиар знал или должен был знать в момент заключения договора и обстоятельства, возникшие впоследствии, при этом продавец лицензии при необходимой степени заботливости не мог их предусмотреть или предотвратить. Указанный автор, исходя из вышерассмотренного тезиса о возможности применения норм об аренде по аналогии к лицензионному договору, рассматривая первый случай, обращается к отсылочной норме абз. 2 5813, 5414, 538 ГГУ5 и указывает на возможность предъявления лицензиатом требования о возмещении убытков в случае, если предмет договора имеет недостатки, «которые уменьшают или делают невозможным ее использование по назначению, установленному договором». Аналогичная норма российского законодательства содержится в абз. 2 ст. 613 ГК РФ, но она слишком недифференцированна, чтобы быть применимой к лицензионным договорам даже по аналогии: «При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение арендодателем этой обязанности дает арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков». В Российской Федерации имущество, передаваемое в аренду - это вещи (п. 1 ст. 607 ГК РФ). Вещи не вызывают у нас каких-либо проблем с идентификацией, они материальны по определению. По другому обстоит дело с объектами интеллектуальной, промышленной собственности. Эти объекты нематериальны, они являются объектами духовного мира. В случае с промышленной собственностью акт патентной экспертизы как раз и направлен на некую правовую «идентификацию, объективизацию», которая имеет значение правового факта. Но в результате такого юридического действия не возникает чего-либо материального. Объект остается нематериальным, с крайне нечеткими и подвижными границами.

Существующее материально-правовое регулирование

Обращаясь к правовой регламентации статуса самих объектов промышленной собственности, нельзя не отметить, что большинство стран мира имеет, как правило, специальные законодательные акты, относящиеся как к объектам, защищаемым патентом или аналогичным ему охранным документом1, так и к товарным знакам, ноу-хау, топологиям интегральных микросхем, базам данных и др.

Но в отличие от res corporalis, res incorporalis не характеризуются достаточной правовой регламентацией их оборота - переуступки или лицензирования, несмотря на многократные попытки на мировом уровне и под эгидой различных организаций не просто разрешить эту проблему в рекомендательном порядке, но и имевшие место попытки заключения международного договора («Pugwash Code»2, Проект международного кодекса поведения в области передачи технологий и т.д.). Работа продолжается до сих пор и пока не привела к принятию акта, подобного по статусу и значению Венской конвенции 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров. И это несмотря на всю важность предмета и его значимость для международной торговли. Говоря о правовом регулировании передачи технологии в широком смысле и лицензионных соглашений, в частности, мы вряд ли сможем обратиться и к существующим широко известным международным договорам в области интеллектуальной собственности1, по той причине, что последние не содержат положений, сколько-нибудь относящихся к данному предмету. Некоторый шаг в рассматриваемой области был сделан с принятием Соглашения по торговым ас-пектам прав интеллектуальной собственности , но определенная ограниченность указанного международного договора объясняется как достаточно общим характером большинства положений, относящихся непосредственно к вопросам передачи прав в отношении различных объектов интеллектуальной собственности, выбранным способом имплиментации Соглашения во внутреннее законодательство стран-участниц3, так и рядом других факторов.

Определенное, если не сказать большего, влияние на международно-правовое регулирование передачи технологии и лицензионных соглашений, особенно при арбитражном разбирательстве соответствующих споров, должно иметь создание такого инструмента регулирования, как Принципы международных коммерческих договоров 1994 года, разработанные под эгидой УНИДРУА (далее «Принципы»). Указанный документ обладает достаточной диспозитивностью и гибкостью, что не может быть не оценено участниками лицензионной торговли.

В частности, в преамбуле рассматриваемого документа установлено, что Принципы могут применяться не только в случаях, когда стороны согласовали их применение или когда они применяются в силу отсылки к «общим принципам права» или "lex mer-catoria", но и в случаях, когда оказывается невозможным установить соответствующую норму права. Данный аспект представляет особый интерес, поскольку в отсутствие выбора применимого права сторонами, применительно к лицензионным соглашениям, бывает сложно установить применимое право в силу сложности юридического состава и содержания лицензионной сделки.

Принципы предоставляют достаточно адекватный механизм защиты интересов потенциального лицензиара в случае недобросовестного поведения потенциального лицензиата при ведении переговоров, в частности, с целью получения последним конфиденциальной информации лицензиара об объекте лицензии: в данном случае возможно предъявление таким лицензиаром требования о возмещении «потерь» (losses). «Иными словами, потерпевшая сторона может получить возмещение расходов, понесенных ею при переговорах, и может получить компенсацию за утрату возможности заключить другой договор с третьим лицом (т.н. отрицательный договорный интерес)».

Похожие диссертации на Лицензии и лицензионные соглашения применительно к промышленной собственности в международной торговле по праву России, США, Великобритании и Германии

Проблемы защиты и реабилитации должника при несостоятельности (банкротстве) в Великобритании, Германии, США, Франции, России (Сравнительно-правовой анализ) Кравченко Екатерина Анатольевна

Неприкосновенность частной жизни в гражданском праве: на примере права Великобритании, США и РоссииИзмайлова Наталия Сергеевна

Заверения, гарантии, обязательства по возмещению потерь ( Indemnity ), опцион и эскроу по праву России, США, Англии в трансграничных коммерческих договорахСтепанян Ирэна Гегамовна

Вводящая в заблуждение реклама: понятие и проблемы квалификации. Опыт сравнительно-правового исследования права России и СШАКислицын Алексей Анатольевич

Пределы осуществления гражданских прав хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положениеБорзило Евгения Юрьевна

Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов авторского права в России и США Фридман Вероника Эмильевна

Охрана авторских прав в России и США (Сравнительно-правовой анализ) Мирзоян Сергей Михайлович

Проблемы компаративистского исследования антимонопольного законодательства России и антитрестовского права США Гельфенбуйм Ирина Григорьевна

Правовое регулирование экспортного контроля в США, Европейском Союзе и РоссииСагура Наталья Юрьевна

Сравнительное патентное законодательство СРВ, России и отдельных стран Западной Европы (Франции, Великобритании, Германии) Дао Тхань Нга