Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Товарный знак как объект правового регулирования
1. Товарный знак как объект промышленной собственности. Виды товарных знаков. 21
1.1. Понятие товарного знака. 21-25
1.2. Охраноспособность товарного знака. 25-28
1.3. Товарный знак, как составная часть интеллектуальной собственности . 28
1.4. Виды товарных знаков, формы использования товарных знаков. 34
2. Исключительное право на товарный знак. Субъекты прав на товарный знак. 46
2.1. Исключительное право на товарный знак. 46
2.2. Субъекты прав на товарные знаки. 55-58
3. Исключительное право на фирменное наименование. Товарные знаки и фирменные наименования. 59
3.1. Понятие фирменного наименования. 60-61
3.2. Исключительное право на фирменное наименование. 62
3.3. Основание возникновения исключительного права на фирменное наименование . 64
Глава 2. Охрана прав на товарный знак .
1. Нарушение прав на товарный знак. 67-108
1.1. Понятие нарушения прав на товарный знак. 68
1.2. Состав правонарушения. 81-108
1.2.1. Состав гражданско-правового нарушения.
1.2.2. Нарушение прав на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции . 99
2. Ответственность за нарушение прав на товарный знак. 109
2.1. Общие положения об ответственности за нарушение прав на товарный знак. 109
2.2. Специальные положения об ответственности за нарушение прав на товарный знак. 113
3. Формы защиты прав на товарный знак. 130
3.1. Административный порядок защиты. 131-140
3.2. Судебная защита прав на товарный знак. 140
3.3. Самозащита прав на товарный знак. 143-144
3.4. Участие в защите прав на товарный знак независимых некоммерческих организаций. 144
3.5. Заключение раздела. 145-147
ГЛАВА 3. Внерегистрационная охрана общеизвестных товарных знаков .
1. Понятие и правовой статус общеизвестных товарных знаков. Критерии отнесения к общеизвестным товарным знакам. 148
Понятие общеизвестного товарного знака. 148
Правовой статус общеизвестного товарного знака . 157
Охрана общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации. 160
Вместо заключения. 180-183
- Товарный знак, как составная часть интеллектуальной собственности
- Основание возникновения исключительного права на фирменное наименование
- Нарушение прав на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции
- Правовой статус общеизвестного товарного знака
Введение к работе
1. Актуальность исследования
В настоящее время во всем мире существует проблема незаконного использования чужих товарных знаков. Эта проблема есть и в России. Использование чужого товарного знака есть акт недобросовестной конкуренции. Принцип конкуренции состоит в том, что в условиях рынка только тот может достичь преимущества в своей предпринимательской деятельности, кто достиг наилучших результатов в хозяйствовании, произвел конкурентоспособные товары с меньшими издержками. Этот принцип является пружиной развития экономики любого государства. Он стимулирует конкурентоспособные и устраняет плохо работающие предприятия, которые при длительной убыточности и неплатежеспособности, отсутствии спроса на производимые ими товары подлежат реорганизации или вообще ликвидации, в том числе как банкроты. Важность конкурентного механизма на рынке для хозяйствующих субъектов и государства вытекает уже из того, что защита конкуренции устанавливается государством в Конституции. Государство гарантирует поддержку конкуренции и запрещает недобросовестную конкуренцию. Тем самым, государство закрепляет одну из главных черт экономической основы своего конституционного строя.
Актуальность исследования определяется тем, что незаконное использование чужого охраняемого товарного знака есть, во-первых, причинение ущерба правам и законным инте 6
ресам владельца знака (правообладателя), равно как и причинение ему прямых (или косвенных) убытков и нанесение ущерба его деловой репутации, во-вторых, прямое посягательство на публичный интерес и потребителя, поскольку такое использование товарного знака есть акт недобросовестной конкуренции, запрещенный законом.
Многие общественно значимые задачи, в том числе и удержание рыночной свободы в конкурентных рамках, невозможно рещать вне государственно-правового механизма. Необходимость государственного воздействия определяется требованиями охраны публичных интересов, в том числе, реализации свободы предпринимательства и конкуренции. Указанное основание для государственного воздействия лежит в сфере публичных интересов общества. Посредством издания ряда нормативных установлений законодатель определил направленность против интересов общества (в лице потребителя) и государства (как гаранта публичного правового порядка) актов недобросовестной конкуренции в виде, в частности, введения потребителя в заблуждение и использования чужого товарного знака. Более того, государство установило даже уголовную ответственность за это, в том числе по ст. 180 УК РФ.
Кроме того, актуальность работы состоит в том, что специальной литературы по этой теме практически нет. Поэтому работа посвящена, в основном, исследованию и анализу нормативной базы, регулирующей охрану товарных знаков в предпринимательской деятельности.
2. Объект и предмет исследования
Объектом диссертационного исследования являются нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие охрану товарных знаков от незаконного использования и практика их применения; правоотношения, возникающие в
случае незаконного использования в какой-либо форме и каким-либо способом одним хозяйствующим субъектом товарного знака другого хозяйствующего субъекта - конкурента.
Основу указанного правового регулирования составляет законодательство Российской Федерации по товарным знакам, а также нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие отношения, возникающие при незаконном использовании товарных знаков, в частности: Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
Предметом исследования в настоящей работе являются проблемы правового регулирования, связанные с определением понятия и состава нарушения прав на товарный знак и привлечением нарушителя к ответственности; отношения, возникающие, во-первых, между правообладателем (владельцем исключительных прав на товарный знак) и нарушителем, во-вторых, между нарушителем и государством, в лице его органов и должностных лиц. Правовое регулирование возникновения прав на товарный знак и использования товарного знака самим правообладателем достойно отдельного исследования и в настоящей работе не рассматривается.
3. Цель и задачи исследования
Целью диссертации является комплексное исследование правовых проблем охраны товарных знаков в Российской Федерации, причем, не только принадлежащих российским субъектам предпринимательской деятельности, но и иностранным. Целью диссертации также является попытка акцентирования внимания на пробелах в законодательстве России 8
ской Федерации и правоприменительной практике по этим вопросам и выработка предложений по совершенствованию нормативной базы. Кроме того, целью исследования является обоснование некоторых теоретических выводов, которые могут стать базой для дальнейших научных исследований и использоваться в правоприменительной практике.
Для достижения поставленной цели в процессе исследования решаются следующие задачи:
• дать понятие товарного знака и рассмотреть его правовую природу;
• определить и обосновать понятие нарушение прав на товарный знак с позиции гражданского права;
• рассмотреть способы защиты прав на товарный знак;
• выявить проблемы охраны товарных знаков в Российской Федерации;
• рассмотреть проблемы защиты общеизвестных товарных знаков на территории Российской Федерации.
4. Методическая, теоретическая и информационная основа исследования
Методической основой работы являются общенаучные и частнонаучные методы: системно-структурный, формальнологический, сравнительно-правовой и другие, широко применяемые в гуманитарных науках.
Теоретической базой работы являются труды российских ученых правоведов по общей теории права, хозяйственному, гражданскому, административному и уголовному праву, а также практикующих юристов: М.М.Богуславского, В.С.Мартемьянова, А. Григорьева, В. Мельникова, Е. Ариевича, Л. Гукасяна, М. Брагинского, Е. Суханова, К. Ярошенко, ВВ. Белова, Г.В. Виталиева, Г.М. Денисова, И. Крылова, В. Калиновского, ЮМ. Козлова, Л.Л. Попова, К.Ю. Тотьева, Н.
Фонаревой, Б.В. Здравомыслова, К.Ф. Егорова, В.Н. Хропаню-ка, В.В. Лазарева, И.Я. Козаченко, О. Шевченко и других.
В работе также были использованы работы ряда зарубежных ученых, исследовавших проблемы товарных знаков и их охраны (Г.Боденхаузена, П.Розенберга, Г.Штумпфа).
В процессе написания работы была использована арбитражная практика, опыт практикующих юристов, патентных поверенных, а также личный опыт автора.
5. Научная новизна исследования
Вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации не имеют должной правовой регламентации; правоприменительная практика только развивается и она не безупречна. Хотя в настоящее время стали выходить научные публикации по проблемам товарных знаков и их охране, их явно недостаточно. Практика защиты товарных знаков не нашла надлежащего отражения в научной литературе. Практически отсутствует обобщение судебной практики по этой проблеме.
Научная новизна работы заключается в том, что она представляет собой попытку выделить нормы по охране товарных знаков, содержащиеся в различных отраслях права и в различных нормативных правовых актах, в единую систему, позволяющую должным образом защищать товарные знаки на территории Российской Федерации.
Диссертация представляет собой исследование, соединенное единым замыслом, предметом, структурой. В работе выделяются существенные признаки таких ключевых понятий, не имеющих легального определения, как общеизвестный товарный знак, охраноспособность товарного знака, однородность товаров, маркируемых товарным знаком, сходность обозначения с товарным знаком до степени смешения. Исследуется вопрос определения субъекта нарушения прав на товарный знак. Раскрывается сущность недобросовестной конку 10
ренции применительно к использованию чужих товарных знаков, проводится анализ места и роли органов государства в борьбе с нарушениями прав на товарный знак. Большое внимание уделяется сущности незаконного использования чужого товарного знака как гражданско-правового нарушения.
6. Положения, выносимые на защиту
На защиту выносятся следующие основные положения: (1). Охраноспособность товарного знака - это условия, позволяющие использовать и охранять товарный знак. Товарный знак является охраноспособным, если: имеет различительную способность; имеет государственную регистрацию или охраняется в силу международного договора.
(2). Право на товарный знак характеризуется рядом признаков: исключительное право на товарный знак является "монопольным" правом (т.к. принадлежит определенному лицу или определенной группе лиц); исключительное право на товарный знак есть право абсолютное (оно возникает на основании государственной регистрации либо в силу международных договоров (общеизвестный товарный знак)); исключительное право на товарный знак есть имущественное право; право на товарный знак есть комплекс исключительных прав разрешительного и запретительного характера, устанавливаемых самим правообладателем и нормативными правовыми актами.
(3). В состав гражданско-правового нарушения при незаконном использовании чужого товарного знака входит как обязательное составляющее только факт противоправности поведения нарушителя. Наличие убытков у потерпевшего от правонарушения, а, следовательно, и причинная связь должны доказываться только в том случае, если правообладатель требует возмещения ущерба. Наличие вины нарушителя также не является необходимым условием привлечения нарушителя к ответственности. Противоправность действий нарушителя имеет следующие составляющие: несанкционированное использование чужого товарного знака (или обозначения сходного с ним до степени смешения); использование происходит в хозяйственном обороте; нарушение происходит в отношении однородных товаров.
Нарушением признается использование не только чужого товарного знака, но и обозначения, сходного с ним до степени смешения.
(4). При взыскании убытков с нарушителя за незаконное использование чужого товарного знака обычно речь идет о возмещении упущенной выгоды.
Можно выделить следующие методы определения убытков владельца прав на товарный знак от незаконного использования его знака.
? Убытки правообладателя определяются, как доход (прибыль), полученный нарушителем за счет незаконного использования чужого товарного знака;
? убытки правообладателя определяются как суммы платежей, которые нарушитель должен был бы произвести владельцу прав на товарный знак в случае приобретения им лицензии на право использования товарного знака, размер которых, в свою очередь, равен части доходов, получаемых в результате использования знака;
? убытки определяются по принципу: одна единица товара (продукции), реализованная с использованием чужого товарного знака, приравнивается к одной единицы товара (продукции) не реализованной владельцем знака (правообладателем).
(5). При применении к нарушителю такой меры ответственности как удаление с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожение изготовленных
It.
изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, суд должен принимать решение об уничтожении и самого товара, незаконно обозначенного чужим товарным знаком, если удаление товарного знака невозможно без причинения существенного вреда этому товару.
Практика реализации такого способа защиты прав на товарный знак, как удаление с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака содержит определенные противоречия. Автор не согласен с мнением Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которому, если удаление товарного знака невозможно без причинения существенного вреда самому товару, суд не может применять этот вид ответственности.
(6). На территории Российской Федерации допускается внерегистрационная охрана товарного знака при условии, что он является общеизвестным.
Основные отличия общеизвестного товарного знака от обычного знака состоят в следующем: товарный знак становится общеизвестным знаком в результате длительного или интенсивного использования; знак приобрел в стране регистрации или стране применения широкую известность как характерный для продукции или товаров определенного изготовителя, являющийся гарантией их высокого качества; товарный знак подлежит защите как общеизвестный при признании его таковым компетентным органом государства (обычный товарный знак подлежит защите при его соответствующей регистрации).
(7). Кроме Коллегии Высшей патентной палаты, органом, в чью компетенцию входит признание знака общеизвестным, является суд и Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
В силу п. 1 ст. б " Парижской конвенции по охране промышленной собственности Страны Союза обязуются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запре 13
щать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Однако действующее законодательство Российской Федерации четко не определяет компетентный орган государства, который может признавать товарный знак общеизвестным. Постановление Правительства РФ "Об образовании Высшей Патентной Палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам" отнесло рассмотрение заявлений о признании товарных знаков общеизвестными в соответствии с международными договорами Российской Федерации к функциям Коллегии Высшей патентной палаты при Роспатенте (п.4). Напрашивается вывод, что этот орган является единственным компетентным органом государства по определению товарного знака общеизвестным. Однако, представляется, что в случае, если правообладатель обращается в суд или в Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства за защитой своего нарушенного права на знак, который не имеет регистрации в России, но, по мнению правообладателя, является общеизвестным, эти органы вправе самостоятельно, без Роспатента, определить, является ли товарный знак общеизвестным или нет, и, соответственно, запретить нарушителю использовать этот знак.
(8). Особенность правового статуса общеизвестных товарных знаков состоит: в придании им преимущественной охраны на территории конкретного государства-члена Союза Па 1 Постановление Правительства РФ от 30 марта 1998 г. N 367. "Об образовании Высшей Патентной Палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам". "Собрание законодательства РФ", 06.04.98, N 14, ст. 1596. рижской конвенции по охране промышленной собственности, в том числе, и России, без специальной регистрации перед более поздними знаками в отношении идентичных или подобных товаров; в запрете применения товарного знака или обозначения, тождественного или сходного с общеизвестным знаком; в особенностях правовой охраны общеизвестного товарного знака от несанкционированного использования; в возможности предоставления охраны в качестве товарных знаков обозначениям, которые могут претендовать на различительную способность только благодаря тому, что они стали общеизвест,-ными как характерные для товаров определенного изготовителя, гарантирующего их высокое качество; в возможности в определенный национальным законодательством срок аннулировать более поздний (младший) знак, если он является тождественным или сходным с общеизвестным знаком в отношении однородных товаров; в закреплении за соответствующим компетентным органом государства полномочий по решению вопроса о признании знака общеизвестным.
7. Практическая значимость исследования
Положения и выводы исследования могут быть использованы при подготовке соответствующих нормативных актов в области регулирования отношений по товарным знакам и их защите от незаконного использования, при толковании норм действующего законодательства Российской Федерации, разрешении правовых коллизий, встречающихся в нормативных актах, а также в правоприменительной практике. Положения работы могут быть использованы и как практическое руководство для правообладателей и практикующих юристов при защите прав на товарные знаки.
Выводы диссертанта могут послужить исходным материалом для дальнейшего исследования проблем правового регулирования охраны товарных знаков на территории России. Работа может быть использована при преподавании курса предпринимательского (хозяйственного) права, в том числе, при проведении практических занятий и подготовке учебных пособий.
8. Апробация работы
Диссертация подготовлена на кафедре Предпринимательского (Хозяйственного) права Московской государственной юридической академии (МГЮА), где проведены ее рецензирование и обсуждение, в ходе которых диссертация была одобрена.
Выводы и предложения, содержащиеся в работе, были использованы в преподавательской деятельности диссертанта в МГЮА при проведении семинарских занятий по "Предпринимательскому (Хозяйственному) праву".
Некоторые положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в публикациях автора.
9. Структура работы
Структура работы определена целями и задачами диссертационного исследования, которое состоит из введения, трех глав, объединяющих 7 параграфов, заключения, списка использованной литературы, нормативных правовых актов и приложений.
•Первая Глава "Товарный знак как объект правового регулирования" посвящена рассмотрению общих вопросов, которые имеют большое значение для последующего исследования темы, и носит теоретический характер.
Первый параграф первой главы "Товарный знак как объект промышленной собственности. Виды товарных знаков" посвящен раскрытию понятия и сущности товарного знака, его правовой природе, классификации товарных знаков. В этом параграфе автор рассматривает определения понятия товарного знака, закрепленные в разных нормативно-правовых актах, как Российской Федерации, так и других государств, а также, содержащиеся в научной литературе. Исследуется соотношение официально принятого в российском законодательстве понятия товарного знака с другими терминами, использующимися для выражения этого понятия, в том числе такими, как торговая марка, фирменный знак и др.
Автор исследует также вопрос охраноспособности товарного знака, т.е. условий, позволяющих использовать и охранять товарный знак в предпринимательской деятельности. Такими условиями, по мнению автора, являются: его различительная способность (различительный характер знака, который заключается в способности идентифицировать товар и позволяет потребителю распознавать этот знак, а соответственно и товар, среди других товарных знаков, использующихся на однородной продукции), наличие государственной регистрации товарного знака или охрана его в силу международного договора (общеизвестный товарный знак).
Кроме того, в этом параграфе исследуется понятие товарного знака и как составной части интеллектуальной собственности; соотношение интеллектуальной и промышленной собственности. Поскольку в Законе РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" выделяются виды товарных знаков исключительно по "дизайнерскому" принципу, автор сделал попытку классифицировать товарные знаки и по иным критериям.
Второй параграф первой главы "Исключительное право на товарный знак. Субъекты прав на товарный знак" посвящен исследованию исключительного права на товарный знак и определению субъектов прав на товарный знак.
В этом параграфе автор рассматривает такие вопросы исключительного права на товарный знак, как объем правовой охраны товарных знаков, условия предоставления и срок дей 17
ствия правовой охраны, содержание исключительных прав на товарный знак. Кроме того, автор определяет субъектов прав на товарный знак и рассматривает некоторые проблемы, возникающие в этой области.
Третий параграф первой главы "Исключительное право на фирменное наименование. Товарные знаки и фирменное наименование" посвящен исследованию понятия фирменного наименования, исключительного права на фирменное наименование и соотношения права на товарный знак и фирменное наименование.
Поскольку товарный знак и фирменное наименование могут совпадать, автор счел необходимым рассмотреть вопросы, связанные с понятием и исключительным правом на фирменное наименование.
В этом параграфе автор исследует понятие фирменного наименования, поскольку в нормативно-правовых актах и научной литературе этот вопрос решается не однозначно; понятие и содержание исключительного права на фирменное наименование, а также такой вопрос, как основание возникновения исключительного права на фирменное наименование: вопрос государственной регистрации фирменного наименования.
Вторая Глава "Охрана прав на товарный знак" посвящена исследованию узловых вопросов темы: нарушение прав на товарный знак, ответственность за это нарушение, способы и формы защиты прав на товарный знак.
В первом параграфе второй главы "Нарушение прав на товарный знак" исследуется понятие нарушение прав на товарный знак и его состав с точки зрения гражданского права.
Автор анализирует способы этого нарушения, перечисленные в Законе РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"; нарушение прав на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции.
Второй параграф второй главы "Ответственность за нарушение прав на товарный знак" посвящен общим вопро 18
сам ответственности за незаконное использование чужого охраняемого товарного знака и исследованию способов защиты прав на товарный знак, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В этом параграфе исследуется понятие ответственности, в том числе и применительно к нарушению прав на товарный знак, т.к. она обладает рядом особенностей, рассматриваемых в работе; анализируются основания наступления ответственности за это нарушение. Рассматриваются специальные положения об ответственности за нарушение прав на товарный знак (способы защиты прав на товарный знак, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации).
В этой области существуют определенные противоречия и практические трудности, связанные с применением положений об ответственности за нарушение прав на товарный знак. Так, действующим законодательством не определен механизм взыскания убытков от незаконного использования чужого товарного знака. Поэтому автор сделал попытку сформулировать некоторые способы определения убытков, которые в основном выражаются в виде упущенной выгоды. Кроме того, практика реализации такого способа защиты прав на товарный знак, как удаление с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака содержит определенные противоречия. Автор не согласен с мнением Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которому, если удаление товарного знака невозможно без причинения существенного вреда самому товару; суд не может применять этот вид ответственности. Автор обосновывает свою точку зрения на решение этого вопроса: в этом случае суд должен принять решение об уничтожении и самого товара, незаконно обозначенного чужим товарным знаком.
В третьем параграфе второй главы "Формы защиты прав на товарный знак" исследуются различные формы защиты правообладателем своих прав на товарный знак. Автор исследует административный порядок защиты прав на товарный знак через таможенные органы и Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства; судебный порядок; исследуются вопросы самозащиты прав на товарный знак и защиты нарушенных прав через участие независимых некоммерческих организаций.
В третьей Главе "Внереаистрационная охрана общеизвестных товарных знаков" исследуются вопросы, связанные с правовым регулированием охраны общеизвестных товарных знаков.
Первый параграф третьей главы "Понятие и правовой статус общеизвестных товарных знаков. Критерии отнесения к общеизвестным товарным знакам" посвящен исследованию общих вопросов, связанных с определением общеизвестного товарного знака и критериев отнесения товарного знака к общеизвестному, а также правовой статус общеизвестных товарных знаков.
Поскольку действующее законодательство Российской Федерации не дает определения общеизвестного товарного знака, не выделяет критериев, по которым товарному знаку можно придать статус общеизвестного знака, автор сделал попытку, основываясь на положениях Парижской конвенции по охране промышленной собственности, мнении практикующих юристов и публикаций по этому вопросу, дать определение общеизвестного товарного знака и выделить указанные критерии отнесения товарного знака к общеизвестному, поскольку для внерегистрациооной охране таких товарных знаков эти положения являются ключевыми. Кроме того, автор рассматривает вопросы правового статуса общеизвестных товарных знаков, их отличие от обычных знаков.
Во втором параграфе третьей главы "Охрана общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации" анализируются нормы законодательства Российской Федерации и Па 20
рижской конвенции по охране промышленной собственности, посвященные охране общеизвестных товарных знаков. Исследуются проблемы, связанные с защитой общеизвестных товарных знаков на территории Российской Федерации. Эти проблемы обусловлены тем, что, во-первых, общеизвестный товарный знак не имеет государственной регистрации на территории Российской Федерации, а, во-вторых, как уже было сказано выше, нет ни легального определения общеизвестного товарного знака, ни критериев отнесения товарного знака к общеизвестному, ни механизма определения товарного знака как общеизвестного знака.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Исключительное право на фирменное наименование // Интеллектуальная собственность. 2000. № 6, С. 15-18. (0,2 п/л.).
2. Нарушение прав на товарный знак // Интеллектуальная собственность. 2000. №7 (0,6 п/л.) (сдана в печать).
3. Недобросовестная конкуренция: нарушение прав на товарный знак // Законность. 2000. №7 (0,4 п/л.) (сдана в печать).
Товарный знак, как составная часть интеллектуальной собственности
Статья 128 ГК РФ прямо относит интеллектуальную собственность к объектам гражданских прав.
Объектом гражданских прав признается то, по поводу чего возникает гражданское правоотношение. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.129 ГК РФ) делит все объекты гражданского права на три группы, исходя из оборотоспособ-ности соответствующих объектов: свободно обращающиеся, ограниченные в обращении и полностью изъятые из оборота.18 Очевидно, что интеллектуальная собственность относится к свободно обращающимся объектам гражданских прав.
В свою очередь, как отмечают М.Брагинский, Е.Суханов и К.Ярошенко, объектами интеллектуальной собственности являются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним с точки зрения способов защиты средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ и услуг. Статья 138 ГК РФ, которая так и называется "Интеллектуальная собственность", приравнивает товарный знак к результатам интеллектуальной деятельности и относит его к средствам индивидуализации продукции юридического или физического лица. Эта норма, устанавливая общий принцип закрепления исключительных прав за гражданином или юридическим лицом на объекты интеллектуальной собственности, включая права на товарный знак, отсылает к специальным законам, определяющим условия и порядок возникновения, использования, охраны этих прав, прекращения, а также сроки их действия20.
Объектами интеллектуальной собственности являются творения человеческого разума, его интеллекта. Обычно в теории интеллектуальную собственность делят на две составляющие - промышленную собственность и авторское право21. В заключенной в Стокгольме 14 июля 1967 года (изменена 2 октября 1979 года) Конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС)22, говорится, что: "интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным трудам, театральным постановкам, фонограммам, радио и телевещанию, изобретениям во всех отраслях человеческой деятельности, промышленным образцам, товарным и фирменным знакам, защите от недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях".
Наиболее распространенными объектами промышленной собственности являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, пресечение недобросовестной конкуренции (ст.1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности). Как видно, термин "промышленная собственность" достаточно условен, поскольку непосредственно в промышленности применяют в основном изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Таким образом, понятия "интеллектуальная собственность" и "промышленная собственность" - не тождественные понятия23 Хотя эта точка зрения неоднозначна24 Интеллектуальная собственность - более широкое понятие и объединяет в себе результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.д.) - статья 138 ГК РФ. Объектами промышленной собственностью, как было уже сказано выше, в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, являются: "патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции" (ст. 1 (2) Парижской конвенции).
Объекты промышленной собственности четко определены в Парижской конвенции, в отличие от объектов интеллектуальной собственности, в которые включаются практически любые произведения науки, литературы и искусства. Правовой режим объектов интеллектуальной собственности регулируется не только патентным, но и авторским правом. В Российской Федерации - это Закон "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 года. Этот закон содержит открытый перечень объектов авторского права (ст. 7 закона).
При этом, следует отметить, что понятие "интеллектуальная собственность" получило широкое распространение с учреждением в 1967 году Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Однако уже в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года25 (в первоначальном тексте от 9.09.1886г.) в аналогичном значении употребляется термин "результаты интеллектуального творчества". Предшествующие тексты Парижской конвенции, хотя и перечисляли многочисленные объекты промышленной собственности, однако не содержали определения этого понятия, как такового. Понятие "промышленная собственность" впервые было введено в тексте статьи 1 Парижской конвенции об охране промышленной собственности на Гаагской конференции 1925 года. Оно было воспроизведено позднее с изменениями формального характера (за исключением одного дополнения по существу, а именно включения в определение на Лиссабонской конференции 1958 года знаков обслуживания).
Основание возникновения исключительного права на фирменное наименование
Незаконное использование чужого охраняемого товарного знака есть, во-первых, причинение ущерба правам и законным интересам владельца знака (правообладателя), равно как и причинение ему прямых (или косвенных) убытков, и нанесение ущерба его деловой репутации, во-вторых, прямое посягательство на публичный интерес и потребителя, поскольку такое использование товарного знака есть акт недобросовестной конкуренции, запрещенный законом. Это явствует из п.1 ст.8, п.2 ст.34 Конституции РФ, CT.10bls Парижской конвенции по охране промышленной собственности, п.1 ст. 10 ГК РФ, ст. ст. 4, 10 Закона РФ "О недобросовестной конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", ст.4, ч.2 п.2 ст. 6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и других норм применимого права.
Многие общественно значимые задачи, в том числе и удержание рыночной свободы в конкурентных рамках, невозможно решать вне государственно-правового механизма. Необходимость государственного воздействия определяется требованиями охраны публичных интересов, в том числе, реализации свободы предпринимательства и конкуренции. Указанное основание для государственного воздействия лежит в сфере публичных интересов общества. Частный интерес защищается в условиях рынка на путях правосудия, а также государственным вмешательством тогда и в той мере, в какой он сочетается с публичным.60 Таким образом, становится очевидным, что законодатель вводит прямо запрет на что-то лишь в том случае, когда считает это противоречащим интересам общества и государства. Посредством издания ряда нормативных установлений законодатель определил направленность против интересов общества (в лице потребителя) и государства (как гаранта публичного правового порядка) актов недобросовестной конкуренции в виде, в частности, введения потребителя в заблуждение и использования чужого товарного знака. Более того, государство установило даже уголовную ответственность за это, в том числе по ст. 180 УК РФ - с формальным составом вредных последствий.
Общественная значимость такого правонарушения подтверждается еще тем, что законодатель предусмотрел, что с исками могут выступать не только правообладатели, но также прокурор, независимые некоммерческие организации (Торгово-промышленная Палата), органы исполнительной власти (Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и т.д. (п.1 ч.2 ст.27 Закона РФ "О конкуренции").
Вряд ли нужны еще какие-то аргументы в пользу того, что незаконное использование такого объекта интеллектуальной собственности, как товарный знак, признается законодателем явным нарушением закона и действием, направленным против интересов общества и государства.
Сущность права на товарный знак заключается в возможности его неограниченного и монопольного использования правообладателем. Использованием товарного знака считается, прежде всего, применение его на товарах и (или) упаковке, в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках и т.д. (см. п.1. ст.22 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"). При использовании товарного знака может проставляться предупредительная маркировка (например, ТМ, Reg.TM и т.п.).
Право на товарный знак - есть комплекс исключительных прав разрешительного и запретительного характера, устанавливаемых самим правообладателем и нормативными правовыми актами. Правообладатель может распоряжаться правом на товарный знак в отношении третьих лиц в форме уступки своего права на знак или по лицензионному договору. Подобное использование товарного знака будет санкционировано самим правообладателем. Иное (несанкционированное) использование знака кем-либо в определенных случаях будет считаться нарушением исключительных прав на товарный знак. Соответственно, правообладатель вправе запретить использование его товарного знака третьими лицами.
В силу статьи 4 Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", определяющей исключительное право на товарный знак, никто не имеет права использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца. Сам владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.
Возникает вопрос: всякое ли несанкционированное использование чужого товарного знака будет являться незаконным (нарушением прав владельца знака)? Думаю, что нет.
В силу п.2 ст.4 Федерального закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" нарушением прав владельца товарного знака признается: "несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарнониє, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров".
Думаю, что, прежде, чем исследовать вопрос о составе такого правонарушения, как незаконное использование чужого товарного знака с точки зрения, как гражданско-правового правонарушения, так и административного и уголовного, в начале следует определить: что есть "изготовление", "применение", "ввоз", "предложение к продаже", "продажа", и "иное введение в хозяйственный оборот" и "хранение с этой целью" товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Иными словами - рассмотреть отдельные способы нарушений прав на товарный знак. Это важно по той причине, что любое нарушение прав на товарный знак может происходить одним из перечисленных способов. При этом, следует отметить, что этот перечень не является исчерпывающим, следовательно, возможны и иные способы незаконного использования товарного знака.
Нарушение прав на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции
Противоречие действий хозяйствующих субъектов любым положениям действующего законодательства Российской Федерации делает их противоправными. При этом не требуется выяснять, входят ли соответствующие нормативные правовые акты в состав законодательства о недобросовестной конкуренции. Для установления факта противоречия необходимо, как минимум, выявить законодательно установленные требования, с которыми могли бы входить в противоречие действия конкурирующих предпринимателей83 Действия конкурентов по использованию чужих товарных знаков в зависимости от формы и способа такого использования, являются действиями, противоречащими, например, п.2 ст.4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения" товаров", п.5 ст.5 Закона РФ "О рекламе" и другим нормам применимого права.
На практике несколько сложнее обстоит дело с определением того, что действия хозяйствующих субъектов противоречат обычаям делового оборота. Сложность вытекает из самого определения и применения понятия "обычаи делового оборота".
Обычаи делового оборота - сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе (п.1 ст.5 ГК РФ). В действующем законодательстве Российской Федерации предусмотрено, что обычаи делового оборота применяются наравне с нормативными актами и условиями договоров. Правовое значение обычаев делового оборота заключается, кроме всего прочего, в том, что эти обычаи служат одним из эталонов добросовестной конкуренции.
Проблема применения обычаев делового оборота заключается в том, чтобы определить: кто должен или может признавать какое-то правило поведения обычаем делового оборота? Очевидно, что это может сделать только государство в лице своего органа. Но какой это орган? Право на обращение в суд за защитой нарушенного права гарантировано владельцу товарного знака Конституцией и принятыми в соответствии с ней законами, в частности, Арбитражным процессуальным кодексом РФ. В данном случае, органом государства, в чью компетенцию входит признавать или не признавать то или иное правило поведения сложившимся в качестве обычая делового оборота, является суд. Но в силу, например, п.1 ст.27 Закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" Федеральный антимонопольный орган вправе рассматривать факты нарушения антимонопольного законодательства и принимать по ним решения и предписания в пределах своей компетенции. Таким образом, кроме суда, владелец товарного знака вправе обращаться в Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (исполнительный орган государственной власти). Следовательно, в этом случае, органом, который вправе признавать или не признавать то или иное правило поведения сложившимся в качестве обычая делового оборота, является МАП России.
Признаки отнесения определенных сложившихся действий хозяйствующих субъектов к обычаям делового оборота следующие: (а) не предусмотренное законодательством или договором, но (б) сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, (в) широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, например, традиции исполнения тех или иных обязательств и т.п. Обычай делового оборота может быть применен независимо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе (опубликован в печати, изложен во вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства и т.п.)84.
Как отмечает С.Лобанова, весьма важную роль при решении в суде вопроса об обычаях делового оборота могут сыграть соответствующие торгово-промышленные палаты, давая независимые экспертные заключения о распространенности и повторяемости действий хозяйствующих субъектов применительно к возможности квалификации этих действий как обычаев делового оборота85.
Однако в настоящее время достаточно трудно считать сложившимся свод положительных правил поведения, которые в результате длительного и всеобщего применения признаются участниками предпринимательской деятельности в качестве обязательной деловой нормы. В силу этого основная нагрузка при пресечении недобросовестной конкуренции ложится все же на нормативные установки законодательства. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются85.
И все-таки, придерживаясь формулировки закона, использование чужого товарного знака явно противоречит обычаям делового оборота, поскольку несанкционированное использование чужих знаков не может быть признано добросовестной конкуренцией между субъектами хозяйственной деятельности. Напротив, эти действия явно недобросовестны по отношению к владельцу знака (своему конкуренту). Каждый субъект должен сам и своими силами продвигать свой товар на рынок, добиваться его высокой репутации, а не пользоваться достижениями других для увеличения продаж или популярности своего продукта.
В-третьих, целью недобросовестных конкурентных действий является приобретение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности.
В ходе хозяйственной деятельности получение обоснованных преимуществ за счет лучшей ее организации, меньших издержек и лучшего качества продукции вполне допустимо. Более того, эти преимущества предполагаются самим наличием конкурентного механизма на товарном или ином рынке. В контексте ст. ст. 4, 10 Закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" под обоснованными преимуществами можно понимать выгоды предпринимателей, ставшие результатом наилучшего, по сравнению с конкурентами, использования факторов хозяйственной деятельности. Выгоды, полученные иным путем и с использованием противоправных приемов, можно считать необоснованными86.
Правовой статус общеизвестного товарного знака
Как было сказано в предыдущем параграфе, охрана общеизвестных товарных знаков основывается на ст. 6bls Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Поэтому считаю необходимым привести полный текст этой статьи.
Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица133 отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним. (2) Для предъявления требования об аннулировании такого знака предоставляется срок не менее пяти лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Страны Союза имеют право установить срок, в течение которого может быть потребовано запрещение применения знака. (3) Срок не устанавливается для предъявления требования об аннулировании или запрещении применения знаков, зарегистрированных или используемых недобросовестно.
Статья 6bls была включена в Парижскую конвенцию на Гаагской конференции в 1925 году; на Лондонской 1934 года и Лиссабонской 1958 года конференциях в нее были внесены изменения. На Лиссабонской конференции эта статья обсуждалась очень основательно и ее применение - ранее оно ограничивалось отклонением или признанием недействительности регистрации знака, сходного с общеизвестным в данной стране знаком, - было расширено с целью запрещения использования такого знака.
Статья 6bls Парижской конвенции имеет прямое действие. Заинтересованные стороны могут притязать на ее прямое применение соответствующими административными и судебными органами конкретной страны, в частности, Российской Федерации. В пункте (1) ст.6ЬБ содержится заявление: "страны Союза обязуются...". Тем самым текст данной статьи отличается от многих других статей конвенции, которые ссылаются непосредственно на права и обязанности заинтересованных сторон137 или же просто регламентирует конкретную ситуацию138. Но, с другой стороны, ст. 6bls не содержит лишь обязанность страны Союза принимать законодательство в каком-либо частном случае, как, например, ст.101ег. Следовательно, можно сделать вывод, что хотя данная статья и предоставляет определенную свободу законодательству (п.1: "...если это допускается законодательством данной страны"; п.2: "... представляется срок не менее пяти лет..." и т.д.), нельзя считать, что эта статья ограничивается только, так сказать, обязыва-нием конкретной страны Союза принимать законодательство по данному вопросу. Напротив, можно сделать вывод, что ст.6ь 8 содержит прямую обязанность, которая возлагается также на административные и судебные органы государств, которые должны - если это не противоречит их конституционной системе - применять положения данной статьи по требованию заинтересованных лиц или, даже, по инициативе самих административных органов, если это предусмотрено национальным законодательством.
Однако в связи с применением этой статьи возникает определенный вопрос: должен ли товарный знак использоваться в стране, где испрашивается его охрана для того, чтобы он защищался по ст. 6bls? Этот вопрос очень актуален, т.к. от его решения во многом зависит решение другого, возникающего в национальном законодательстве России, вопроса. А именно, порядок и механизм определения общеизвестности товарного знака.
Сама статья не содержит никакого положения, в соответствии с которым, использование знака является необходимым для ее применения. Таким образом, можно предположить, что Страны Союза свободны в том, чтобы не охранять общеизвестные товарные знаки, которые не использовались на их территории. Полагаю, что этот вопрос должен решаться следующим образом.
Вопреки ст. 5С (1) Парижской конвенции, которая касается зарегистрированных товарных знаков, CT.6bls не содержит никакого обязательства в отношении использования общеизвестных знаков. В соответствии с нормами, регулирующими охрану от недобросовестной конкуренции, товарные знаки должны быть охраняемы от риска смешения на основе их использования. Охраняя сам товарный знак, одновременно охраняется и репутация, которую знак приобрел во время использования. Эта охрана основана на ст. 10bls Парижской конвенции. Для того, чтобы сделать ст. 6bls значимой, она должна толковаться как не позволяющая государствам - членам Парижской конвенции требовать, чтобы знак эффективно использовался в стране, в которой испрашивается охрана этого знака как общеизвестного. В противном случае эта статья противоречила бы принципам, изложенным в ст. 10b,s Парижской конвенции.
Представляется нелогичным разрешать государствам-членам Парижской конвенции требовать, чтобы общеизвестные знаки использовались в стране, где испрашивается их охрана, тогда как зарегистрированные знаки пользуются определенным сроком (который в Российской Федерации равен пяти годам (п.З ст.22 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров")) в течение которого они охраняются, даже если они не используются. Необходимо также учитывать, что в силу ст. 6bls Парижской конвенции общеизвестные знаки пользуются преимуществами Парижской конвенции. Нелогично разрешать государствам-членам Парижской конвенции требовать, чтобы общеизвестные знаки использовались в стране, где испрашивается их охрана еще и по той причине, что это вызовет определенные противоречия и конфликты. Если знак будет пользоваться преимуществами
