Пути разрешения конфликтов, возникающих при использовании доменных имен в сети интернет Серго Антон Геннадьевич

Содержание к диссертации

Введение

Глава I. Понятие и правовое регулированиедоменных имен 11

1. Понятие доменного имени 11

2. Признаки и регистрация доменного имени 28

3. Исключительные права владельца на доменное имя 46

Глава II. Субъекты права на доменное имя 89

1. Претенденты и правообладатели доменных имен 89

2. Владельцы (администраторы) доменов 103

3. Национальный регистратор доменов 122

Глава III. Защита прав на доменное имя 127

1. Способы защиты прав на доменное имя 127

2. Международная процедура UDRP 139

3. Правовые особенности процедуры UDRP 152

Заключение 164

Библиография 171

Приложение

• Признаки и регистрация доменного имени
• Исключительные права владельца на доменное имя
• Владельцы (администраторы) доменов
• Международная процедура UDRP

Введение к работе

Актуальность исследования. Стремительное развитие компьютерной сети Интернет, как в нашей стране, так и за рубежом долгое время сопровождалось отсутствием законодательного регулирования, поскольку сеть Интернет носила характер канала связи, предназначенного исключительно для обмена научной информацией некоммерческого характера. Позднее, когда Сеть достаточно разрослась, свою деятельность начали в ней и коммерческие структуры. Однако часть из них столкнулась с тем, что интернет-адрес (домен), сходный с фирменным наименованием либо товарным знаком, уже кем-то занят и предлагается к выкупу обладателю прав на фирменное наименование или товарный знак или его конкуренту. В силу сложившейся традиции, выделение адреса (делегирование домена1) осуществляется первому обратившемуся без проверки наличия у заявителя каких-либо прав на одноименное фирменное наименование или товарный знак. Техническая структура Сети не допускает существования идентичных доменных имен, что еще больше усложняет положение правообладателей.

Отсутствие правового регулирования использования доменного имени, соотношения с правами на другие средства индивидуализации, неудачная попытка решения этого вопроса в законодательстве о товарных знаках, отказ в принятии основным российским регистратором доменных имен разработанной Всемирной организацией интеллектуальной собственности международной процедуры урегулирования подобных конфликтов (UDRP) в высшей степени усложняют положение правообладателей и отечественного правосудия при попытках разобраться в технических и юридических аспектах возникающих конфликтов.

Настоящая работа призвана на основе анализа отечественного, зарубежного и международного законодательства, а также судебной практики предложить пути правового урегулирования конфликтов, связанных с доменными именами в нашей стране.

Юридическим проблемам различных средств индивидуализации, а также доменных имен посвящено значительное количество научных и научно-практических работ. Они были предметом исследований таких ученых как И.Л. Бачило, Ю.Ф. Вацковский, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий, В.А. Копылов, В.А. Мордвинов, В.Б. Наумов, А.П. Сергеев, М.А. Федотов, М.В. Якушев и др. В российской юридической науке проведены достаточно глубокие и важные исследования вопросов правового регулирования различных средств индивидуализации, но вопросы, связанные с доменными именами, исследовались учеными в основном в контексте изучения прав владельцев товарных знаков. В тоже время, глубоких самостоятельных исследований доменного имени как обособленного средства индивидуализации в нашей стране не проводилось. Нет существенных разработок в области разрешения конфликтов, возникающих между владельцами средств индивидуализации и владельцами доменов. Все это является новым для российской правовой действительности и требует скорейшего решения в силу высокой актуальности, что подтверждается существующей отечественной и зарубежной судебной практикой.

Методология исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составили философские, социологические и собственно юридические принципы и методы познания правовых явлений.

При проведении научного исследования использовались различные методы познавательной деятельности: аналитический, исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, анализ, синтез и иные методы научного познания, практикуемые в российской правовой науке. Методологический подход к изучаемым явлениям позволил выявить их правовую природу, особенности, практическую значимость и применение. Все это позволило исследовать рассматриваемые объекты во взаимосвязи, целостности, всесторонне и объективно.

В диссертации исследованы международные нормативные материалы, нормативно-правовые акты Российской Федерации, ряда зарубежных государств, в качестве эмпирической базы были изучены конкретные международные и российские судебные дела, неопубликованные решения и обзоры судебных органов. Так, были исследованы материалы всех 17 судебных дел, рассмотренных российскими судами в период с 1999 по 2004 гг., связанных с доменными именами, материалы 73 дел, рассмотренных в рамках международных процедур по рассмотрению споров о доменных именах Арбитражным центром ВОИС и Национальным арбитражным форумом. Написанию работы предшествовало изучение трудов зарубежных и российских специалистов.

Предмет, цели и задачи исследования. Основным предметом исследования явился правовой режим доменного имени, общественные отношения, складывающиеся в связи с регистрацией и использованием доменных имен. Предметом диссертации также явилась правоприменительная практика по соответствующим проблемам.

Кроме того, исследовались владельцы доменных имен, имеющие право использовать домен или нет. Так, лицо, зарегистрировавшее доменное имя, не всегда становится его добросовестным правообладателем. Многое зависит от содержания доменного имени. Если доменное имя содержит словесный товарный знак другого правообладателя, то такая регистрация доменного имени может привести к нарушению прав правообладателя товарного знака, который имеет право требовать в судебном порядке прекращения использования доменного имени его владельцем.

Необходимость исследования владельцев доменов, позволила классифицировать их на добросовестных и недобросовестных. В практике многие недобросовестные владельцы получили название «киберсквоттеры». Целью киберсквоттеров стала регистрация доменных имен по содержанию соответствующих фирменному наименованию или товарному знаку правообладателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Результат недостаточно полного регулирования доменного имени и прав на него, отсутствие специального судебного органа, длительность существующих процедур способствует тому, что правообладатель товарного знака сам предлагает выкупить домен у киберсквоттера.

Основная цель исследования состояла в том, чтобы на основе сравнительного анализа доктринальных положений права, гражданского, предпринимательского, гражданско-процессуального законодательства, судебной и арбитражной практики исследовать правовое регулирование доменного имени как самостоятельного средства индивидуализации, а также выработать предложения по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности и практике его применения.

Этим продиктованы и более конкретные задачи исследования:

- определить понятие доменного имени (домена) и его место среди средств индивидуализации и объектов права;

- исследовать права владельца (администратора) домена и возможность их законодательного урегулирования;

- предложить наиболее целесообразный способ разрешения конфликтов, связанных с нарушением прав на доменное имя, подлежащий закреплению в законодательстве;

- выяснить недостатки и пробелы в законодательстве, регулирующем ответственность владельца домена при использовании в наименовании домена средства индивидуализации другого правообладателя без его согласия.

Теоретико-правовая основа исследования. Теоретико-правовую основу диссертации составили результаты научных трудов российских ученых в области интеллектуальной собственности: И.Л. Бачило, Ю.М. Батурина, Ю.Ф. Вацковского, Е.Н. Герцевой, В.О. Калятина, Л.Л. Кирий, В.А. Копылова, A.M. Минкова, М.В. Мозгова, В.А. Мордвинова, В.Б. Наумова, А.П. Сергеева, А.К.

Страха, Ю.Г.- Табастаевой, М.А. Федотова, М.В. Якушева, а также работы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Тема исследования определила необходимость обращения к литературе по различным объектам права, правовой природе Интернета, а также опыту зарубежных стран.

Нормативной основой исследования явились положения, закрепленные в законодательстве Российской Федерации, постановлениях пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда, РФ, законодательстве зарубежных государств и документах международных процедур по рассмотрению споров о доменных именах.

При работе над диссертацией автор руководствовался принципами научности, объективности, всесторонности, полноты и достоверности.

Научная новина диссертационной работы состоит в том, что она представляет попытку впервые комплексно рассмотреть правовой режим доменного имени. В работы сформулирован ряд положений, научных определений и рекомендаций по правовому регулированию доменных имен в Российской Федерации.

Сформулировано понятие доменного имени как средства индивидуализации, даны его признаки, охарактеризована его сущность, содержание и особенности. Обобщена российская и зарубежная судебная практика по спорам, связанным с правом на доменное имя. Внесены предложения по совершенствованию российского законодательства и разработан механизм быстрой и эффективной процедуры разрешения споров между обладателями прав на товарные знаки, иные средства индивидуализации и владельцами доменов.

На защиты выносятся следующие научные положения, выводы и рекомендации:

1. Доменное имя (домен) это уникальное символьное имя, служащее для индивидуализации информационных ресурсов в российской доменной зоне ш международной компьютерной сети Интернет.

2. Домен является самостоятельным объектом права, совершенно не связанным с товарным знаком. Разность этих объектов требует разного правового регулирования.

3. Домен как самостоятельное средство индивидуализации характеризуется рядом признаков:

Во-первых, домен индивидуализирует не продукцию, выполняемые работы или услуги, а, прежде всего, информационный ресурс. Во-вторых, домен не может быть относительно новым, он может быть только абсолютно новым..

В-третьих, домен может принадлежать только одному лицу. В-четвертых, домен может принадлежать любому субъекту права, и не только осуществляющему предпринимательскую деятельность. В-пятых, доменное имя является абсолютно уникальным не только для страны регистрации, но и для всех стран мира.

4. Российское законодательство нуждается в самостоятельном регулировании доменного имени как средства индивидуализации, а не способа использования товарного знака, как сейчас это установлено в законодательстве.

5. Для защиты своих прав и законных интересов правообладатель должен иметь право требования прекращения регистрации доменного имени независимо от его использования.

6. Современная редакция ст.4 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не способствует разрешению конфликтов между владельцами доменов и товарных знаков, а усугубляет их, поэтому нуждается в существенном изменении. Из ст. 4 Закона о товарных знаках необходимо исключить слова «в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации», поскольку односторонний подход к этой проблеме лишь усложняет её решение. Необходимо принятие самостоятельного нормативно правового акта, содержащего понятие, правовое регулирование использования доменных имен, их защиту и порядок разрешения связанных с ними споров.

7. В современных условиях необходимо образование самостоятельного органа, предназначенного для разрешения споров основанных на сходстве доменного имени и иных средств индивидуализации. Реализация поставленной задачи возможна путем передачи споров, связанных с доменными именами специализированному органу — Судебной палате Российской Федерации по рассмотрению споров, вытекающих из нарушения прав на доменные имена (Судебная палата Российской Федерации по доменным спорам), компетентной рассматривать споры о праве на доменное имя. Порядок разрешения споров такой структурой может быть утвержден как непосредственно нормативно-правовым актом, так и держателем реестра российских доменов (Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей) при делегировании ему соответствующих полномочий со стороны государства.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость работы обуславливается:

- выработкой определения и признаков доменного имени как объекта права и средства индивидуализации;

- проведенным анализом соотношения доменного имени и других средств индивидуализации (прежде всего - товарного знака), а также прав на них;

- возможностью использования диссертационного исследования в качестве основы для дальнейших научных исследований по рассматриваемой проблематике.

Практическая значимость диссертации обуславливается:

- сформированной автором принципиально новой, ранее неизвестной российской практике, процедурой разрешения споров о праве на домен;

- сформулированными в ней выводами по совершенствованию российского законодательства и правоприменительной практики в сфере интеллектуальной собственности;

- положениями диссертационного исследования, которые могут быть использованы при преподавании курсов «информационное право», «право интеллектуальной собственности».

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре правовой информатики МПОА. Отдельные положения диссертации использовались автором в научной и педагогической деятельности в Академии, при чтении лекций «Интернет и право» в Российском государственном институте интеллектуальной собственности.

Практические выводы проведенных исследований были изложены на III Всероссийской конференции «Право и Интернет» в рамках доклада «Юридические проблемы доменной сферы Интернет: российский и международный опыт» (Москва, 2002 г.). Апробация осуществлена также в монографии («Интернет и право» — М.: Бестселлер, 2003), электронном издании («Правовые аспекты Интернета» — М.: Термика, 2003), учебном пособии («Информатика и математика для юристов: сеть Интернет» / Под ред.проф. В.Д. Элькина - М.: Профобразование, 2003. - гл.4) и научных статьях.

Положения диссертации взяты за основу юридической сущности доменного имени информационно-сетевым изданием держателя реестра доменных имен в России - Российским научно-исследовательским институтом развития общественных сетей (РосНИИРОС).

За совокупность предметных работ в области защиты интеллектуальной собственности, в 2003 году на церемонии награждения лауреатов четвёртой Национальной интернет-премии диплома «За вклад в защиту интеллектуальной собственности в Рунете», был удостоен автор «за содействие в становлении и развитии Интернета в России как правового пространства для творчества, бизнеса и профессиональной работы», а в 2004 году признан «Доменным юристом года».

Признаки и регистрация доменного имени

Предложенное определение доменного имени вытекает из соотношения доменного имени и иных средств индивидуализации, прежде всего товарного знака. Действующее законодательство определяет товарный знак (знак обслуживания) как «обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц» (ст. 1 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). Исходя из смысла закона, чтобы быть объектом правовой охраны обозначение должно быть, прежде всего, условным (представлять собой символ, чтобы заменять длинное и сложное наименование изготовителя) и относительно новым (быть новым в использовании заявителем для его видов товаров). Товарный знак (знак обслуживания) должен быть зарегистрирован и может принадлежать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Доменное имя, как объект права, имеет много общего с товарным знаком, но индивидуален сам по себе и обладает рядом присущих только ему признаков.

Так товарный знак индивидуализирует изготовленную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. Доменное имя более широко подходит к индивидуализации, составляющая часть которой - информационный ресурс, несущий в себе информацию не только о продукции, работе или услуге, но информацию об их производителе, о его конкурентоспособности и клиентуре.

Товарный знак обладает признаком относительной новизны, которая просматривается в рамках класса МКТУ той страны, по которому он зарегистрирован. Допустимы аналогичные товарные знаки, не только в разных странах, но и в одной стране с условием разных классов регистрации. Доменное может быть только абсолютно новым, поскольку техническая структура организации сети интернет недопускает существование идентичных доменных имен, а возможности выбора доменного имени значительно уже, чем товарного знака.

Товарный знак может принадлежать как единственному производителю продукции, работ, услуг, так и коллективу правообладателей. Допускается принадлежность товарного знака не только производителю, но и владельцу товарного знака, не осуществляющему производственную деятельность. Доменное имя принадлежит только одному владельцу без учета его предпринимательской деятельности.

Товарному знаку присуща уникальность, которая может быть как абсолютная, так и относительная. Доменное имя обладает только признаком абсолютной уникальности в связке с той доменной зоной, в которой зарегистрирован домен. В связи с вышеизложенным доменное имя обладает рядом признаков, присущих только ему, а именно. Во-первых, домен индивидуализирует не продукцию, выполняемые работы или услуги, а, прежде всего, информационный ресурс (делегированный домен). Во-вторых, домен не может быть относительно новым, он может быть только абсолютно новым. В-третьих, домен принадлежит только одному лицу. В-четвертых, домен принадлежит любому субъекту права, и не только осуществляющему предпринимательскую деятельность, а также и государству. В-пятых, закон стимулирует использование товарного знака под угрозой досрочного прекращения правовой охраны. Использование доменного имени не требуется. В-шестых, доменное имя является абсолютно уникальным не только для страны регистрации, но и для всех стран мира сразу. Несмотря на все сказанное, российское законодательство уже пошло по пути приоритета товарного знака. Безусловно, законодательство о товарных знаках является одним из наиболее «сильных» и разработанных в сфере интеллектуальной собственности, но не каждый товарный знак может быть зарегистрирован как домен и далеко не каждый домен может быть зарегистрирован как товарный знак.

Процедура регистрации товарного знака доступна не всем, так как имеет ряд существенных ограничений. Прежде всего, обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Кроме того, законодательство содержит ряд оснований для отказа в регистрации.

Во-первых, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Исключением для данного перечня являются случаи, когда указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения или являются обозначениями, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Исключительные права владельца на доменное имя

Одна из самых распространенных правовых проблем российского сегмента Интернета — неурегулированность доменных имен, как следствие — расцвет киберсквоттинга (захват доменных имен). В связи с этим возникают судебные споры с целью передать домены обладателям одноименных фирменных наименований и товарных знаков. Вопрос об исключительных правах на домен целесообразнее всего рассмотреть через призму отечественных судебных разбирательств о праве на домен.

Эра судебных разбирательств в зоне .ш только начитается. Каждое вновь принятое решение формирует судебную практику по делам этой категории, и пока она не выработана, трудно определить, что за основу будут брать суды, какой нормой закона они будут руководствоваться в подобных спорах.

Все доменные споры можно условно разделить на два периода: первый, с 1999 по 2002 год и, второй, с 2003 по настоящее время. Такое разделение обусловлено внесением в Закон о товарных знаках такого нарушения исключительного права правообладателя как использование без его разрешения в гражданском обороте самого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том. числе размещение.... в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

В судебной практике различают различные подходы к определению исключительных прав владельцев доменных имен в разрешении доменных конфликтов на основе российского законодательства и судебной практики с 1999 по 2004 гг. При подготовке материала основной акцент был сделан на максимальную близость изложения к тексту судебных решений по соответствующим доменным именам для наиболее точного понимания позиций сторон и суда по рассматриваемым вопросам. В середине 1999 г. корпорация «Истман Кодак Компани» (США) обратилась в суд с двумя исками к предпринимателю Гр. (третье лицо -РосНИИРОС). Один из них был о запрете ответчику использовать товарный знак «Kodak» в наименовании домена в сети Интернет.

Ответчик иск не признал, мотивируя свою позицию тем, что он не использует товарный знак в рекламных целях и имеет право продавать товары истца. Третье лицо иск также не признало, ссылаясь на то, что доменное имя не является товарным знаком, и что третье лицо имеет право на регистрацию домена в сети Интернет в России.

Суд первой инстанции отказал в иске, сочтя, что домен не является ни товаром, ни услугой, а на день рассмотрения спора не существует закона или иного правового акта, регулирующего спорные взаимоотношения сторон.

Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение в силе. При этом в постановлении суда апелляционной инстанции содержалась ссылка на ст. 23 Закона о товарных знаках, согласно которой регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия.

Однако в мае 2000 года заместителем председателя Высшего Арбитражного Суда РФ был принесен протест на все принятые по делу судебные акты. ВАС РФ согласился с доводами протеста. В постановлении ВАС указал, что, хотя чужой товарный знак не применялся на каком-либо товаре или при оказании услуг, очевидно, что предприниматель умышленно зарегистрировал доменное имя на территории Российской Федерации, которое содержало не его наименование, а товарный знак истца. Вследствие этого он получил возможность привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных покупателей товаров с товарным знаком «Kodak», поскольку товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и рынок сбыта. Таким образом, предприниматель получал экономическую выгоду от посещения пользователями сети Интернет страницы с доменным именем «kodak.ru», на которой размещалась информация о его магазине и возможностях приобрести товары, обозначенные этим товарным знаком. По мнению высшей судебной инстанции, судами ошибочно не был рассмотрен вопрос о возможности квалифицировать действия ответчика как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

При повторном рассмотрение дела истец изменил предмет иска, потребовав признать действия ответчика по регистрации и администрированию доменного имени «kodak.ru» нарушением прав истца на товарный знак «Kodak», обязать ответчика прекратить такое использование в будущем.

На этот раз иск был удовлетворен. По мнению суда, ответчик злоупотребил правом, предоставленным ему ст. 23 Закона о товарных знаках, так как, зарегистрировав в качестве доменного имени общеизвестный на рынке фототоваров и услуг товарный знак,, недобросовестно использовал в сети Интернет присущую этому знаку известность в целях рекламы своей предпринимательской деятельности. А согласно ст. 10 ГК РФ не допускается использование гражданских прав путем их злоупотребления. В соответствии со ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Кроме того, суд отметил, что действия ответчика, связанные с выбором и регистрацией спорного доменного имени, препятствуют истцу в полной мере реализовать свои права на товарный знак путем регистрации аналогичного доменного имени в сети Интернет в отношении коммерческой деятельности на рынке фототоваров и услуг, что в силу ст. 10 Закона РФ «О конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках» является недобросовестной конкуренцией и не допускается законом, в связи с чем не имеет значения наличие на сайте ссылки о том, что он не принадлежит «Истман Кодак Компани»1.

Владельцы (администраторы) доменов

Современное отечественное законодательство не уделяет достаточного внимания правам и законным интересам ответчика на использование доменного имени, между тем это является основополагающим при вынесении решения в рамках международной процедуры UDRP.

Поскольку основной целью разработки Политики было воспрепятствовать практике регистрации доменов с целью перепродажи правообладателю, то в ней не предусмотрены механизмы разрешения конфликтов между различными средствами индивидуализации.

Исходя из этой позиции можно утверждать, что факт наличия у ответчика самостоятельного права на домен должен влечь за собой отказ в удовлетворении заявления о передаче домена. Следует отметить целый ряд решений, подтверждающих изложенный тезис. Так, в деле о передаче домена avnet.net (Avnet, Inc. v. Aviation Network, Inc. WIPO, D2000-00461) -официальным наименованием ответчика было Aviation Network Inc. В деле CellControl Biomedical Laboratories GmbH v. Mike Flowers, WIPO, D2000-12572 установление факта предшествующего использования домена ответчиком для обозначения разработанного им программного обеспечения повлекло вынесение решение в его пользу. В деле USA Video Interactive Corporation v. B.G. Enterprises, WIPO, D2000-10523 отказ в передаче домена был вызван фактом регистрации домена до появления у заявителя права на товарный знак. В деле о передаче домена scientologie.org (Religious Technology Center v. Freie Zone E. V WIPO, D2000-04104) - ответчик успешно опирался на право издать книгу под названием, использованным впоследствии при регистрации домена. В деле America Online, Inc. v. Vadim Eremeev, WIPO, D2001-00035 российский ответчик смог доказать использование домена в некоммерческих целях, что

способствовало признанию за ним законного интереса в использовании доменного имени. В деле, рассмотренном Институтом CPR, арбитр подчеркнул: «Любой, кто первым регистрирует конкретный домен, может осуществлять в сети любую добросовестную деятельность без необходимости регистрировать товарный знак, идентичный имени домена...» (CPR Institute, CPR0232).

Следует отметить, что наличие законного интереса у ответчика наиболее тесным образом связано с его недобросовестностью. При этом определяющим является именно фактическое добросовестное использование домена до момента возникновения спора, а не наличие самого законного права на такое использование. Если ответчик обладает правом на сходное с доменом фирменное наименование, личное имя, прозвище, псевдоним, аббревиатуру или даже товарный знак, такое право еще не создают по смыслу Политики законного интереса в использовании домена. И если трибунал приходит к выводу, что до регистрации домена или до начала деятельности с использованием спорного обозначения его администратор знал о правообладателе и недобросовестно пытался подвести правовую основу под использование названия, то решение принималось в пользу заявителя.

Характерным в этом отношении является решение по домену madonna.com (Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com", WIPO, D2000-08471). Обосновывая свое решение о передаче домена, трибунал указал: «Разумеется, ответчик может основывать свою позицию ссылкой на регистрацию товарного знака для демонстрации своего преимущественного права в соответствии с Политикой. Однако, было бы ошибочным прийти к выводу, что простая регистрация товарного знака создает по смыслу Политики законный интерес. Если находящийся в Америке ответчик мог бы претендовать на «права» по отношению к американскому истцу, зарегистрировав товарный знак в Тунисе, процедуру ICANN следовало бы признать, по сути, бесполезной. Для возникновения действительного права необходимо, чтобы из обстоятельствдела вытекала регистрация1 товарного знака для добросовестного использования на территории, где произведена регистрация, а не с единственной целью обойти применение Политики.

В данном случае ответчик признает, что регистрация в Тунисе была осуществлена с единственной целью защитить его интересы на использование доменного имени... Тунисская регистрация товарного знака была осуществлена по заявке ответчика без какой-либо существенной проверки... Хотя регистрация в Тунисе признается в силу международного договора, она не исключает вывода о возможных нарушениях за пределами Туниса. При таких обстоятельствах возможно считать, что регистрация ответчиком товарного знака в Тунисе сама по себе является доказательством его недобросовестности, поскольку является лишь предлогом для оправдания незаконной регистрации. По нашему мнению, регистрация знака при таких обстоятельствах как минимум не является доказательством наличия у ответчика законного интереса».

В другом деле российская компания, выступая ответчиком, в качестве обоснования своих прав и законных интересов ссылалась на свое право на фирменное наименование, а также на поданную в патентное ведомство заявку на регистрацию совпадающего с доменным именем eternit.com товарного знака. Трибунал не признал, что данные обстоятельства предполагают возникновение у российской организации законных прав на использование домена, хотя и отметил, что подобное поведение не свойственно рядовым киберсквоттерам (ЕТЕХ Group Societe Anonyme, Eternit N.V., Eternit A.G. v. Eternit, WIPO, D2002-0090 ). В передаче домена заявителю (бельгийской компании) было в итоге отказано по мотиву недоказанности недобросовестного поведения ответчика.

В деле Koala Web Design v Patricia Rodrigues d/b/a Koala Web Design, NAF, FA963333 (koalawebdesign.com) арбитр принял решение о передачи домена владельцу незарегистрированного товарного знака, использовавшегосяв сети Интернет, придя к выводу о том, что администратор домена, использовавшегося для оказания аналогичных услуг, должен был знать в момент регистрации о существовании сайта заявителя.

В деле SunFest of Palm Beach County, Inc. v. Electronic System Technologies, Inc. et al., WIPO, D2000-06311 трибунал пришел к выводу, что ответчик, регистрируя спорные домены, знал о правах заявителя и должен был знать о его зарегистрированных товарных знаках.

Согласно принятому арбитрами подходу добросовестным признается такое использование доменного имени ответчиком, когда он к моменту регистрации на законных основаниях и не нарушая прав заявителя использовал имя будущего домена для продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (например, в качестве официального фирменного наименования или незарегистрированного условного обозначения).

Международная процедура UDRP

Координация и контроль за адресной системой Интернета изначально осуществлялись организацией под названием Управление по Присвоенным Номерам в Интернете (Internet Assigned Names Authority), филиалом одного из институтов калифорнийского университета. Компания «Нетуорк Солюшнз» (Network Solutions) получила право регистрировать доменные имена на основании договора с американским Национальным научным фондом (National Science Foundation). В 1995 году «Нетуорк Солюшнз» получила разрешение взимать плату с лиц, регистрирующих домены.

В качестве реакции на возрастающее количество захвата доменных имен компания «Нетуорк Солюшнз» разработала собственную Политику по разрешению споров (Dispute Settlement Policy), которая стала применяться с ноября 1996 года и впоследствии несколько раз корректировалась. Политика по разрешению споров предусматривала, что при предоставлении лицом доказательств наличия у него права на похожее или идентичное обозначение, использование домена блокировалось вплоть до разрешения конфликта между сторонами, добровольно или через суд.

Политика по разрешению споров вызывала серьезную критику специалистов. Главным недостатком считалось, то, что внешнее сходство домена и товарного знака было достаточным основанием для фактического блокирования домена - ни одна из конфликтующих сторон не могла использовать спорное доменное имя в период разрешения спора. Справедливо указывалось, что использование домена может осуществляться в связи с наличием у администратора регистрации аналогичного товарного знака по другим классам МКТУ. С учетом того, что конфликтующие стороны часто располагались в разных странах, разрешение спора в суде с соблюдением всех необходимых процедурных формальностей, как правило, занимало значительное время. Наиболее разумным выходом из такой ситуации зачастую являлся выкуп домена у нарушителя. Ряд обладателей заблокированных доменов обратились в суд с жалобами на действия компании «Нетуорк Солюшнз», которые были удовлетворены.

Изложенные недостатки Политики «Нетуорк Солюшнз» привели к поиску новых путей решения сложившихся проблем.

Начало 1998 года ознаменовалось новой волной реформирования Интернета. Инициатива на этот раз исходила от Национального агентства по телекоммуникациям и информатизации при Департаменте по коммерции США (National Telecommunications and Information Agency in the US Department of Commerce). В рамках реформы была создана Международная корпорация по распределению адресного пространства сети Интернет (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, далее — ICANN), а равно уничтожена монополия «Нетуорк Солюшнз» как единственного регистратора в общемировых доменах первого уровня .com, .net, .org, а также в доменах ограниченной регистрации .gov, .mil, .edu.

Следующим шагом стало предоставление ВОИС полномочий по проведению научного исследования, направленного на поиски возможных изменений системы регистрации доменных имен с целью недопущения или снижения негативных последствий действий киберсквоттеров.

Проведенное ВОИС исследование получило название «первая процедура по доменным именам» (first domain name process). В его рамках проводились многочисленные консультации с представителями заинтересованных государств, а также различные региональные конференции. Рабочей комиссией были рассмотрены несколько альтернативных вариантов решения проблемы захвата доменных имен, наиболее интересные из которых заслуживают упоминания.

Было изучено предложение о предварительной проверке каждого доменного имени на предмет наличия у других лиц прав на тождественный товарный знак. Авторы идеи предлагали создать всемирную базу данных зарегистрированных товарных знаков, управление которой должно было осуществляться одной из авторитетных международных организаций.

Правильное по сути предложение, не было принято - главным образом из-за технических и финансовых трудностей, которые неизбежно повлекло бы создание столь масштабной системы регистрации доменов.

Другая инициатива касалась введения так называемого «периода ожидания» в первые недели после регистрации домена. В этот период для всеобщего ознакомления в Интернете предлагалось размещать подробную информацию о будущих администраторах домена с указанием цели регистрации, позволявшей обладателям иных средств индивидуализации заявлять о своих правах. Поступление жалобы должно было означать приостановление регистрации до окончательного разрешения спора между сторонами. Стоимость воплощения этой инициативы была минимальной, но и эффективность ее такой же, поскольку она с одной стороны тормозила процесс регистрации домена, а с другой вынуждала бы правообладателей всех товарных знаков (кому небезразлично их использование в доменных именах) осуществлять регулярный мониторинг таких списков.

Третьим альтернативным проектом предусматривалось предоставление обладателям прав на известные товарные знаки права на определенных условиях резервировать перечень сходных с товарными знаками доменных имен. Главной проблемой сторонников проекта являлось отсутствие надежных критериев выделения известных товарных знаков из общей массы. Другим недостатком этой инициативы было бы быстрое исчерпание доменных имен, поскольку их перечень не бесконечен.