Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Объекты изобретения в области органической химии.
1.1. Объект изобретения "вещество". 15
1.2. Объект изобретения "способ". 27
1.3. Объекты изобретения "устройство" и "применение". 30
Глава 2. Изобретения, относящиеся к группе органических соединений с установленной структурой: требования, предъявляемые к описанию и формуле изобретения.
2.1. Характеристика группы органических соединений при помощи формулы Маркуша. 33
2.2. Требование полноты раскрытия изобретения в описании. 41
2.3. Формула Маркуша с точки зрения требований к составлению формулы изобретения. 60
Глава 3. Проверка патентоспособности изобретений, относящихся к группе соединений с установленной структурой.
3.1. Промышленная применимость. 70
3.2. Новизна. 82
3.3. Изобретательский уровень. 93
Глава 4. Изобретения, относящиеся - к органическим соединениям, в области комбинаторной химии.
4.1. Комбинаторная химия как область техники. 111
4.2. Комбинаторные библиотеки как объект изобретения. 120
Заключение 131
Список литературы 135
- Объект изобретения "вещество".
- Характеристика группы органических соединений при помощи формулы Маркуша.
- Промышленная применимость.
Введение к работе
Патентная экспертиза является важным этапом на пути предоставления изобретению правовой охраны и дальнейшая судьба запатентованного изобретения во многом зависит от того, насколько грамотно и четко был определен объем притязаний и проведена проверка патентоспособности. Поэтому совершенствование процедуры проведения патентной экспертизы имеет большое значение в комплексе мер по развитию всей системы правовой охраны промышленной собственности.
Как известно, патентоспособность. - свойство изобретения, вытекающее из закона, поэтому особенности установления патентоспособности прежде всего определяются законодательством конкретной страны. Однако область техники, к которой относится изобретение, также оказывает влияние на толкование условий патентоспособности. Кроме того, развитие науки и технологий приводит к появлению новых объектов изобретения, которые не всегда могут получить адекватную правовую охрану из-за несоответствия патентного законодательства современным техническим достижениям.
В настоящее время одной из наиболее активно развивающихся отраслей науки является органическая химия. Прогресс в области органической химии, а также в таких смежных с ней отраслях, как биоорганическая химия, фармацевтическая химия, биотехнология, и т.д. играет важную роль в жизни всего человечества. О значении данной отрасли, в частности, свидетельствует активное патентование в России со стороны иностранных заявителей: по данным системного анализа патентования зарубежных изобретений в России за 1993-2000 гг.2 органическая химия занимает третье место среди направлений техники, к которым проявляют наибольший интерес иностранные заявители, и доля
1 Мамиофа И.Э. Патентоспособность изобретения. - Рига, 1965.- с. 20.
1 Корчагин А., Орлова Н., Нарумова О. Системный анализ патентования иностранных
изобретений в России //Интеллектуальная собственность.- 2000.-№ 9.- с. 16-25.
4 российских патентов, полученных в этот период иностранными заявителями, составляет 46 % от общего числа патентов, относящихся к данной области. Следует также отметить, что все четыре ведущих направления, по которым ведется наиболее активное патентование в России со стороны иностранных фирм, так или иначе связаны с химией, и на первом месте находятся лекарственные препараты, основу большинства которых часто составляют новые органические соединения.
Наиболее проблемным объектом изобретения в области органической химии являются органические вещества (или~ соединения1). Достаточно вспомнить сложную историю введения правовой охраны этого объекта в разных странах, включая Россию, где абсолютная охрана веществ патентом фактически стала действовать только с вступлением в силу Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (далее -Закон). Введение патентной охраны веществ в нашей стране произошло одновременно с введением новых условий патентоспособности: на смену "существенным отличиям" пришел "изобретательский уровень", были отменены условия "положительный эффект" и "техническое решение задачи" и введено условие "промышленная применимость". Это повлекло за собой изменения в методологии проведения экспертизы заявок на изобретения и, в целом, способствовало расширению прав заявителя * . При этом некоторые вопросы проведения патентной экспертизы были проработаны в нормативных документах, в особенности, Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Правила), недостаточно четко, что привело к возникновению серьезных проблем правовой охраны изобретений в области химии, в особенности, относящихся к органическим соединениям. К
В дальнейшем эти понятия используются, как взаимозаменяемые, если не указано иное.
2 Сабо да Л. В. Рекомендации по проверке изобретательского уровня заявленного изобретения //
Комментарии к Российскому патентному законодательству СП-2.- Москва, 1994,- с. 19-28.
3 Полищук Е.П. Условие патентоспособности "промышленная применимость" и особенности его
использования // Комментарии к Российскому патентному законодательству СП-2.- Москва,
1994.- с. 29-39.
5 сожалению, последние изменения, внесенные в Закон согласно Федеральному закону от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, а также в Правила1, не способствовали решению всех проблем.
Отдельные соединения довольно редко становятся объектом изобретения. Обычно патенты выдают на группу соединений, которую характеризуют при помощи общей структурной формулы, известной в патентной практике как формула Маркуша. Проблемы рассмотрения заявок на соединения, охарактеризованные при помощи формулы Маркуша, связанные с широтой и неопределенностью этих формул, хорошо известны, и их обсуждению посвящено достаточно много публикаций2. Однако эти проблемы не теряют своей актуальности, о чем свидетельствует пристальное внимание к ним патентных ведомств и международных организаций в области интеллектуальной собственности. В частности, созданная в 2002 году рабочая группа по вопросам раскрытия сложных изобретений и комплексным заявкам при Постоянном комитете по патентному праву Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) в числе прочего занимается рассмотрением вопросов, связанных с формулой Маркуша , поскольку заявки, содержащие притязания в виде формулы Маркуша традиционно относят к категории "сложных". Патентное ведомство США опубликовало "Стратегический план на 21-е столетие", в котором один из пунктов отведен вопросу разработки правил разделения заявок на изобретения, охарактеризованные при помощи формулы Маркуша4.
1 Закон и Правила с изменениями 2003 г. в дальнейшем обозначаются как "действующая редакция
Закона" и "действующая редакция Правил"
2 См. например, Устинова Е.А., Челышева О.В. Структуры Маркуша - объект химии и права или
объект графики и умозрительных построений. - Москва, 1999,- 26 с; Устинова Е.А., Челышева
О.В. О широких (родовых) формулах на химические соединения в зарубежной и отечественной
практике// Патентная информация,-1995.- вып, 3, с. 45-52.; Агуреев А.П. Особенности защиты
группы новых химических соединений с использованием "Структуры Маркуша" // Проблемы
промышленной собственности.- 1998.- вып. 9. - с, 18-26.
3 (05.05.2003)
4 )
В России в последние годы экспертиза также сталкивается с определенными трудностями при рассмотрении заявок на соединения, охарактеризованные при помощи формулы Маркуша, в особенности при проверке соответствия этих изобретений условиям промышленной применимости и изобретательского уровня. В частности, в рамках "расширения арсенала технических средств" в России открыта большая возможность получения патентов на новые соединения, незначительно отличающиеся от известных соединений в по структуре и свойствам. Кроме этого, недостаточно проработаны вопросы патентоспособности соединений, подпадающих под общую формулу известных соединений, которые рассматриваются как "селективные" изобретения, т.е. основанные на выборе ряда представителей из известной совокупности.
В 90-е годы двадцатого века активное развитие получила комбинаторная химия - новое направление органической химии, связанное с внедрением компьютерных технологий, о чем свидетельствует рост числа публикаций по данному направлению как в научно-технической литературе, так и среди патентных документов. Комбинаторную химию можно охарактеризовать как технологию создания и исследования больших наборов или коллекций химических продуктов, называемых библиотеками . Возникновение комбинаторной химии в первую очередь связывают с необходимостью поиска новых биологически активных веществ с целью создания лекарственных средств . Использование методов комбинаторной химии позволяет значительно сократить сроки разработки новых лекарственных средств за счет сокращения временных затрат на синтез новых веществ и исследование их активности.
Одной из первых проблем, связанных с комбинаторной химией, с которыми столкнулись патентные ведомства, явилась классификация
1TERRETT N. S. et al. Combinatorial Synthesis - The Design of Compound Libraries and their Application to Drug Discovery II Tetrahedron.- 1995.- V, 51.- № 30. - p.8135-8173. 2 Солдатенков A.T., Колядина H.M., Шендрик И.В. Основы органической химии лекарственных веществ, Изд. 2-е. - М.: Мир, 2003.- с. 10-11.
7 объектов изобретения, относящихся к данной отрасли, что привело к разработке нового класса в 8-ой редакции Международной патентной классификации (МПК) в разделе С, посвященного данной области техники. В процессе обсуждения рубрик этого класса стало ясно, что круг проблем, связанных с изобретениями в области комбинаторной химии, не ограничивается проставлением подходящего класса МІЖ. В частности, особенностью комбинаторной химии с точки зрения патентного права является появление новой разновидности объекта "вещество" — "комбинаторной библиотеки", который отличается от традиционных .притязаний на группу химических соединений, и подход к оценке его патентоспособности еще не разработан.
Целью диссертационного исследования было изучение проблем, возникающих в процессе установления патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям, с учетом развития новых направлений в области органической химии, выявление путей их решения и выработка предложений о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные документы.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
изучение патентных документов по фондам России и США, а также таких международных организаций, как Европейское патентное ведомство (ЕПВ) и ВОИС, в которых описаны изобретения, относящиеся к органическим соединениям;
выявление особенностей характеристики изобретений, относящихся к органическим соединениям, в формуле изобретения в различных патентных системах, включая основные тенденции уточнения формулы изобретения в процессе патентной экспертизы;
изучение нормативной базы и практики зарубежных стран в области экспертизы заявок на изобретения, относящиеся к органическим соединениям, и выявление особенностей подхода к оценке патентоспособности таких изобретений;
- анализ отечественных нормативных документов, включая Патентный
закон Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения
заявки на выдачу патента на изобретение, с учетом внесенных в 2003 году
изменений, с точки зрения подхода к экспертизе заявок на изобретения,
относящиеся к органическим соединениям, и сравнение этого подхода с
зарубежной практикой;
- изучение отечественных и зарубежных патентных документов в
области комбинаторной химии и соответствующей нормативной базы и
выявление особенностей данной области техники с точки зрения патентного
права;
- выработка предложений по совершенствованию нормативных
документов, регламентирующих проведение экспертизы заявок на
изобретения, относящиеся к органическим соединениям, в том числе в
области комбинаторной химии.
Объектом исследования являются патентные документы России, Европы и Соединенных Штатов Америки, а также нормативные документы этих стран и международных организаций в области патентного права, включая Патентный закон Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение с изменениями 2003 года, Европейскую патентную конвенцию (ЕПК) и Инструкцию к ней, Патентный закон США, Руководства по проведению патентной экспертизы ЕПВ и Патентного ведомства США.
Предметом исследования являются подходы к проведению экспертизы по существу заявок на изобретения, относящиеся к органическим соединениям, в России и за рубежом (в ЕПВ и Патентном ведомстве США). Основное внимание направлено на изобретения, относящиеся к группе органических соединений с установленной структурой, охарактеризованные при помощи формулы Маркуша. Кроме этого исследована новая разновидность объекта "вещество" - комбинаторная библиотека.
Область исследования находится в рамках гражданского права и международного частного права.
Работа охватывает период с середины 70-х годов прошлого века по настоящее время. Основное внимание уделено периоду времени с 1992 года, когда на территории Российской Федерации была введена патентная охрана химических веществ в абсолютной форме и осуществлен переход к новым условиям патентоспособности, принятым в большинстве европейских стран, по настоящее время. В работе также рассматриваются особенности оценки патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям, в Европейской патентной системе и в Соединенных Штатах Америки.
Основными методами проведения работы являются сравнительно-правовой и сравнительно-исторический анализ текстов патентных и нормативных документов. При рассмотрении конкретных вопросов привлекались работы российских и зарубежных специалистов-патентоведов и юристов, среди которых следует отметить таких авторов, как А.Я. Фогель, Л.В. Сабода, В.Ю. Джермакян, Е.А. Устинова, О.В. Челышева, И.Э. Мамиофа, П. Розенберг.
Научная новизна работы состоит во внесении предложений по совершенствованию процедуры проверки патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям, в частности, к группе органических соединений, охарактеризованных при помощи формулы Маркуша, а также в выявлении особенностей оценки патентоспособности нового объекта изобретения, относящегося к органическим соединениям, -библиотеки веществ.
В связи с этим диссертант считает возможным вынести на защиту следующие положения:
1. Предлагается в рамках экспертизы по существу отделить требование раскрытия изобретения в описании с полнотой, достаточной для осуществления, от условия промышленной применимости и рассматривать
10 нарушение данного требования как основание для отказа в выдаче патента на изобретение.
В настоящее время в процессе проверки соответствия изобретения условию промышленной применимости проверяется наличие указания в описании назначения изобретения, по которому можно судить о возможности его использования в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях деятельности, как того требует статья 4 действующей редакции Закона. Кроме этого проверяется, приведены ли в описании изобретения средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, и подтверждена ли возможность реализации указанного назначения. Такая проверка удостоверяет соответствие изобретения требованию его раскрытия в описании с полнотой, достаточной для осуществления, согласно пункту 2 статьи 16 действующей редакции Закона, а не условию промышленной применимости.
2. Предлагается основанием для непризнания соответствия группы
химических соединений (или одного соединения) условию промышленной
применимости считать только отсутствие в описании указания их
конкретного назначения. Что касается требований пунктов 3.2.4.3.- 3.2.4.5
действующей редакции Правил, в частности, пункта 3.2.4.5(2), включая
необходимость приведения общей схемы способа получения, примеров
получения и реализации назначения заявленных соединений, - их
предлагается рассматривать в рамках требования раскрытия изобретения в
описании с полнотой, достаточной для осуществления, согласно статье 16
действующей редакции Закона.
3. Предлагается рассматривать близкое структурное сходство
заявленных соединений с известными соединениями в сочетании с
одинаковыми свойствами как обстоятельство, порочащее их
изобретательский уровень, а при наличии различия в свойствах учитывать
степень этого различия. Для этого пункт 19.5.3(4) действующей редакции
Правил предлагается дополнить положением о том, что соответствующим условию изобретательского уровня признается "химическое соединение, являющееся близким структурным аналогом известного химического соединения, если оно проявляет новые свойства в качественном или количественном отношении по сравнению с этим известным соединением, при этом проявление этих свойств для специалиста не следует явным образом из уровня техники."
4. Предлагается включить в Правила положение о подходе к оценке
новизны химических соединений, считающихся селективными
изобретениями, путем внесения в пункт 19.5.2(4) следующего дополнения:
"Химическое соединение, подпадающее под общую формулу группы
известных соединений, если оно не упомянуто непосредственно и
отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений и
способа для его получения, и если оно проявляет новые неизвестные для
этой группы свойства в качественном или количественном отношении,
признается соответствующим условию новизны, как селективное
изобретение".
Поскольку химические соединения, подпадающие под общую формулу группы известных соединений, т.е. выбранные из известной совокупности соединений, формально не являются новыми соединениями, следует определить причины, позволяющие признать их новизну и рассматривать в качестве селективных изобретений. Однако в настоящий момент в Правилах отсутствуют какие-либо указания относительно определения новизны химических соединений, считающихся селективными изобретениями.
5. Предлагается исключить положение пункта 19.5.3(4) Правил,
касающееся оценки изобретательского уровня соединений, являющихся
селективными изобретениями, и, при условии признания их новизны (с
учетом предложенного дополнения пункта 19.5.2(4) Правил), проверку их
изобретательского уровня проводить по аналогии с близкими структурными
аналогами известных соединений.
6. Предлагается признавать способы получения новых химических
соединений (класса, группы) с установленной структурой
соответствующими условию изобретательского уровня только при условии,
что эти новые соединения также соответствуют условию изобретательского
уровня, и дополнить соответствующим указанием положение пункта
19.5.3(4) действующей редакции Правил.
В настоящее время способы получения новых химических соединений автоматически признаются соответствующими условию изобретательского уровня. Поэтому, не имея возможности получить патент на сами соединения (так как они не соответствуют условию изобретательского уровня), заявитель может получить патент на способ их получения, обеспечив себе права на эти соединения, как на продукт, полученный непосредственно запатентованным способом, согласно пункту 1 статьи 10 действующей редакции Закона.
7. Если при создании изобретения, относящегося к группе
органических соединений, решается задача только расширения арсенала
технических средств определенного назначения, предлагается считать
отсутствие в описании изобретения данных, подтверждающих реализацию
этого назначения, основанием для отказа в выдаче патента по причине
несоответствия условию изобретательского уровня. Такой подход вытекает
из требований пункта 3.2.4.3 Правил, согласно которому техническим
результатом при постановке такой задачи может являться реализация
назначения заявленного изобретения, однако при экспертизе заявок на
изобретения, относящиеся к группе органических соединений, вопрос о
подтверждении реализации назначения этих соединений рассматривается
только в рамках условия промышленной применимости.
8. На основе анализа научно-технических и патентных публикаций,
относящихся к комбинаторной химии, выявлен ряд условий, позволяющих
рассматривать комбинаторную библиотеку (библиотеку соединений) как
патентоспособное изобретение:
библиотека соединений должна представлять собой единое целое и может существовать в виде смеси соединений, в том числе в растворе, или в виде набора, в котором соединения пространственно разделены и, возможно, присоединены к твердой подложке;
библиотека соединений должна быть предназначена для поиска соединений с заданным свойством или активностью, то есть соединения в ее составе должны быть сконструированы таким образом, чтобы по крайней мере одно из них обладало этим свойством, например, способностью связывания с какой-либо биологической мишенью.
- библиотека соединений должна быть получена путем взаимодействия
или комбинации разнообразных химических "строительных блоков"
(фрагментов молекул), т.е. предполагается наличие определенного набора
исходных веществ и общего способа получения.
9. Предлагается использовать следующий подход к оценке патентоспособности изобретения, относящегося к библиотеке соединений:
требование раскрытия изобретения, относящегося к библиотеке соединений, с полнотой, достаточной для осуществления, считается выполненным, если в описании изобретения раскрыт способ получения заявленной библиотеки» соответствующий форме ее представления, а именно, смеси или набору пространственно разделенных веществ, приведен пример ее получения и данные исследований, подтверждающие наличие в составе данной библиотеки соединения с заданной активностью.
библиотека соединений соответствует условию промышленной применимости, если в описании изобретения указаны конкретные свойства (или активность) соединений, с целью обнаружения которых была создана заявленная библиотека;
библиотека соединений соответствует условию новизны, если из уровня техники неизвестна идентичная ей - библиотека. Известность отдельных соединений, входящих в состав библиотеки, не может рассматриваться как обстоятельство, порочащее ее новизну;
14 - при создании изобретения, относящегося к библиотеке соединений, может решаться задача расширение арсенала комбинаторных библиотек, и техническим результатом в данном случае следует считать реализацию назначения, т.е. выявление активного соединения (или группы соединений) в составе этой библиотеки. Если в описании изобретения не будут названы конкретные свойства или активность и не показано, что в составе заявленной библиотеки действительно обнаружено по крайней мере одно соединение с заданными свойствами, такая библиотека не должна быть признана соответствующей условию изобретательского уровня.
Объект изобретения "вещество".
Важнейшим объектом изобретения в сфере органической химии безусловно является "вещество", поскольку главной задачей данной области техники является создание и исследование свойств новых химических соединений. Этот объект всегда вызывал и продолжает вызывать множество вопросов среди специалистов, имеющих отношение к сфере интеллектуальной собственности.
Само понятие "вещество" может иметь много разных определений, и, как будет показано далее, в патентной практике обычно выделяют разные категории веществ. В данной работе рассматриваются вопросы патентоспособности органических соединений, т.е. индивидуальных химических веществ с установленной структурой. Как правило, их получают при помощи химического синтеза, т.е. "химическим путем", который долго был камнем преткновения на пути к выдаче патентов на химические вещества. Строго говоря, "химическое вещество" и "вещество, полученное химическим путем" - неравнозначные понятия1, однако в рамках данной работы они используются как взаимозаменяемые.
Еще в 19 веке человек в своей деятельности использовал только вещества, которые имелись в природе в готовом виде, в основном, неорганические. Развитие органической химии дало возможность искусственно, путем химического синтеза, получать новые вещества с неизвестными ранее свойствами, что и явилось одной из основных причин того, что вещества в конце концов стали признавать патентоспособными изобретениями1.
Основным препятствием на пути введения правовой охраны веществ можно считать "боязнь создания искусственного заслона техническому прогрессу в области химии"2. Рождение в такой промышленно развитой стране, как Германия, правила о непатентоспособности химических веществ, законодательно закрепленного в 1877, объясняется прежде всего опасениями германских промышленников, что патенты на химические вещества будут мешать разработке новых способов получения химических веществ, и это обстоятельство отрицательно скажется на развитии национальной промышленности. Однако введение этого правила впоследствии привело к тому, что иностранные фирмы стали свободно продавать в Германии свои химические продукты, прежде всего красители, что привело к введению так называемой косвенной охраны веществ (см. раздел 1.2). Тем не менее, запрет на патентование химических веществ просуществовал в Германии вплоть до 1968 года3. При этом в действительности не охранялись патентами лишь только органические соединения, а патенты на сплавы, стекла, ферриты и т.д. выдавались. Такая практика исходила из "Доктрины об интегрированных частицах", основное положение которой состоит в том, что при изготовлении смесей веществ определенные их частицы не вступают в химическую реакцию, поэтому конечный продукт не может быть расценен как полученный химическим путем .
В настоящее время в России, как и в большинстве развитых стран, включая США, Японию и страны, входящие в Европейскую патентную конвенцию, возможна правовая охрана химических веществ, как таковых. Кроме этого, в соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), такую возможность должны представлять все страны, вступающие во Всемирную Торговую Организацию.
Форма охраны вещества, когда в пункте формулы изобретения охарактеризовано только само вещество, без указания его свойств или назначения, называется абсолютной формой правовой охраны. В этом случае владельцу патента предоставляется значительно больший объем прав по сравнению с относительной формой охраны, ограниченной назначением вещества1. Химическое вещество может являться признаком другого объекта изобретения, например, может входить в состав композиций, использоваться в различных процессах как реагент, катализатор или растворитель, служить материалом для изготовления деталей устройств и так далее, и обладатели патентов на эти объекты не могут воспользоваться своими правами без согласия владельца соответствующего патента на химическое вещество. При относительной форме охраны права патентовладельца ограничены сферой применения, обозначенной в формуле изобретения. Следует отметить, что справедливость и целесообразность предоставления патентовладельцу исключительного права на использование вещества за пределами той сферы применения, которая обозначена в патентном описании, до сих пор являются предметом дискуссии среди специалистов в области патентного права .
Характеристика группы органических соединений при помощи формулы Маркуша
Как было отмечено в предыдущей главе, одним из самых распространенных объектов изобретения в области органической химии является группа соединений с установленной структурой. Заявки и патенты, относящиеся к одному соединению, стали редкостью, поскольку такая форма патентования, как правило, не обеспечивает должного уровня охраны прав патентообладателя. Иногда в рамках одной заявки могут быть описаны сотни и даже тысячи соединений, и если бы все они были прямо (путем приведения структур или названий) перечислены в формуле изобретения, она могла бы занять десятки и сотни страниц. Это чрезвычайно затруднило бы процесс обращения с заявкой как для патентного ведомства, так и для специалистов, использующих в своей работе патентные документы, и обязательно привело бы к увеличению количества ошибок, допущенных при составлении формулы изобретения.
Чтобы избежать этих проблем, обычно группу соединений представляют в виде одной общей формулы - родовой структуры Маркуша, которая является удобным способом обобщения возможных альтернативных структур заявленных соединений. Считается, что своим названием "формула Маркуша" обязана Юджину Маркушу, получившего в 1924 году в США один из первых патентов с притязаниями, выраженными в подобной форме2. В то время в США не разрешалось формулировать притязания в виде альтернативы и исключение было сделано специально для изобретений в области химии.
Иногда под понятием "формула Маркуша" подразумевают любые притязания, в которых признаки выражены в виде альтернативы. Однако, по мнению JLB. Червовой1, это выражение следует использовать только в области химии, поскольку оно не вполне вписывается в общую концепцию использования альтернативных признаков, - которые должны быть эквивалентными, т.е. замена одного признака на другой должна обеспечивать получение одного и" того же результата2. Это суждение представляется справедливым, так как сравнение заместителей в составе органических соединений, т.е. фрагментов молекулы, с точки зрения того, приводит ли их введение в молекулу конкретного вещества к появлению у него определенных свойств, представляется проблематичным (см. также раздел 3.3 "Изобретательский уровень").
Формула Маркуша наряду с фрагментами химической структуры может включать буквенные обозначения заместителей, которые принимают разные значения. На практике такой структуре может соответствовать большое, иногда бесконечное число конкретных соединений. В качестве характерного примера можно привести формулу из заявки RU 99109459/04, опубликованной 20.03.2001: В этой структурной формуле все заместители А, В, С, D, Е, F, X, Rr Rs имеют по несколько значений и, даже не являясь специалистом в области органической химии, можно понять, что число соответствующих приведенной выше структуре индивидуальных соединений чрезвычайно велико. В рассматриваемом случае объединенные общей формулой соединения относятся к разным классам МПК, что является обычным для подобных заявок и существенно увеличивает затраты времени на проведение информационного поиска.
Для обозначения радикалов в составе общей формулы обычно используют по крайней мере одно общее понятие, например, "алкил", обозначающее насыщенный углеводородный остаток, а в большинстве случаев присутствует несколько подобных общих понятий, причем среди них могут быть такие, как "ацил", "арил", "гетероцикл" и так далее, охватывающие неопределенное количество заместителей. Таким образом, формула Маркуша может включать огромное количество альтернативных структур, выраженных общими понятиям, при этом очевидно, что многие (а иногда и большинство) таких структур существуют только на бумаге.
Использование общих структурных формул, т.е. охватывающих несколько соединений, широко распространено в органической химии, в специализированных журналах можно найти эти формулы практически в каждой статье, и никто не сомневается в целесообразности такой формы выражения информации. Однако в патентной практике подобные общие формулы привели к появлению множества проблем, причинами которых является недобросовестное использование заявителями возможности включения в общую формулу несуществующих структур, с которым не могут или не хотят бороться патентные ведомства. В настоящее время понятие "формула Маркуша" прочно ассоциируется с неограниченно широкими патентными притязаниями.
Промышленная применимость
Проверка патентоспособности изобретения, согласно требованиям пункта 19.5 Правил, начинается с проверки его соответствия условию промышленной применимости, при условии, что оно не относится к числу предложений, которые не признаются патентоспособным изобретениями с точки зрения статьи 4 Закона. Если изобретение не является промышленно применимым, дальнейшая проверка патентоспособности не проводится.
При экспертизе заявок на группу соединений, охарактеризованных при помощи формулы Маркуша, проверка соответствия условию промышленной применимости вызывает серьезные проблемы. Причиной возникновения этих проблем является прежде всего совмещение условия промышленной применимости с требованием раскрытия в описании с полнотой, достаточной для его осуществления. Несмотря на то, что в Законе условия патентоспособности и требования к документам заявки, в том числе к описанию изобретения, изложены в разных статьях (статьи 4 и 16 соответственно), в разделе 19 Правил (включая их действующую редакцию), регламентирующем проведение экспертизы по существу, они объединены.
Условие патентоспособности "промышленная применимость" не использовалось в советском патентном законодательстве (если не учитывать "Закона об изобретениях СССР" 1991 года, который в том же году прекратил свое действие в связи с распадом Советского Союза), и было введено на территории России наряду с патентной охраной химических веществ в абсолютной форме с вступлением в силу Патентного Закона 1992 года. Одновременно были отменены критерии "положительный эффект" и
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, который был сохранен в его действующей редакции без изменений, "изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности". Данная формулировка является достаточно общей и предоставляет широкие возможности для ее толкования, возможно, поэтому среди отечественных патентоведов нет единого мнения по поводу порядка установления соответствия изобретения данному критерию.
Некоторые авторы практически отождествляют методику проверки промышленной применимости с анализом технического решения задачи4. По их мнению, при оценке промышленной применимости изобретения проверяют его осуществимость, т.е. возможность воплощения в материальный объект, работоспособность, т.е. возможность реализации функций в соответствии с назначением, и воспроизводимость, т.е. возможность получения стабильного, а не случайного, технического результата.
Эта точка зрения не вполне согласуется с существующей практикой, прежде всего потому, что в действующих нормативных документах, в отличие от ЭЗ-2-745, отсутствуют такие понятия, как работоспособность и воспроизводимость, поэтому эксперт формально не может использовать их в диалоге с заявителем. В публикациях ,:, вышедших в первые годы после принятия Закона, в качестве одной из составляющих промышленной применимости изобретения называлось достижение указанного заявителем технического результата. Однако это положение не нашло отражения в Правилах, которые требуют только, чтобы при осуществлении изобретения реализовалось его назначение, а вопрос о достижении технического результата в пределах данного назначения остается за рамками условий патентоспособности.
При обсуждении условия "промышленная применимость" обычно обращают внимание на его связь с требованием раскрытия изобретения в описании с полнотой, достаточной для осуществления3, что является одним из требований пункта 2 статьи 16 Закона, как в прежней, так и действующей редакции. Фактически, отечественная методология проверки промышленной применимости основана на взаимосвязи понятий "осуществление изобретения" и "раскрытие изобретения в материалах заявки". В п. 1.4.2.4.3. Рекомендаций указано, что "при проверке промышленной применимости используются, главным образом, сведения, содержащиеся в разделе описания "Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения", требования к которому с учетом особенностей разных объектов изобретения регламентирует п. 3.2.4.5 Правил. Однако раздел 19 Правил, регламентирующий проведение экспертизы по существу, был составлен таким образом, что условие промышленной применимости заменило требование полноты раскрытия изобретения в описании, при этом вплоть до внесения изменений в 2003 году в нем отсутствовала отсылка к пунктам, в которых изложены конкретные требования к описанию изобретения.
